專利代理(lǐ)師(shī)在撰寫過程中，通常會直接把申請(qǐng)人(rén)提供的部分(fēn)材料作(zuò)爲背景技術(shù)的主要部分(fēn)，然後，在此基礎上加以細化和完善。

然而，筆者在答複審查意見(jiàn)的過程中發現，這樣處理(lǐ)的方法通常會導緻審查員(yuán)把背景技術(shù)中的内容認定爲現有技術(shù)（即使這部分(fēn)内容爲權利要求中的特征），從(cóng)而增加了争辯創造性的難度。這通常是基于這樣一種慣性思維，即一般來(lái)說(shuō)，會認爲本申請(qǐng)中背景技術(shù)中公開的特征爲現有技術(shù)，不能用來(lái)争辯創造性，但(dàn)是實際情況真的是這樣麽？

筆者曾經處理(lǐ)過的案件(jiàn)，其背景技術(shù)中記載了：

權利要求1包括：

在閱讀(dú)了4個對比文件(jiàn)後發現，對比文件(jiàn)1中，公開了觸摸屏依次包括感應層、基闆、屏蔽層以及顯示面闆，很顯然，與本申請(qǐng)的“依次包括基闆、感應層與顯示面闆”不同，對比文件(jiàn)2至4沒有公開有關“基闆、感應層以及顯示面闆”的技術(shù)方案。這種情況中，由于不确定該特征是否屬于現有技術(shù)，所以不确定寫在背景技術(shù)中的特征“電容式觸摸屏依次包括基闆、感應層和顯示面闆”是否可(kě)以用來(lái)争辯本申請(qǐng)的創造性。

那麽，該如(rú)何判斷同時記載在背景技術(shù)和權利要求書(shū)中的特征（以下簡稱背景同步特征）是否屬于現有技術(shù)呢(ne)？

專利審查指南(nán)中的第二章(zhāng)的2.2.3中記載了：發明或者實用新型說(shuō)明書(shū)的背景技術(shù)部分(fēn)應當寫明對發明或者實用新型的理(lǐ)解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且盡可(kě)能引證反映這些背景技術(shù)的文件(jiàn)。

引證文件(jiàn)還(hái)應當滿足以下要求：

所引證的非專利文件(jiàn)和外國(guó)專利文件(jiàn)的公開日(rì)應當在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)之前；所引證的中國(guó)專利文件(jiàn)的公開日(rì)不能晚于本申請(qǐng)的公開日(rì)。

由上述審查指南(nán)的記載，可(kě)以得(de)出以下結論：

1、在背景同步特征爲引證文件(jiàn)的特征的情況下，可(kě)以根據該引證文件(jiàn)的類型以及國(guó)家來(lái)判斷該背景同步特征是否爲現有技術(shù)：

1）、當引證文件(jiàn)爲非專利文件(jiàn)和外國(guó)專利文件(jiàn)時，該引證文件(jiàn)肯定爲現有技術(shù)，那麽，其中的背景同步特征也爲現有技術(shù)，這時不能用該背景同步特征争辯創造性。

2）、當引證文件(jiàn)爲中國(guó)專利文件(jiàn)時，由于該引證文件(jiàn)的公開日(rì)可(kě)能在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)之前，也可(kě)能在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)之後，具體(tǐ)要根據該中國(guó)專利文件(jiàn)的公開号或者申請(qǐng)号确定其公開日(rì)，其公開日(rì)在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)之前的情況下，可(kě)以确定該引證文件(jiàn)爲現有技術(shù)，這時不能用該背景同步特征争辯創造性；在公開日(rì)在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)之後，就(jiù)可(kě)以确定其爲抵觸申請(qǐng)，這時可(kě)以用該背景同步特征争辯創造性了。

2、在背景同步特征并不是任何引證文件(jiàn)的特征的情況下，需要代理(lǐ)人(rén)根據自(zì)己的經驗或者進行進一步檢索來(lái)判斷該特征是否爲現有技術(shù)。

當根據經驗以及檢索判斷該特征不是現有技術(shù)時，這時就(jiù)可(kě)以用該背景同步特征争辯創造性了。這種情況下，實際代理(lǐ)人(rén)也不能确定該特征一定不是現有技術(shù)，隻是依據知曉的内容從(cóng)代理(lǐ)人(rén)的角度認爲其不屬于現有技術(shù)，在代理(lǐ)人(rén)利用該特征進行争辯答複後，審查員(yuán)會根據答複内容進行進一步的判斷。

因此，關于背景技術(shù)中現有技術(shù)的判斷，如(rú)果相(xiàng)關特征爲引證文件(jiàn)中的特征，則根據審查指南(nán)關于引證文件(jiàn)的認定來(lái)判斷。如(rú)果相(xiàng)關特征并不是引證文件(jiàn)中的特征，則依據本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)的判斷或者根據進一步的檢索來(lái)确定該技術(shù)是否屬于現有技術(shù)。

題述案件(jiàn)，筆者經檢索後并沒有發現存在公開這一背景同步特征的相(xiàng)關文獻，所以将該特征列爲區别技術(shù)特征進行了創造性的争辯。上述案例對于專利代理(lǐ)師(shī)在撰寫背景技術(shù)的啓示是，如(rú)果背景技術(shù)中涉及的部分(fēn)特征需要寫入權利要求書(shū)中，則應該和申請(qǐng)人(rén)進一步确認，該特征是否屬于現有技術(shù)，如(rú)果不是，則盡量不要将這一部分(fēn)内容寫入背景技術(shù)中。