因不具創造性被駁回？申請(qǐng)人(rén)這樣争辯成功獲得(de)授權！
創造性意見(jiàn)一直是第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)中占比最多的審查意見(jiàn)。在所有權利要求均被評述爲不具有創造性時，選擇适當的答複策略變得(de)至關重要。以下，以一實例進行說(shuō)明。該申請(qǐng)權利要求1涉及一種多孔研磨具，其包括：各向異性彈性發泡體(tǐ)、聚合物以及磨粒。審查員(yuán)引用一篇對比文件(jiàn)，指出獨立權利要求1及其數個從(cóng)屬權利要求不具備新穎性，其他(tā)所有權利要求不具備創造性。申請(qǐng)人(rén)認爲，被認定爲不具備新穎性的從(cóng)屬權利要求4中的特征并未被對比文件(jiàn)公開，因此将權利要求4的特征補入權利要求1中。審查員(yuán)新引入了對比文件(jiàn)2，認定權利要求1中的新增特征中的一部分(fēn)已經被對比文件(jiàn)2公開，其他(tā)部分(fēn)是公知常識，權利要求1及其他(tā)所有權利要求相(xiàng)對于對比文件(jiàn)1、對比文件(jiàn)2和公知常識的結合不具備創造性。申請(qǐng)人(rén)研究後認爲，對比文件(jiàn)2所要解決的技術(shù)問(wèn)題、其所使用的工(gōng)件(jiàn)研磨方法以及由此獲得(de)的工(gōng)件(jiàn)表面所具有的技術(shù)效果與基于權利要求1的區别特征所認定的本發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題完全不同，對比文件(jiàn)2與對比文件(jiàn)1不存在結合啓示。因此此次答複未修改權利要求書(shū)，僅進行了争辯。在駁回決定中，審查員(yuán)堅持認爲所有權利要求相(xiàng)對于對比文件(jiàn)1、對比文件(jiàn)2和公知常識的結合不具備創造性。代理(lǐ)人(rén)根據本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中記載的“爲了使聚合物和磨粒表現出的比例進一步保持在一定的範圍内，優選聚合物和磨粒同時脫落……優選在磨粒的表面附着殘留聚合物。在磨粒的表面附着殘留聚合物的情況可(kě)以評價爲相(xiàng)比于聚合物的内部結合力，聚合物和磨粒的結合力更大(dà)，傾向于磨粒和聚合物易于同時脫落”，建議(yì)申請(qǐng)人(rén)在權利要求1中補入與此相(xiàng)關的特征。在提複審請(qǐng)求時，申請(qǐng)人(rén)在權利要求1中補入了來(lái)自(zì)說(shuō)明書(shū)的特征“聚合物以及磨粒的結合力滿足如(rú)下條件(jiàn)：聚合物和磨粒間的結合力＞聚合物的内部結合力”。并進行了如(rú)下的争辯：①當研磨具研磨被研磨物時，關于研磨具的表面與被研磨物表面的凹凸沖撞，相(xiàng)比于保持磨粒的彈性體(tǐ)與被研磨物表面的凹凸的沖撞，磨粒與被研磨物表面的凹凸沖撞的強度更大(dà)，因此磨粒傾向于相(xiàng)比于彈性體(tǐ)易于脫落。如(rú)果磨粒先于彈性體(tǐ)脫落，則研磨後的被研磨物的表面的研磨精度不一緻，即不能夠獲得(de)精密的表面精度。（這部分(fēn)内容并未記載在說(shuō)明書(shū)中，而是作(zuò)爲輔助理(lǐ)解說(shuō)明書(shū)中記載的現有技術(shù)中存在的問(wèn)題的技術(shù)内容。）②權利要求1的多孔研磨具通過滿足聚合物和磨粒間的結合力＞聚合物的内部結合力這一條件(jiàn)，傾向于磨粒和聚合物易于同時脫落，能夠使接觸于被研磨物的磨粒和接觸于被研磨物的樹(shù)脂部分(fēn)的比例保持在一定的範圍内，即便在不熟練的人(rén)員(yuán)将研磨具安裝在自(zì)動化的裝置中并使用的情況下，也無需爲了使裝置穩定而進行複雜的調整，能夠得(de)到精密的表面精度。（結合說(shuō)明書(shū)中公開的技術(shù)效果，進一步補充說(shuō)明書(shū)中未記載的、新補入的技術(shù)特征所能帶來(lái)的顯而易見(jiàn)的技術(shù)效果。）③對比文件(jiàn)1和2均未公開上述技術(shù)特征，并且也未記載相(xiàng)關技術(shù)問(wèn)題及技術(shù)效果。審查員(yuán)接受了上述修改和争辯，本申請(qǐng)得(de)以授權。仔細分(fēn)析審查意見(jiàn)、本申請(qǐng)、對比文件(jiàn)，确認審查意見(jiàn)是否有不合理(lǐ)之處（對第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的答複）。研究本申請(qǐng)的技術(shù)内容，通過陳述類似于背景技術(shù)的技術(shù)内容，使審查員(yuán)理(lǐ)解本申請(qǐng)與對比文件(jiàn)的不同（提複審時陳述的意見(jiàn)）。答複第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)時未修改僅争辯（此時已符合駁回時機(jī)，除非審查意見(jiàn)明顯不當、或者申請(qǐng)人(rén)無法接受修改後的權利要求的保護範圍，否則爲了順利授權，一般還(hái)是應該進行适當修改）。争取盡可(kě)能大(dà)的保護範圍是應該的，但(dàn)是更重要的是能夠授權。隻有得(de)到授權，保護範圍才有意義。根據申請(qǐng)人(rén)是授權優先還(hái)是保護範圍優先，可(kě)以考慮不同程度的答複方式，例如(rú)僅争辯、或者将從(cóng)屬權利要求的特征補入獨立權利要求中，或者将說(shuō)明書(shū)中的特征或從(cóng)屬權利要求特征與說(shuō)明書(shū)特征相(xiàng)結合得(de)到的特征補入獨立權利要求中。很重要的一點，需要站(zhàn)在“本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)”的角度來(lái)挖掘說(shuō)明書(shū)中的内容，如(rú)上進行的争辯1），這些知識并未記載在說(shuō)明書(shū)中，但(dàn)是是作(zuò)爲“本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)”應該知曉的内容，對于向審查員(yuán)釋明本申請(qǐng)與對比文件(jiàn)的不同是非常有幫助的。
