無效程序中馬庫什權利要求的修改方式探討(tǎo)

時間: 2019-10-25 17

《專利審查指南(nán)》（2010版）規定，在無效宣告請(qǐng)求審查階段，發明和實用新型專利文件(jiàn)的修改應僅限于權利要求書(shū)，其遵循的基本原則是：1、不得(de)改變原權利要求的主題名稱；2、與授權的權利要求相(xiàng)比，不得(de)擴大(dà)原專利的保護範圍；3、不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中技術(shù)特征；4、一般不得(de)增加未包含在授權權利要求書(shū)中的技術(shù)特征。在具體(tǐ)修改過程中，在滿足以上基本原則的前提下，修改過程中的方式一般限于權利要求的删除、技術(shù)方案的删除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。其中權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他(tā)權利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征。

馬庫什權利要求作(zuò)爲一種特殊類型的權利要求，在無效程序中的修改也應遵循上述原則。然而，在實際應用過程中，尤其是采用删除馬庫什概括化學通式中的某些基團的方式進行修改時，往往因這類權利要求的特殊性使得(de)其修改合法性存在分(fēn)歧。以下通過北京萬生(shēng)藥業有限責任公司（以下稱萬生(shēng)公司）和國(guó)家知識産權局專利複審委員(yuán)會、第三人(rén)第一三共株式會社的發明專利權無效行政糾紛案爲例進行說(shuō)明。

案情回顧

第一三共株式會社系名稱爲“用于治療或預防高血壓症的藥物組合物的制備方法”、專利号爲9712634.7的發明專利權利人(rén)。該專利授權公告的權利要求書(shū)中僅包含一條權利要求，其爲馬庫什權利要求：1. 一種制備用于治療或預防高血壓的藥物組合物的方法，該方法包括将抗血壓劑與藥物上的可(kě)接受的載體(tǐ)或稀釋劑混合，其中抗血壓劑爲至少一種如(rú)下所示的式（I）化合物或其可(kě)作(zuò)藥用的鹽或酯，

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其中：R1代表具有1至6個碳原子的烷基；R2和R3相(xiàng)同或不同，且各自(zì)代表具有1至6個碳原子的烷基；R4代表：氫原子；或具有1至6個碳原子的烷基；R5代表羧基、式COOR5a基團或式-CONR8R9基團，其中R8R9相(xiàng)同或不同并各自(zì)代表：氫原子；含有1至6個碳原子的未被取代的烷基；含有1至6個碳原子的被取代的烷基，該烷基被羧基取代或被其烷基部分(fēn)含有1至6個碳原子的烷氧羰基取代；或R8和R9一起代表含有2至6個碳原子的被取代的亞烷基，該亞烷基被一個其烷基部分(fēn)含有1至6個碳原子的烷氧羰基取代；以及其中的R5a代表：含有1至6個碳原子的烷基；烷酰氧烷基，其中的烷酰基部分(fēn)和烷基部分(fēn)各自(zì)含有1至6個碳原子；烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分(fēn)和烷基部分(fēn)各自(zì)含有1至6個碳原子；（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧雜環戊烯-4-基）甲基；或2-苯并[c]呋喃酮基；R6代表氫原子；和R7代表羧基或四唑-5-基。

2010年(nián)4月23日(rì)，萬生(shēng)公司針對該專利向專利複審委員(yuán)會提出無效宣告請(qǐng)求。第一三共株式會社針對該請(qǐng)求陳述了意見(jiàn)，同時對權利要求進行了修改，其中包括：删除了權利要求1中“或其可(kě)作(zuò)藥用的鹽或酯”中的“或酯”；删除了權利要求1中的R4定義下的“具有1至6個碳原子的烷基”；删除了權利要求1中R5定義下除羧基和式COOR5a且R5a爲（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧雜環戊烯-4-基）甲基以外的其他(tā)技術(shù)方案。專利複審委員(yuán)會進行口頭審理(lǐ)過程中對于上述修改中關于“或酯”的修改予以認同，但(dàn)對于R4和R5a定義下的修改不予接受。雙方對此均未提出異議(yì)，專利複審委作(zuò)出第16266号決定，維持删除“或酯”後的專利權有效。随後，萬生(shēng)公司和專利複審委員(yuán)會就(jiù)第16266号決定經過了一審、二審和再審的較量，最高院最終判定撤銷二審判決，維持一審判決，即對專利複審委員(yuán)會針對第一三高株式會社關于“或酯”的修改予以認同，但(dàn)對于R4和R5a定義下的修改不予接受的決定維持有效。

案情分(fēn)析

上述案例中，專利複審委員(yuán)會和萬生(shēng)公司存在的分(fēn)歧是前述修改是否符合專利法規定，這恰恰也是長期以來(lái)在無效程序中修改馬庫什權利要求時存在的典型争議(yì)點，即：在無效階段，權利人(rén)可(kě)以采用什麽方式修改馬庫什權利要求，删除馬庫什方式撰寫的化合物權利要求中的化學通式基團是否屬于删除并列技術(shù)方案中部分(fēn)技術(shù)方案的修改形式。對此，最高人(rén)民(mín)法院行政判決書(shū)中明确了以下觀點：1、馬庫什方式撰寫的化合物權利要求一直被視爲結構式的表達方式，而非功能性的表達方式。馬庫什權利要求限定的是并列的可(kě)選要素而非權利要求，應當符合專利法和專利法實施細則關于單一性的規定。馬庫什權利要求應當被視爲馬庫什要素的集合，而不是衆多化合物的集合，應當理(lǐ)解爲具有共同性能和作(zuò)用的一類化合物。2、在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是“不能因爲修改而産生(shēng)新性能和作(zuò)用的一類或單個化合物”，但(dàn)是同時也要充分(fēn)考量個案因素。

那麽，關于上述第2點中“不能因爲修改而産生(shēng)新性能和作(zuò)用的一類或單個化合物”，很多人(rén)會産生(shēng)困惑：如(rú)何判斷修改後的一類化合物或單個化合物是否具有新性能和作(zuò)用呢(ne)？化學領域發明專利申請(qǐng)審查存在諸多特殊問(wèn)題，如(rú)化學發明是否能夠實施需要借助于試驗結果才能确認，有的化學産品需要借助于參數或者制備方法定義，已知化學産品新的性能和用途并不意味着結構或者組分(fēn)的改變等。如(rú)果允許專利申請(qǐng)人(rén)或專利權人(rén)删除任一變量的任意選項，即使該删除使得(de)權利要求保護範圍縮小，不會損傷社會公衆的權益，但(dàn)是由于是否因此會産生(shēng)新的權利要求保護範圍存在不确定性，不但(dàn)無法給予社會公衆穩定的預期，也不利于維護專利确權制度穩定。

由此可(kě)見(jiàn)，“不能因爲修改而産生(shēng)新性能和作(zuò)用的一類或單個化合物”其實可(kě)以理(lǐ)解爲：當判斷修改後的權利要求是否爲“新”的權利要求存在“不确定性”時，這種方式的修改即不被接受。

基于以上分(fēn)析，在實際應用過程中，在無效階段修改馬庫什權利要求時，筆者認爲可(kě)以采用類似于“新穎性判斷原則”判斷修改的合法性：以“權利要求的删除”、“技術(shù)方案的删除”、“權利要求的進一步限定”、“明顯錯誤的修正”爲修改前提，以“修改後的權利要求”與“授權權利要求書(shū)”作(zuò)爲對比雙方，以“授權權利要求書(shū)的記載範圍”爲判斷基準，判斷“修改後的權利要求”相(xiàng)對于其是否具備新穎性，如(rú)果“一定不具備”新穎性，則該修改具有合法性，如(rú)果“不确定”是否具有新穎性，則修改不合法。其中“不确定”是否具有新穎性指的是：無法判斷修改後的權利要求中的“一類化合物或單個化合物是否具有不同于授權專利中記載的新性能或新作(zuò)用”，這也是從(cóng)馬庫什權利要求中進行選擇性發明的根本。

以上述無效訴訟糾紛案爲例，“通式（I）化合物”、“其可(kě)作(zuò)藥用的鹽”、“其可(kě)作(zuò)藥用的酯”之間并非是馬庫什方式的概括，而是三個整體(tǐ)式技術(shù)方案的并列，且三者在藥學上的性能是對等的，因此，删除“酯”屬于删除式修改，修改後剩餘的“通式（I）化合物”、“其可(kě)作(zuò)藥用的鹽”形成的一組化合物并未出現新的性能，修改後的權利要求“一定不具備”新穎性，因此，該修改具有合法性。

然而，對于“通式（I）化合物”而言，其是馬庫什方式權利要求。如(rú)專利審查指南(nán)所記載，如(rú)果一項馬庫什權利要求中的可(kě)選擇要素具有相(xiàng)類似的性質，則應當認爲這些可(kě)選擇要素在技術(shù)上相(xiàng)互關聯，具有相(xiàng)同或相(xiàng)應的特定技術(shù)特征，該權利要求可(kě)被認爲符合單一性的要求。這種可(kě)選擇要素稱爲馬庫什要素。R4、R5a所選擇的各基團是馬庫什要素，具有相(xiàng)類似的性質，那麽公衆根據該授權範圍判定的是各基團具有同等的性能。當删除R4、R5後，形成了一組新的馬庫什化合物，第一，因缺乏實例驗證，無法直接判斷這組馬庫什化合物是否與原授權的馬庫什化合物具有不同的性能或作(zuò)用，即修改後的權利要求“不确定”是否具有新穎性，因此，這種修改不被接受；第二，這種删除導緻的權利要求變化使得(de)公衆能夠進行選擇性發明的基礎範圍發生(shēng)了變化，甚至有可(kě)能使有效的選擇性發明在沒有經過任何創造性勞動被專利權人(rén)納入囊中，因此這種修改不符合專利法的立法宗旨。

可(kě)見(jiàn)，采用以上“新穎性判斷原則”能夠更好地幫助專利權人(rén)在無效階段判斷針對馬庫什權利要求的修改是否合法。

“新穎性判斷原則”對馬庫什權利要求的撰寫啓示

既然在無效階段删除要素時存在不合法的風(fēng)險，那麽就(jiù)有可(kě)能出現一種情況：如(rú)果不删除某些要素，權利要求無法克服創造性、不支持等缺陷；如(rú)果爲了克服創造性問(wèn)題删除某些要素，該修改不被接受。

舉例如(rú)下：技術(shù)方案爲一種具有如(rú)下通式的化合物：，其中R1爲吡啶基；R2-R4分(fēn)别爲甲基、甲苯基或苯基，該化合物是用作(zuò)進一步提高血液吸氧能力的藥物。如(rú)果将其僅作(zuò)爲一條權利要求1進行保護，假使無效階段請(qǐng)求人(rén)以證據中公開上述通式中R1爲吡啶基、R2-R4均爲甲基的化合物請(qǐng)求以權利要求1缺乏創造性爲由宣告專利權無效，那麽專利權人(rén)就(jiù)會面對以下難題：如(rú)果删除通式中R2-R4均爲甲基的馬庫什要素，保留R2-R4分(fēn)别選自(zì)甲苯基或苯基的通式化合物，則采用新穎性判斷法無法判斷新形成的化合物組合一定不具有新穎性，那麽這種修改方式不合法；如(rú)果不删除通式中R2-R4均爲甲基的馬庫什要素，權利要求1不具有創造性。