一．引言

最新版審查指南(nán)對第二部分(fēn)第九章(zhāng)中涉及計(jì)算機(jī)程序的發明專利申請(qǐng)的若幹規定進行了修改，主要體(tǐ)現在允許采用“介質+計(jì)算機(jī)程序流程”的權利要求表達方式、明确裝置權利要求的組成部分(fēn)可(kě)包括程序、将功能模塊修改爲程序模塊。本文針對實施上述修改後，申請(qǐng)人(rén)在撰寫及答複審查意見(jiàn)中應如(rú)何把握審查指南(nán)的規定從(cóng)而撰寫适當的權利要求并盡可(kě)能獲得(de)有效的保護。

二．涉及計(jì)算機(jī)程序的發明專利申請(qǐng)的若幹規定修改概述[1]：

1. 允許采用“介質+計(jì)算機(jī)程序流程”的權利要求表達方式

1)明确僅由計(jì)算機(jī)程序本身(shēn)限定的計(jì)算機(jī)可(kě)讀(dú)存儲介質或計(jì)算機(jī)程序産品不屬于專利保護客體(tǐ)：其中，計(jì)算機(jī)程序本身(shēn)指的是代碼化指令序列、符号化指令序列、符号化語句序列。

2) 進一步明确專利法與版權法在涉及計(jì)算機(jī)程序保護方面的區别。

介質+計(jì)算機(jī)程序本身(shēn)，屬于專利法第25條規定的智力活動的規則；

介質+計(jì)算機(jī)程序流程，需根據專利法第2條第2款進行判斷，屬于保護客體(tǐ)時，适用專利法第26條第4款。

3）允許的撰寫方式

一種計(jì)算機(jī)可(kě)讀(dú)存儲介質，其上存儲有計(jì)算機(jī)程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理(lǐ)器執行時實現以下步驟……。

或

一種計(jì)算機(jī)可(kě)讀(dú)存儲介質，其上存儲有計(jì)算機(jī)程序（指令），其特征在于，該程序（指令）被處理(lǐ)器執行時實現權利要求x 所述方法的步驟。

2. 明确裝置權利要求的組成部分(fēn)可(kě)以包括程序

計(jì)算機(jī)領域中軟件(jiàn)與硬件(jiàn)協同作(zuò)用，故允許産品權利要求中針對程序流程直接描述，避免将程序流程理(lǐ)解爲限定硬件(jiàn)的方法或功能。

例如(rú)：

“一種計(jì)算機(jī)設備，包括存儲器、處理(lǐ)器及存儲在存儲器上并可(kě)在處理(lǐ)器上運行的計(jì)算機(jī)程序，其特征在于，所述處理(lǐ)器執行所述程序時實現以下步驟……”

對于軟、硬件(jiàn)均有改進的情形，也可(kě)将兩者撰寫在一項權利要求中。

例如(rú)：

“一種通信裝置，包括：

硬件(jiàn)特征；以及

控制器，包括存儲器和處理(lǐ)器，其中所述存儲器存儲有程序，該程序被處理(lǐ)器執行時實現以下步驟…… 。

3. 将“功能模塊”修改爲“程序模塊”

“程序模塊”權利要求是一種裝置權利要求，改進主要在于計(jì)算機(jī)程序，而非硬件(jiàn)實現方式。該修改能夠更好地反映技術(shù)本質，并避免與一般的“功能性限定”混淆；

4. 删除第3節的【例9，即：一種以自(zì)定義學習内容的方式學習外語的系統】，表明該類案例對現行審查實踐已無指導意義，更适于采用創造性的審查方式；

修改後，允許的産品權利要求包括以下三種形式：

• 程序模塊架構權利要求

• 包括程序組成的裝置權利要求

• “介質+計(jì)算機(jī)程序流程”權利要求

三．實踐中不被接受的介質權利要求或相(xiàng)關方法權利要求的撰寫形式：

實踐中，會發現有些權利要求的撰寫形式不符合審查指南(nán)中的相(xiàng)關規定，以下舉例說(shuō)明并指出審查員(yuán)可(kě)能會發出何種審查意見(jiàn)：

1.介質權利要求：

1）一種非暫時性存儲介質，存儲有一種計(jì)算機(jī)程序。

顯然審查員(yuán)會指出該權利要求實質上屬于智力活動的規則和方法而不屬于專利保護的客體(tǐ)。

2）一種非暫時性存儲介質，存儲有用于實現圖像處理(lǐ)功能的計(jì)算機(jī)程序。

對于該權利要求，審查員(yuán)會指出該權利要求要求保護的存儲介質僅由程序本身(shēn)限定，未包含任何物理(lǐ)實體(tǐ)和技術(shù)性特征，因而實質上僅涉及智力活動的規則和方法。通常審查員(yuán)會建議(yì)改寫爲存儲介質+計(jì)算機(jī)程序流程的形式。

3）一種數字存儲介質，存儲有數據流，所述數據流中編碼有信息取樣數組，…。

與前一個權利要求類似，審查員(yuán)會指出該權利要求請(qǐng)求保護一種數字存儲介質，然而該存儲介質僅由其包括的數據流限定，未包含任何物理(lǐ)實體(tǐ)和技術(shù)性特征，因而其内容實質上僅涉及智力活動的規則和方法。

4）  一種存儲數據流的數字存儲介質，所述數據流包括：指示信号及與所述指示信号關聯的數據序列；其中

以深度優先順序，遍曆所述數據序列；

…（方法步驟）。

對于該權利要求，審查員(yuán)可(kě)能會指出，該權利要求請(qǐng)求保護數字存儲介質，爲産品權利要求，通常應當用産品的結構特征來(lái)描述，而該權利要求除主題名稱之外，均使用方法特征對數據流本身(shēn)作(zuò)了限定，導緻權利要求保護範圍不清楚。

通常，以數據流本身(shēn)限定的介質權利要求是不被允許的，也難以通過修改而成爲專利保護的客體(tǐ)。但(dàn)是不排除某些情況下也有可(kě)能通過修改而被審查員(yuán)接受。

例如(rú)，上述權利要求4），由于該權利要求中限定了對數據流中的信息數組進行處理(lǐ)的步驟，所以有可(kě)能将權利要求改寫爲存儲介質+計(jì)算機(jī)程序流程的形式，即，介質中還(hái)存儲有計(jì)算機(jī)程序，該程序運行時執行對數據流處理(lǐ)的步驟。

2.涉及計(jì)算機(jī)程序的方法權利要求：

介質權利要求可(kě)能存在不屬于保護客體(tǐ)的情況，相(xiàng)關的方法權利要求也可(kě)能存在類似問(wèn)題，而且二者都(dōu)可(kě)能在屬于專利保護客體(tǐ)的情況下不符合專利法第26條第4款的規定。

例如(rú)：

1).   一種用于存儲數據流的方法，包括：

在數字存儲介質上存儲代表不同取樣信息的數據流，所述數據流包括：

與所述取樣信息的塊相(xiàng)關的載荷數據；

與所述塊相(xiàng)關的編碼參數；

…。

審查員(yuán)可(kě)能指出，該權利要求請(qǐng)求保護一種方法，方法權利要求通常使用過程、步驟、流程等技術(shù)特征來(lái)描述，但(dàn)是該權利要求的特征部分(fēn)僅記載爲：“數據流包括：…”。 因此，該權利要求的技術(shù)内容與主題名稱不相(xiàng)适應，導緻權利要求保護範圍不清楚。

對于此類權利要求的修改，應考慮用方法步驟特征進行限定，即，具體(tǐ)限定存儲方式上的創新之處。

2).   一種用于傳輸數據流的方法，包括：在傳輸介質上存儲代表圖像信息的數據流；所述數據流包括：

與圖像信息相(xiàng)關的載荷數據；

用于所述載荷數據的編碼參數；

…。

與前一個權利要求類似，該權利要求請(qǐng)求保護一種傳輸數據流的方法，在其特征部分(fēn)僅僅限定了數據流的内容，而未提及任何有關傳輸的内容，特征部分(fēn)限定内容與主題名稱不相(xiàng)符，因此該權利要求保護範圍不清楚。

對于此類權利要求的修改，應具體(tǐ)限定如(rú)何進行數據流傳輸。

3).   一種計(jì)算機(jī)程序，用于在計(jì)算機(jī)或信号處理(lǐ)器上執行時，實現根據權利要求1或2所述的方法。

審查員(yuán)會認爲，就(jiù)計(jì)算機(jī)程序而言，既可(kě)能指存儲在介質上的程序，也可(kě)能指寫在紙上的程序或運行在裝置上的程序等，導緻權利要求的保護範圍不清楚。

對于此類權利要求，通常可(kě)将其主題修改爲計(jì)算機(jī)可(kě)讀(dú)存儲介質，該介質上存儲計(jì)算機(jī)程序，即，修改爲存儲介質+計(jì)算機(jī)程序流程的形式，從(cóng)而明确其保護的是一種産品。

四．涉及計(jì)算機(jī)程序的産品權利要求的保護：

1.功能模塊架構權利要求：

此種方式撰寫的權利要求請(qǐng)求保護的并非實體(tǐ)産品，因此在維權時往往面臨取證困難的問(wèn)題。因此該類型的權利要求在實踐中對于專利權的保護力度有限。司法實踐中罕見(jiàn)通過該類型的權利要求維權成功的案例。

2.介質權利要求：

計(jì)算機(jī)可(kě)讀(dú)介質在歐洲、美國(guó)、日(rì)本、韓國(guó)等多個國(guó)家都(dōu)可(kě)以獲得(de)保護。與功能模塊架構權利要求相(xiàng)比，二者的保護範圍實質上是一緻的。但(dàn)是介質權利要求在專利侵權認定方面具有優勢。因爲存儲介質是實實在在的物理(lǐ)實體(tǐ)，其上存儲相(xiàng)應的軟件(jiàn)程序并運行，實現權利要求中的方法步驟。所以侵權産品是相(xiàng)對容易認定的。

例如(rú)，手機(jī)廠(chǎng)商在手機(jī)中内置一些常用的APP，手機(jī)運行該APP，若實現了該介質權利要求中的方法步驟，即有可(kě)能直接認定侵犯了該介質權利要求的保護範圍。

或者，對于軟件(jiàn)應用商店(diàn)中的供用戶下載的APP，其通常存儲在存儲介質上，若APP運行能夠實現權利要求中的方法步驟，則APP開發者或供應商（将APP複制到服務器硬盤供用戶下載）涉嫌制造或使用該專利産品，從(cóng)而侵犯專利權。

所以介質權利要求保護效力相(xiàng)比功能模塊架構的權利要求保護力度更強。

因此，在撰寫時權利要求數量受限的情況下，應優先考慮撰寫介質權利要求而不是功能模塊架構權利要求。當然，若不考慮數量因素，可(kě)同時撰寫兩種類型的權利要求。

對于涉及計(jì)算機(jī)程序的權利要求，無論寫成何種形式，其本質保護的是計(jì)算機(jī)程序。

如(rú)上所述，修改後的審查指南(nán)允許了滿足預定形式的介質權利要求，爲涉及計(jì)算機(jī)的發明提供了進一步的保護方式。但(dàn)是在目前，對于介質權利要求的保護，仍然面臨新的問(wèn)題，尤其是在雲環境下，存在多主體(tǐ)、跨境等問(wèn)題，例如(rú)，雲平台提供商與軟件(jiàn)提供商可(kě)能是物理(lǐ)上分(fēn)開的，甚至跨域不同國(guó)家，軟件(jiàn)提供商僅僅提供軟件(jiàn)下載，這種情況下，如(rú)何認定侵犯了介質權利要求的保護範圍的侵權主體(tǐ)？根據目前允許的介質權利要求的撰寫形式，可(kě)能難以解決上述問(wèn)題。

此外，很多涉及計(jì)算機(jī)程序的發明的最終執行在終端用戶處由用戶實現，如(rú)何認定侵權者也是比較棘手的問(wèn)題[2]。

在西電捷通與索尼專利侵權糾紛一案中，北京知識産權法院的觀點是：間接侵權應以直接侵權行爲的存在爲前提。但(dàn)是，這并不意味着專利權人(rén)應該證明有另一主體(tǐ)實施了直接侵權行爲，而僅需證明被控侵權産品的用戶按照(zhào)産品的預設方式使用産品将全面覆蓋專利權的技術(shù)特征即可(kě)，至于該用戶是否要承擔侵權責任，與間接侵權行爲的成立無關。而二審法院認爲，必須有證據證明存在直接實施涉案專利的行爲，在沒有直接實施人(rén)的前提下，不符合幫助侵權的構成要件(jiàn)。

關于間接侵權，業界還(hái)有不同的觀點，本文對此不作(zuò)詳述。期待進一步的司法解釋能夠對此進行明确。

五．總結

本文針對審查指南(nán)修改後涉及計(jì)算機(jī)程序的權利要求的撰寫方式、審查意見(jiàn)答複、權利的保護等角度進行了簡單闡述。以上僅是筆者在專利代理(lǐ)實踐中一點理(lǐ)解及經驗，僅供參考，不當之處望不吝指正。

參考文獻

1. 國(guó)家知識産權局，《專利審查指南(nán)2010修訂版》，北京，知識産權出版社，2017年(nián)6月，P583-584。

2. 鄭閩迦：計(jì)算機(jī)軟件(jiàn)專利保護的若幹問(wèn)題，強國(guó)知識産權論壇嘉賓發言，2017年(nián)10月，http://www.qgip.net/plus/view.php?writer=%E9%83%91%E9%97%BD%E8%BF%A6&tid=11&aid=777