筆者發現近年(nián)來(lái)我國(guó)進入美國(guó)的專利申請(qǐng)，在所申請(qǐng)的主題的可(kě)專利性方面，收到美國(guó)專利法101駁回條款越來(lái)越多。而實際上很多申請(qǐng)并不屬于純粹算法或自(zì)然規律，那爲什麽會受到可(kě)專利性的質疑？以及申請(qǐng)人(rén)應如(rú)何克服該駁回呢(ne)？

爲此，我們首先看(kàn)一下，美國(guó)專利審查程序手冊MPEP (參見(jiàn)2106.03)中所規定的權利要求是否符合專利法101的判斷流程。

一、權利要求是否符合專利法101的判斷流程

步驟1：該權利要求是否屬于專利保護的類别（方法、機(jī)器、制造品、組合物），如(rú)果不是，則直接得(de)出該權利要求不符合35 USC 101；如(rú)果是，則執行步驟2A的判斷；

步驟2A：該權利要求是否涉及司法例外（judicial exception, 包括自(zì)然規律、自(zì)然現象以及抽象概念），如(rú)果不是，則得(de)出該權利要求符合35 USC 101；如(rú)果是，則執行步驟2B的判斷；

步驟2B：該權利要求是否包括顯著多于司法例外的技術(shù)特征，如(rú)果是，則得(de)出該權利要求符合35 USC 101；如(rú)果不是，則得(de)出該權利要求不符合35 USC 101。

從(cóng)上述判斷流程來(lái)看(kàn)，權利要求不符合美國(guó)專利法101，出于兩種情況，一種是，根據判斷步驟1所得(de)出的該權利要求不屬于專利保護的四個類别；另一種是，根據步驟2B所得(de)出的該權利要求不包括顯著多于司法例外的技術(shù)特征。

二、關于權利要求不屬于專利保護類别的答複策略

MPEP (參見(jiàn)2106. 03)中給出了權利要求不屬于專利保護的類别的參考。例如(rú)：一些不具有物理(lǐ)或有形的形式的産品，包括信息或計(jì)算機(jī)程序本身(shēn)；易失性的信号傳輸，包括電磁信号或載波；一些被禁止申請(qǐng)專利的客體(tǐ)，例如(rú)，涉及人(rén)類本身(shēn)的。

對于權利要求不屬于專利保護類别的情況，相(xiàng)對來(lái)說(shuō)還(hái)是比較容易克服的，例如(rú)，權利要求要求保護一種存儲介質，審查員(yuán)可(kě)能指出從(cóng)說(shuō)明書(shū)的描述來(lái)看(kàn)該存儲介質可(kě)能包括了易失性的存儲介質，而易失性的存儲介質可(kě)以被認爲是電磁信号本身(shēn)，因此，沒有落入美國(guó)專利法保護的類别，申請(qǐng)人(rén)在答複時可(kě)通過将存儲介質限定爲非易失性存儲介質來(lái)克服。

三、關于權利要求不包括顯著多于司法例外的技術(shù)特征的答複策略

首先，申請(qǐng)人(rén)應該清楚什麽樣的權利要求會被審查員(yuán)認爲涉及自(zì)然規律、自(zì)然現象和抽象概念。根據MPEP 給出的參考（參見(jiàn) 2106.04），自(zì)然規律和自(zì)然現象包括自(zì)然發生(shēng)的原理(lǐ)和物質，還(hái)包括與自(zì)然物比沒有顯著區别特征的物質。抽象概念包括如(rú)基本經濟行爲，組織人(rén)類活動的某些方法，想法，還(hái)有數學關系或公式。

針對上述的這種情況，申請(qǐng)人(rén)在答複審查意見(jiàn)時，首先可(kě)對照(zhào)檢查一下，權利要求是否确實涉及自(zì)然規律、自(zì)然現象和抽象概念。如(rú)果權利要求既不是自(zì)然規律或自(zì)然現象，也不屬于抽象概念，則可(kě)以陳述權利要求的技術(shù)方案并不涉及司法例外，因此，該權利要求符合專利法101。

而在大(dà)多數的情況下，審查員(yuán)則是根據上述步驟2B的判斷指出，權利要求中除了包括抽象概念外，雖然還(hái)包括了例如(rú)，計(jì)算機(jī)等非抽象的技術(shù)特征，但(dàn)是審查員(yuán)認爲計(jì)算機(jī)僅僅是執行傳統的通用計(jì)算機(jī)功能，并沒有包含“顯著（significantly more）”多于抽象概念的技術(shù)特征，因此，該權利要求在整體(tǐ)是被認爲是抽象概念。對于該情況，申請(qǐng)人(rén)應該如(rú)何來(lái)有針對性克服呢(ne)？

首先，申請(qǐng)人(rén)需要清楚什麽樣的技術(shù)特征屬于“significantly more”。

MPEP （參見(jiàn)2106. 05）中給出了具有“significantly more”技術(shù)特征的參考，例如(rú)：改善另一種技術(shù)或技術(shù)領域；改善計(jì)算機(jī)本身(shēn)的功能；使用特定的機(jī)器來(lái)應用自(zì)然規律，自(zì)然現象或抽象概念；變換某一特定物品至不同的狀态或物品；添加一個在該技術(shù)領域不屬于衆所周知也不屬于常規的具體(tǐ)特征，或者添加一些非常規步驟以限制該權利要求爲某一特定應用。

其次，爲了有針對性的答複，有必要了解MPEP中所規定的（參見(jiàn)2106.05（a）），審查員(yuán)在判斷發明是否是 “對計(jì)算機(jī)的功能或其它技術(shù)或技術(shù)領域的改善”所遵循的一些要求：

1）如(rú)果一個發明聲稱是對計(jì)算機(jī)的功能或其它技術(shù)或技術(shù)領域的改善，則應該在說(shuō)明中提供技術(shù)解釋關于發明是如(rú)何對現有技術(shù)進行改善的，審查員(yuán)應該借助于說(shuō)明書(shū)中的這種技術(shù)解釋來(lái)确定該發明是否是涉及對計(jì)算機(jī)的功能或其它技術(shù)或技術(shù)領域的改善。

2）在審查員(yuán)已經根據說(shuō)明書(shū)的記載，确定該發明是否是涉及對現有技術(shù)改善後，應該審核權利要求本身(shēn)是否反映了這種技術(shù)改善。在這個審核過程中，審查員(yuán)應該将權利要求作(zuò)爲一個整體(tǐ)來(lái)看(kàn)待是非常關鍵的。

3）在确定一個權利要求的技術(shù)方案是否涉及對現有技術(shù)改善，一個重要的考慮是，權利要求的技術(shù)方案涵蓋了解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案以及獲得(de)了一個期望的技術(shù)效果，而不是僅僅是“聲稱”的技術(shù)方案或效果。

針對上述的審查邏輯，建議(yì)申請(qǐng)人(rén)在答複時，首先可(kě)結合說(shuō)明書(shū)中的記載陳述本案是對相(xiàng)關技術(shù)領域的改善（解決了什麽樣的現有技術(shù)問(wèn)題，采用的技術(shù)手段以及取得(de)的技術(shù)效果），然後指出權利要求中哪些步驟或操作(zuò)反映了該技術(shù)手段，然後再将權利要求作(zuò)爲一個整體(tǐ)，推導出通過這些步驟或操作(zuò)如(rú)何實現對相(xiàng)關技術(shù)領域的改善（應該是由這些技術(shù)特征共同作(zuò)用的客觀結果，而不是效果受主觀因素影(yǐng)響的人(rén)爲規則，這是争辯這些技術(shù)特征是否是”significantly more”的關鍵），從(cóng)而得(de)出該權利要求實際上是包括有顯著多于抽象概念的技術(shù)特征的，因此，該權利要求符合專利法101。 

綜上所述，申請(qǐng)人(rén)如(rú)果能夠針對101駁回條款的不同情況，進行相(xiàng)應的修改或答複，做到有的放(fàng)矢，那麽克服該101駁回的概率将大(dà)大(dà)增加。