一、引言

在專利申請(qǐng)的審查過程中，出于種種原因，申請(qǐng)人(rén)經常需要對申請(qǐng)文件(jiàn)進行主動或被動修改。然而，根據專利法第三十三條的規定，申請(qǐng)人(rén)可(kě)以對其專利申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改，但(dàn)是，對專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。因此，不管是申請(qǐng)人(rén)進行主動修改還(hái)是針對通知書(shū)指出的缺陷進行被動修改的過程中，最擔心的莫過于修改超範圍的問(wèn)題。如(rú)何根據原始申請(qǐng)文件(jiàn)記載的内容，對修改把握得(de)遊刃有餘，是代理(lǐ)人(rén)值得(de)深思的問(wèn)題；如(rú)何根據修改超範圍的典型案例來(lái)反推思考新申請(qǐng)撰寫過程中需要注意的問(wèn)題，也是一門(mén)很深的學問(wèn)。

下面，筆者通過兩個具體(tǐ)案例來(lái)討(tǎo)論修改超範圍的問(wèn)題，希望能夠爲申請(qǐng)人(rén)和代理(lǐ)人(rén)在撰寫和修改專利申請(qǐng)文件(jiàn)時提供一些參考和幫助。

二、關于修改超範圍的案例分(fēn)析

判斷修改是否超範圍的依據是，申請(qǐng)人(rén)在申請(qǐng)日(rì)提交的原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容和根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無疑義地确定的内容。“直接地、毫無疑義地确定的内容”是指：雖然在申請(qǐng)文件(jiàn)中沒有明确的文字記載，但(dàn)所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)根據原權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖，可(kě)以唯一确定的内容。

由此可(kě)見(jiàn)，判斷修改是否超範圍的基本原則有兩條：第一條是原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)有無文字記載，第二條是根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖能否直接地、毫無疑義地确定。第一條原則判斷起來(lái)相(xiàng)對比較容易，也比較直接。而第二條原則判斷起來(lái)相(xiàng)對比較困難，有時候也會存在分(fēn)歧。

案例1

原始專利申請(qǐng)文件(jiàn)的說(shuō)明書(shū)中記載了通過消旋-曲馬多•HCl和塞來(lái)昔布（1:1）共晶體(tǐ)的粉末X射線衍射獲得(de)的所選擇峰列表。

申請(qǐng)人(rén)根據上述表格中記載的以1: 1分(fēn)子比率的消旋-曲馬多•HCl和塞來(lái)昔布共晶體(tǐ)的粉末X射線衍射數據，從(cóng)其中包含的47個峰角度和相(xiàng)應峰強度數據中挑選了峰值強度相(xiàng)對較高的7個峰角度和相(xiàng)應峰強度數據來(lái)限定共晶體(tǐ)，從(cóng)而限定了“所述共晶體(tǐ)顯示在7.06°的2θ下具有29%的相(xiàng)對強度的峰、在14.13°的2θ下具有100%的相(xiàng)對強度的峰、在16.85°的2θ下具有44%的相(xiàng)對強度的峰、在19.05°的2θ下具有38%的相(xiàng)對強度的峰、在19.91°的2θ下具有25%的相(xiàng)對強度的峰、在20.48°的2θ下具有25%的相(xiàng)對強度的峰、以及在22.73°的2θ下具有32%的相(xiàng)對強度的峰的粉末X射線衍射圖樣”，那麽這樣的修改是否超範圍呢(ne)？

答案是肯定的，因爲原專利申請(qǐng)文件(jiàn)僅記載了如(rú)說(shuō)明書(shū)表1所示的共晶體(tǐ)的粉末X射線衍射圖譜數據，其中包含的47個峰角度和相(xiàng)應峰強度數據是完全不可(kě)分(fēn)割的一個整體(tǐ)。而上述修改中所限定的7個峰角度和相(xiàng)應峰強度數據是根據表1記載的内容重新選擇和組合而形成，原申請(qǐng)文件(jiàn)中并未記載這種組合方式。也就(jiù)是說(shuō)，上述修改内容是根據原始申請(qǐng)記載的内容進行二次概括獲得(de)的，因此，超出了原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。

然而，如(rú)果原始申請(qǐng)文件(jiàn)中除了記載表1所示的粉末X射線衍射圖譜數據以外，還(hái)單獨記載了通過峰值強度相(xiàng)對較高的7個峰角度和相(xiàng)應峰強度數據表征共晶體(tǐ)的粉末X射線衍射分(fēn)析的技術(shù)方案，那麽上述修改并沒有超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。可(kě)見(jiàn)，原始申請(qǐng)文件(jiàn)撰寫的好壞對于後續修改起到了舉足輕重的作(zuò)用，隻有申請(qǐng)人(rén)和代理(lǐ)人(rén)在撰寫申請(qǐng)文件(jiàn)時爲後續修改做好了充分(fēn)的考慮，才有可(kě)能在将來(lái)進行修改時做到有備無患。

案例2

權利要求1限定了技術(shù)特征“使用的金屬氧化物的質量爲50-100 g且體(tǐ)積爲12-30 cm³”。在實施例1中使用了氧化鎂，其質量爲70 g，體(tǐ)積爲19.6 cm³。申請(qǐng)人(rén)想根據實施例1記載的内容将權利要求1中的金屬氧化物的質量修改成50-70 g，這樣的修改是否超範圍呢(ne)？

衆所周知，實施例1中使用的氧化鎂是一種特定的金屬氧化物。由于在常溫下氧化鎂的密度是固定的，所以質量爲70 g的氧化鎂與體(tǐ)積爲19.6 cm³的關聯是固定的。也就(jiù)是說(shuō)，實施例1中使用的質量爲70 g的氧化鎂的體(tǐ)積爲19.6 cm³，而除了氧化鎂以外的質量爲70 g的其他(tā)金屬氧化物的體(tǐ)積并不是19.6 cm³。上述修改緻使所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)看(kàn)到的信息與原申請(qǐng)記載的不同而且又不能從(cóng)原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無疑義地确定，因此，修改超出了原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。

由此可(kě)見(jiàn)，對于采用實施例中特定數值作(zuò)爲修改後權利要求或說(shuō)明書(shū)某參數或變量端點值的新數值範圍，如(rú)果本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)從(cóng)發明實施方案的整體(tǐ)效果出發，認定具體(tǐ)實施例中的特定數值與該實施例中其他(tā)具體(tǐ)技術(shù)特征之間的關系密切，則上述修改是不允許的，隻有在具體(tǐ)實施例中的特定數值與該實施例中其他(tā)具體(tǐ)技術(shù)特征之間的對應關系并非緊密聯系、一一對應的情況下，上述修改才是可(kě)能被允許的。

例如(rú)，在權利要求1中限定了在5-10 MPa的壓力下使用的金屬氧化物的質量爲50-100 g，而在實施例1中記載了在6 MPa的壓力下使用70 g的氧化鎂。在這種情況下使用的壓力與氧化鎂的質量并不是緊密關聯的，所以在修改權利要求1中限定的數值範圍時不需要特别考慮壓力這一特征。由于僅僅依據實施例中氧化鎂這種特定化合物的質量來(lái)修改權利要求1中金屬氧化物這個上位概念的質量範圍，所以申請(qǐng)人(rén)和代理(lǐ)人(rén)還(hái)需要考慮這種上位概括是否會對發明技術(shù)問(wèn)題的解決和技術(shù)效果的實現産生(shēng)影(yǐng)響。如(rú)果本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)依據說(shuō)明書(shū)公開的内容可(kě)以判斷采用70 g的除了氧化鎂之外的其他(tā)金屬氧化物也能實現發明的技術(shù)效果，那麽允許依據實施例1中的70 g氧化鎂将權利要求1中的金屬氧化物的質量修改成50-70 g。

因此，在判斷根據實施例修改的數值範圍是否超範圍時，最關鍵的要點是要分(fēn)析實施例中的特定數值與該實施例中其他(tā)具體(tǐ)技術(shù)特征之間的相(xiàng)互關系，同時還(hái)需要考慮将實施例中的下位概念上位成權利要求書(shū)中的上位概念是否會對發明技術(shù)效果的實現産生(shēng)影(yǐng)響。

對于上述案例，如(rú)果申請(qǐng)人(rén)在撰寫申請(qǐng)文件(jiàn)時，在具體(tǐ)實施方式部分(fēn)中非實施例部分(fēn)中除了記載金屬氧化物的質量爲50-100 g的數值範圍之外，還(hái)記載了金屬氧化物的質量爲55 g、60 g、65 g、70 g、75 g、80 g、85 g、90 g和95 g等的具體(tǐ)數值點或者還(hái)記載了55 g-95 g、60 g-90 g、65 g-85 g和70 g-80 g等其他(tā)相(xiàng)對較窄的數值範圍，那麽會爲進一步限定金屬氧化物的質量提供足夠的修改依據。因此，在撰寫申請(qǐng)文件(jiàn)時，當需要采用具體(tǐ)數值範圍來(lái)限定各個參數或變量時，最好列出多個進一步優選的範圍或者點值，這樣可(kě)以很好地避免修改超範圍的問(wèn)題。

三、結論

國(guó)知局對修改超範圍的審查非常之嚴格，而對申請(qǐng)文件(jiàn)的修改方式各式各樣、千差萬别，判斷修改是否超範圍有時也相(xiàng)當複雜。以上兩個案例僅供參考，希望申請(qǐng)人(rén)和代理(lǐ)人(rén)能從(cóng)中略見(jiàn)一斑。

從(cóng)以上討(tǎo)論可(kě)以看(kàn)出，在根據專利申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改時，需要嚴格基于原始申請(qǐng)文件(jiàn)記載的内容，而不能進行進一步概括，否則很容易修改超範圍。當然，如(rú)果在對新申請(qǐng)文件(jiàn)進行撰寫時能夠做到深思熟慮，在權利要求書(shū)中布局合理(lǐ)的從(cóng)屬權利要求結構，在說(shuō)明書(shū)中布局合理(lǐ)的特征、範圍或組合，則會爲将來(lái)可(kě)能的修改奠定堅實的基礎。

本文僅是筆者在實踐中的一點體(tǐ)會，僅起抛磚引玉的作(zuò)用，如(rú)有不妥之處，希望讀(dú)者多加指正。