要點分(fēn)析

1、很多商标權利人(rén)都(dōu)希望通過訴訟案件(jiàn)來(lái)對自(zì)己的商标進行認馳，進而在未來(lái)持續獲得(de)馳名商标的跨類别保護。然而，事(shì)實上，目前無論是行政機(jī)關還(hái)是法院，對馳名商标的認定都(dōu)采取按需認定、被動認定、個案認定的原則，想要通過個案認馳，進而獲得(de)持續性馳名商标保護的願望在如(rú)今的司法實踐中已無法實現。

2、關于在産品側面縫隙中标注“由商标持有人(rén)授權許可(kě)使用”是否屬于商标法第48條規定的商标使用的問(wèn)題，二審法院糾正了一審法院的觀點，認爲上述使用行爲明顯具有區别商品來(lái)源的作(zuò)用，容易使相(xiàng)關公衆混淆，應當認定商标使用行爲。

案情介紹

北京彙源公司是第1643301号“”、第4683709号“”商标的權利人(rén)，以上兩商标核準注冊在商品類别第32類，核定使用商品爲水果飲料、果汁等，兩商标尚在保護期内。兩商标已經爲廣大(dà)消費者知曉，第1643301号商标于2002年(nián)3月12日(rì)被國(guó)家工(gōng)商行政管理(lǐ)總局商标局認定爲馳名商标。

北京彙源公司認爲菏澤彙源罐頭食品有限公司（下稱菏澤彙源公司）生(shēng)産、銷售“彙源”牌罐頭食品，并在其網站(zhàn)中使用“彙源”商标，在其生(shēng)産的商品的外包裝、瓶貼、網站(zhàn)中也使用了“菏澤彙源罐頭食品有限公司”企業名稱，侵犯其商标專用權以及構成不正當競争，北京彙源公司遂向山(shān)東省高級人(rén)民(mín)法院提起訴訟，請(qǐng)求判令菏澤彙源公司：1、停止生(shēng)産、銷售及網站(zhàn)宣傳中侵害上述兩商标的商标專用權的行爲；2、停止使用并變更企業名稱；3、消除不良影(yǐng)響；4、賠償經濟損失及合理(lǐ)費用1億元。

一審法院（山(shān)東省高級人(rén)民(mín)法院）判決認定，本案無需對北京彙源公司的注冊商标認馳；菏澤彙源公司在産品外包裝上使用“由商标持有人(rén)授權許可(kě)使用”的表述不構成商标侵權，其在網站(zhàn)上使用彙源标識的行爲構成商标侵權；其在企業名稱中使用的“彙源”字号與北京彙源公司在先注冊的具有較高知名度的“彙源”商标相(xiàng)同，足以使相(xiàng)關公衆對商品來(lái)源産生(shēng)混淆，構成不正當競争行爲；要求菏澤彙源公司賠償北京彙源公司經濟損失300萬元。

北京彙源公司和菏澤彙源公司均不服一審判決，向最高人(rén)民(mín)法院提起上訴。二審法院審理(lǐ)後支持了一審法院無需對北京彙源公司的注冊商标認馳的觀點，同時認定，菏澤彙源公司在産品外包裝上使用“由商标持有人(rén)授權許可(kě)使用”的表述構成商标侵權，且一審認定賠償數額300萬元過低，改判菏澤彙源公司向北京彙源公司賠償1000萬元。

評析

一、關于本案是否需要對北京彙源公司的注冊商标進行馳名商标認定

根據《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)涉及馳名商标保護的民(mín)事(shì)糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋》第三條規定，在下列民(mín)事(shì)糾紛案件(jiàn)中，人(rén)民(mín)法院對于所涉商标是否馳名不予審查：（一）被訴侵犯商标權或者不正當競争行爲的成立不以商标馳名爲事(shì)實根據的；（二）被訴侵犯商标權或者不正當競争行爲因不具備法律規定的其他(tā)要件(jiàn)而不成立的。原告以被告注冊、使用的域名與其注冊商标相(xiàng)同或者近似，并通過該域名進行相(xiàng)關商品交易的電子商務，足以造成相(xiàng)關公衆誤認爲由，提起的侵權訴訟，按照(zhào)前款第（一）項的規定處理(lǐ)。

本案中，涉案注冊商标核定使用的商品爲果汁飲料類（32類），而被訴侵權産品爲水果罐頭（29類），二者所屬類别不同。北京彙源公司主張對其注冊商标應當先認馳，再根據馳名商标跨類保護原則對其商标權進行保護。但(dàn)一、二審法院均認定，飲料與罐頭類商品均屬于日(rì)常消費品，二者皆在超市、便利店(diàn)等場所銷售，消費對象高度重合，故二者構成類似商品。故基于被訴商标與北京彙源公司的注冊商标構成使用在相(xiàng)同或類似商品上的近似商标而認定菏澤彙源公司的商标使用行爲構成商标侵權。因此，本案無需再對北京彙源公司的注冊商标進行跨類保護，故一審及二審法院均不再對涉案兩商标是否馳名進行審查，即無需再認定上述商标爲馳名商标。

司法實踐中，鑒于認馳有被濫用的趨勢，無論是行政機(jī)關還(hái)是各級法院，對認馳都(dōu)進行了極爲嚴格的限定，在審理(lǐ)涉及認馳的案件(jiàn)時，均嚴格遵循按需認定、被動認定、個案認定的原則，隻要能根據其他(tā)法條對案件(jiàn)定性的，一般都(dōu)不會再對涉案商标是否馳名進行審查。這一做法的目的是爲了嚴格控制馳名商标的數量及質量，也是目前實踐中相(xiàng)關部門(mén)的通行做法。因此，想要通過一次認馳實現持續性的馳名商标跨類保護顯然已是無法實現。

二、關于在産品側面縫隙中标注“由商标持有人(rén)授權許可(kě)使用”字樣是否屬于商标使用

《商标法》第四十八條規定：本法所稱商标的使用，是指将商标用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者将商标用于廣告宣傳、展覽以及其他(tā)商業活動中，用于識别商品來(lái)源的行爲。

關于菏澤彙源公司在其産品側面縫隙中标注“由商标持有人(rén)授權許可(kě)使用”字樣是否屬于商标使用，一審和二審法院的觀點完全不同。一審法院認爲，該标注位于商品外包裝的側面，字體(tǐ)極爲細小，不易發現，且從(cóng)内容來(lái)看(kàn)，該處僅爲描述性使用，也不具有區别商品來(lái)源的作(zuò)用，因此不是商标法意義上的使用；而二審法院推翻了一審法院的觀點，其認定雖然該标注位于商品外包裝的側面，字體(tǐ)較爲細小，但(dàn)是根據該處内容表述和相(xiàng)關公衆一般注意力，其明顯具有區别商品來(lái)源的作(zuò)用，容易使相(xiàng)關公衆混淆，應當認定商标使用行爲，并進一步認定該使用行爲構成侵犯北京彙源公司商标權的行爲。

事(shì)實上，對與上述行爲類似的、判斷标準較爲模糊的行爲是否屬于商标使用，在判斷時會存在較大(dà)的主觀性，很難對此給出一個明确的客觀标準。不過，在主觀判斷時，可(kě)以參考一些客觀因素，如(rú)商标的知名度、商标的近似程度、商品的類似程度、原料、銷售場所等因素綜合判斷，及按照(zhào)判斷近似商标的方法等，僅根據單一的某個因素很難得(de)出結論。  

三、賠償數額的認定

一審法院酌定賠償僅考慮了水果罐頭的生(shēng)産和銷售量，然而實際上，侵權産品還(hái)有冰糖山(shān)藥罐頭和八寶粥罐頭等，同時考慮到菏澤彙源公司主觀上攀附北京彙源公司的主觀惡意十分(fēn)明顯，二審法院爲了讓菏澤彙源公司無利可(kě)圖，北京彙源公司的損失得(de)到補償，故改判菏澤彙源公司賠償經濟損失1000萬元。

案例索引

一審案号：（2014）魯民(mín)三初字第2号

二審案号：（2015）民(mín)三終字第7号

案由：侵害商标權及不正當競争糾紛

合議(yì)庭成員(yuán)：審判長秦元明

審判員(yuán)馬秀榮

代理(lǐ)審判員(yuán)佟姝