商标惡意搶注的民(mín)事(shì)責任承擔
時間: 2022-07-07 11 北京康瑞律師(shī)事(shì)務所 佟燕燕 閱讀(dú)量:

近期,福建省高級人(rén)民(mín)法院針對原告艾默生(shēng)電氣公司(以下簡稱“艾默生(shēng)公司”)訴被告廈門(mén)和美泉飲水設備有限公司(以下簡稱“和美泉公司”)、廈門(mén)海納百川網絡科(kē)技有限公司(以下簡稱“海納百川公司”)、王移平、廈門(mén)興浚知識産權事(shì)務有限公司(以下簡稱“興浚公司”)、不正當競争糾紛一案作(zuò)出二審判決。


案件(jiàn)背景:


1、被告一和美泉公司、被告二海納百川公司是由被告三王移平擔任法定代表人(rén)和實際控制人(rén)的關聯公司。被告一和美泉公司在2010年(nián)至2019年(nián),将原告 “愛适易”“愛适易INSINKERATOR及圖”等核心商标先後27次在15個類别的商品/服務上申請(qǐng)注冊;被告二海納百川公司在2017年(nián)至2019年(nián)先後共21次在13個類别的商品/服務上申請(qǐng)注冊“愛适易INSINKERATOR及圖”商标。此外,上述兩家公司還(hái)申請(qǐng)了其他(tā)衆多與國(guó)内外知名品牌相(xiàng)同或近似的商标。經過原告多次異議(yì)及無效申請(qǐng),北京市高級人(rén)民(mín)法院判定,被告的上述行爲違反了誠實信用原則、具有明顯的複制、抄襲他(tā)人(rén)較高知名度商标的故意,擾亂了正常商标注冊秩序,對上述商标不應予以注冊。兩被告搶注原告的商标均被國(guó)家知識産權局不予注冊或無效宣告。


2、被告一和美泉公司上述27次商标注冊申請(qǐng),有26次商标申請(qǐng)注冊行爲所委托的商标代理(lǐ)機(jī)構爲被告四興浚公司;被告二海納百川公司的上述21次商标注冊申請(qǐng),委托的代理(lǐ)機(jī)構均爲被告四興浚公司。


3、原告爲應對被告的商标搶注行爲,委托律師(shī)進行商标異議(yì)、商标無效宣告申請(qǐng)、行政訴訟、本案民(mín)事(shì)訴訟支出律師(shī)費等合計(jì)支出1386165.31元。


4、原告向法院提起訴訟,主要訴求包括,(1)請(qǐng)求判令被告停止被訴侵權行爲,即停止針對艾默生(shēng)公司實施的搶注行爲,包括停止申請(qǐng)注冊與艾默生(shēng)公司的“In-Sink-Erator”“愛适易”等商标相(xiàng)同或近似的商标;(2)判令各被告連帶賠償原告經濟損失及合理(lǐ)支出共計(jì)500萬元。


本案判決亮點:


1、    認定被告的商标搶注行爲構成不正當競争。法院認定,基于艾默生(shēng)公司的持續宣傳和推廣,其“愛适易”商标在食物垃圾處理(lǐ)器領域具有一定的影(yǐng)響,在淨水瞬間熱(rè)飲系統也有所涉及。和美泉公司、海納百川公司從(cóng)事(shì)水淨化設備的生(shēng)産經營,與艾默生(shēng)公司均涉及環保廚衛設備,雙方之間存在一定的競争關系。在此情況下,和美泉公司、海納百川公司(兩公司均由王移平控制)先後在多個類别的商品或服務上注冊與艾默生(shēng)公司“愛适易”系列商标相(xiàng)同或近似諸多商标,亦未對其注冊意圖以及相(xiàng)關商标的設計(jì)創作(zuò)來(lái)源等作(zuò)出合理(lǐ)解釋說(shuō)明,其上述行爲已明顯超出正常的生(shēng)産經營需要,導緻艾默生(shēng)公司通過提起商标異議(yì)、商标無效宣告請(qǐng)求、行政訴訟以及本案民(mín)事(shì)訴訟的方式維護其合法權益,在一定程度上幹擾了艾默生(shēng)公司的正常生(shēng)産經營。和美泉公司、海納百川公司的惡意搶注商标行爲違反了誠實信用原則,破壞了公平競争的市場秩序,損害了艾默生(shēng)公司的合法權益,屬于《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)反不正當競争法》所規制的不正當競争行爲。


2、    判令被告停止針對原告所請(qǐng)求保護的涉案“In-Sink-Erator”“愛适易”等商标相(xiàng)同或近似的商标實施搶注行爲。法院認定,盡管本案中涉案被訴侵權的搶注商标均已或被宣告無效、或被不準予注冊、或被撤銷而處于無效狀态,或由申請(qǐng)人(rén)主動申請(qǐng)撤回商标注冊申請(qǐng)或申請(qǐng)注銷商标注冊,但(dàn)考慮到商标搶注行爲破壞公平競争的市場交易秩序,侵權成本低,如(rú)不判令停止繼續實施搶注行爲,則權利人(rén)需要不斷采取提起商标異議(yì)、無效宣告、行政訴訟等方式以維護自(zì)身(shēn)合法權益,不僅權利人(rén)需要花費大(dà)量的成本,同時也造成公共資源的極大(dà)浪費。故對艾默生(shēng)公司要求判令停止針對其所請(qǐng)求保護的涉案“In-Sink-Erator”“愛适易”等商标相(xiàng)同或近似的商标實施搶注行爲的訴訟請(qǐng)求,予以支持。


3、   認定代理(lǐ)機(jī)構構成幫助侵權行爲,判令停止幫助侵權,并就(jiù)賠償額中一定比例承擔連帶賠償責任。法院認定,和美泉公司、海納百川公司申請(qǐng)注冊的48個涉案商标中,除了第11671228号商标外,其餘47個涉案商标所委托的商标代理(lǐ)機(jī)構均爲興浚公司。作(zuò)爲專業的商标代理(lǐ)機(jī)構,其對于所接受委托申請(qǐng)注冊的商标本應盡到積極的審查注意義務,對于委托人(rén)申請(qǐng)注冊的商标可(kě)能存在商标法規定不得(de)注冊情形的,商标代理(lǐ)機(jī)構應當明确告知委托人(rén)。興浚公司在明知委托人(rén)所委托注冊是商标違反《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)商标法》規定,系不以使用爲目的的惡意商标注冊申請(qǐng)的情況下仍接受委托,特别是2015年(nián)12月25日(rì)北京市高級人(rén)民(mín)法院在終審判決中對和美泉公司的搶注行爲作(zuò)出否定評價之後,仍接受委托,其行爲屬于幫助侵權行爲,應當就(jiù)其所實施的幫助行爲,與其他(tā)被告共同承擔法律責任。判令興浚公司對賠償額中的40%承擔連帶賠償責任。


4、    在賠償額上支持了原告在商标異議(yì)、無效案件(jiàn)中的律師(shī)費等實際支出。法院認定,被告的大(dà)量搶注行爲,導緻原告不得(de)不通過提起商标異議(yì)、商标無效宣告請(qǐng)求、行政訴訟乃至本案民(mín)事(shì)訴訟的方式維護其合法權益,并支出了大(dà)量律師(shī)費等,客觀上給原告造成了經濟損失。法院判令和美泉公司、王移平連帶賠償艾默生(shēng)公司經濟損失(含制止侵權的合理(lǐ)費用)120萬元,興浚公司對其中40%,即48萬元承擔連帶賠償責任;海納百川公司、王移平連帶賠償艾默生(shēng)公司經濟損失(含制止侵權的合理(lǐ)費用)40萬元,興浚公司對其中40%,即16萬元承擔連帶賠償責任。


本案啓示:


本案系我國(guó)多管齊下規制商标惡意搶注的重大(dà)突破。針對商标惡意搶注,我國(guó)采取了多項舉措予以打擊,包括建立惡意搶注者黑(hēi)名單,在商标審查階段對搶注商标不予核準;修改商标法,增加了“不以使用爲目的的惡意商标注冊申請(qǐng),應當予以駁回”的規定;在2019年(nián)11月,國(guó)家市場監督管理(lǐ)總局出台了《規範商标申請(qǐng)注冊行爲若幹規定》(2019年(nián)12月1日(rì)施行),規定了對惡意搶注者的處罰措施:“第十二條 對違反本規定第三條惡意申請(qǐng)商标注冊的申請(qǐng)人(rén),依據商标法第六十八條第四款的規定,由申請(qǐng)人(rén)所在地或者違法行爲發生(shēng)地縣級以上市場監督管理(lǐ)部門(mén)根據情節給予警告、罰款等行政處罰。有違法所得(de)的,可(kě)以處違法所得(de)三倍最高不超過三萬元的罰款;沒有違法所得(de)的,可(kě)以處一萬元以下的罰款。”上述措施針對商标惡意搶注行爲起到了一定的打擊作(zuò)用,但(dàn)相(xiàng)較于搶注者抄襲他(tā)人(rén)知名品牌獲利的巨大(dà),僅令其承擔商标被無效、損失數千元商标注冊費以及被處以幾萬元罰款,侵權成本過低,因此,仍不能有效遏制商标惡意搶注。


本案中将商标惡意搶注行爲定性爲不正當競争行爲,讓惡意搶注者承擔相(xiàng)應的民(mín)事(shì)責任,這一司法實踐突破,将會有效遏制商标惡意搶注。


一、民(mín)事(shì)賠償與行政罰款和注冊費損失相(xiàng)比,讓搶注者付出較大(dà)的經濟代價。在知識産權民(mín)事(shì)訴訟中,根據被告的惡意程度及原告遭受損失等情況,判賠額幾十萬甚至上百萬的案例屢見(jiàn)不鮮,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行政處罰的罰款額,這将大(dà)大(dà)增加惡意搶注者的侵權成本,使他(tā)們憚于高額賠償而不敢再貿然搶注。


二、民(mín)事(shì)責任包括禁止搶注者再次實施搶注行爲,從(cóng)根本上遏制惡意搶注。與行政确權機(jī)關僅能在商标審查、異議(yì)或無效程序中對被搶注商标不予注冊或無效宣告,無法限制搶注者再次實施搶注行爲相(xiàng)比,法院判令搶注者停止繼續實施搶注行爲,如(rú)再次搶注,将承擔巨額的懲罰性賠償。這使權利人(rén)避免花費大(dà)量成本不斷采取提起商标異議(yì)、無效宣告、行政訴訟等方式以維護自(zì)身(shēn)合法權益,同時也節約了國(guó)家行政司法資源。


三、民(mín)事(shì)賠償中包含權利人(rén)在商标異議(yì)無效案件(jiàn)中的律師(shī)費等支出,可(kě)以促進權利人(rén)積極維權。大(dà)量多次的惡意搶注行爲,讓商标權利人(rén)疲于應對商标異議(yì)、無效案件(jiàn),有些權利人(rén)權衡花費巨大(dà)的時間和費用成本,甚至向搶注者妥協,高價購(gòu)買了被搶注商标,這在某種程度上助長了惡意搶注。惡意搶注民(mín)事(shì)責任的引入,維權支出将由搶注者承擔,這将大(dà)大(dà)減輕維權人(rén)的維權成本,促進權利人(rén)積極維權,進一步打擊和遏制惡意搶注。


四、構成幫助侵權的代理(lǐ)機(jī)構承擔民(mín)事(shì)賠償責任,将促使代理(lǐ)機(jī)構積極履行審查注意義務,減少惡意搶注。商标代理(lǐ)機(jī)構作(zuò)爲知識産權專業服務者,在很多惡意搶注案件(jiàn)中,部分(fēn)代理(lǐ)機(jī)構不僅沒有盡到審查注意義務,告知搶注者違法的後果,有的還(hái)爲了賺取代理(lǐ)費積極參與和促使他(tā)人(rén)批量惡意搶注。以往對代理(lǐ)機(jī)構僅采取行政處罰措施仍不能有效遏制該情況,而令其承擔民(mín)事(shì)賠償責任,将督促代理(lǐ)機(jī)構在代理(lǐ)服務中積極履行審查注意義務,阻止和減少惡意搶注的發生(shēng)。


關鍵詞: 商标注冊,商标惡意搶注,搶注懲罰,民(mín)事(shì)訴訟,康瑞律所,
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