（1）後續開發

所謂後續開發，是指以現有技術(shù)爲基礎，進行優化、組合、改進、完善以及開發相(xiàng)關配套的産品或技術(shù)等活動。任何産品或技術(shù)，在誕生(shēng)之後，由于技術(shù)缺陷、市場需求等需要，必然需要不斷地進行後續開發。在市場競争環境下，原始創新的産品或技術(shù)在推向市場應用并取得(de)相(xiàng)應成果時，也必然引起相(xiàng)應的競争對手對其進行後續開發。

由于後續開發是以現有技術(shù)爲基礎，因此需要判斷該技術(shù)基礎是否存在專利權，以及後續開發的成果是否會侵犯在先的專利權。如(rú)果後續開發的基礎是沒有專利保護的公知技術(shù)，那麽自(zì)然不存在侵犯專利的法律風(fēng)險，也就(jiù)不存在對專利的回避設計(jì)問(wèn)題。如(rú)果後續開發的基礎受到專利保護，但(dàn)是該專利爲開發者自(zì)身(shēn)所有或者已經通過其他(tā)途徑（如(rú)，已經獲得(de)專利權人(rén)的許可(kě)）解決，同樣也不存在侵犯專利的法律風(fēng)險，也就(jiù)不存在對該專利的回避設計(jì)問(wèn)題。

在後續開發的基礎受到專利保護情況下，同時開發者基于各種商業考慮（如(rú)，有的專利權人(rén)可(kě)能并不願意進行專利許可(kě)，又或者取得(de)專利許可(kě)的代價過于昂貴）又必須進行後續開發時，通過對專利的回避設計(jì)可(kě)以有效避免後續開發成果的專利侵權風(fēng)險。

（2）後續開發成果與專利的對比

由于後續開發的回避設計(jì)針對的是具體(tǐ)的專利，因而，在後續開發之前以及進行後續開發的過程中，應當重視專利檢索。這裡(lǐ)所指的專利檢索，既包括檢索授權專利，也包括檢索未授權專利，還(hái)包括對這些專利當前所處狀态的檢索。通過專利檢索，可(kě)以掌握相(xiàng)關專利的狀态信息，并預測其可(kě)能的發展态勢。通過對這些專利的狀态進行評估，可(kě)分(fēn)别采取有效的對策。

通常而言，對于這些專利，回避設計(jì)并非唯一選擇。例如(rú)，對于授權專利，可(kě)再對其授權權利要求的技術(shù)方案進行檢索，分(fēn)析其專利穩定性，可(kě)考慮通過無效程序将該專利無效或縮小其保護範圍，以避免後續開發成果侵犯該專利權。又如(rú)，對于未授權專利，同樣可(kě)對其進行檢索，通過相(xiàng)關程序（如(rú)提交公衆意見(jiàn)等）阻止其獲得(de)授權或者縮小其保護範圍，以避免後續開發成果侵犯該專利權。但(dàn)本文主要關注對于發明或實用新型授權專利的回避設計(jì)，因此不對上述問(wèn)題進行展開。

在檢索确定作(zuò)爲後續開發基礎的專利之後，首先，需要确定回避的對象專利的保護範圍大(dà)小。發明或實用新型專利的保護範圍以其權利要求的内容爲準，說(shuō)明書(shū)和附圖可(kě)以用于解釋權利要求。通常，還(hái)需要結合專利說(shuō)明書(shū)和相(xiàng)關審查過程中的往來(lái)文件(jiàn)，确認該權利要求的真實含義及其等同範圍。然後，需要将該專利的範圍與後續開發的成果進行對比，判斷是否構成專利侵權。

在對比過程中，通常需要運用下列原則：

全面覆蓋原則

全面覆蓋原則是判斷一項技術(shù)方案是否侵犯發明或者實用新型專利權的基本原則。具體(tǐ)含義是指，在判定被訴侵權技術(shù)方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人(rén)主張的權利要求所記載的全部技術(shù)特征，并以權利要求中記載的全部技術(shù)特征與被訴侵權技術(shù)方案所對應的全部技術(shù)特征逐一進行比較。被訴侵權技術(shù)方案包含與權利要求記載的全部技術(shù)特征相(xiàng)同或者等同的技術(shù)特征的，應當認定其落入專利權的保護範圍[①]。

表格 1全面覆蓋原則的适用

表格1中列出後續開發成果的特征與專利的權利要求的特征對比的可(kě)能情況。在第（1）、（2）種情況中，即，後續開發成果的特征與專利的權利要求的特征完全相(xiàng)同，或者後續開發成果的特征與專利的權利要求的特征相(xiàng)比僅僅增加了技術(shù)特征（可(kě)以是增加多個技術(shù)特征，爲清楚起見(jiàn)表格中僅僅示出1個）。此時，仍然認爲後續開發成果落入專利的保護範圍，構成專利侵權。

在第（3）種情況中，後續開發成果使用特征E（可(kě)以是增加多個技術(shù)特征，爲清楚起見(jiàn)表格中僅僅示出1個）替換專利的權利要求的特征C。此時，根據全面覆蓋原則不足以确定後續開發成果是否構成專利侵權，需要進一步根據等同原則進行判斷。

在第（4）種情況中，後續開發成果不具有專利的權利要求的特征C（可(kě)以是減少多個技術(shù)特征，爲清楚起見(jiàn)表格中僅僅示出1個）。此時，認爲後續開發成果不落入專利的保護範圍，不構成專利侵權。

等同原則

在專利侵權判定中，在相(xiàng)同侵權不成立的情況下，應當判斷是否構成等同侵權[②]。判斷等同侵權是否成立，主要通過判斷後續開發成果所使用的特征E是否與專利權利要求中的特征C相(xiàng)等同，即，是否構成等同特征。

具體(tǐ)而言，是否構成等同特征的判斷主要考慮兩個特征是否具有基本相(xiàng)同的手段、基本相(xiàng)同的功能、基本相(xiàng)同的效果、以及是否無需通過創造性勞動就(jiù)能夠想到。其中，對手段、功能、效果以及是否需要創造性勞動應當依次進行判斷，但(dàn)手段、功能、效果的判斷起主要作(zuò)用。

此外，由于等同原則擴張了專利權的保護範圍，在司法實踐中，法院對于等同原則的使用相(xiàng)當謹慎。如(rú)，專利權人(rén)對以下内容主張适用等同侵權通常都(dōu)不能得(de)到法院的支持：1）僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而未被概括到權利要求中的技術(shù)方案；2）說(shuō)明書(shū)中明确排除的技術(shù)方案，或者屬于背景技術(shù)中的技術(shù)方案；3）對于發明權利要求中的非發明點技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實用新型權利要求中的技術(shù)特征，如(rú)果專利權人(rén)在專利申請(qǐng)或修改時明知或足以預見(jiàn)到存在替代性技術(shù)特征而未将其納入專利權的保護範圍[③]。

因此，在上面表格1的第（3）中情況中，如(rú)果後續開發成果使用的特征E屬于以上列出的特征，也不落入專利的保護範圍，不構成專利侵權。

（3）回避設計(jì)

從(cóng)上面的對比分(fēn)析可(kě)見(jiàn)，專利權本身(shēn)保護的範圍是确定的，但(dàn)後續開發可(kě)以采用不同于專利權保護的技術(shù)方案進行回避設計(jì)，從(cóng)而避開專利權的保護範圍。根據上面對比分(fēn)析依據的基本原則，回避設計(jì)可(kě)以采用如(rú)下方案：

第一種方案，後續開發成果相(xiàng)比專利的權利要求隻需要缺少一個以上的特征，從(cóng)而根據全面覆蓋原則，就(jiù)可(kě)以不落入專利的保護範圍，不構成專利侵權。其中，該缺少的特征既可(kě)以是權利要求的前序部分(fēn)的技術(shù)特征，也可(kě)以是權利要求的特征部分(fēn)的技術(shù)特征。

第二種方案，後續開發成果相(xiàng)比專利的權利要求存在一個以上的不同特征，并且不适用等同原則，就(jiù)可(kě)以不落入專利的保護範圍，不構成專利侵權。同樣，該不同的特征既可(kě)以是權利要求的前序部分(fēn)的技術(shù)特征，也可(kě)以是權利要求的特征部分(fēn)的技術(shù)特征。

相(xiàng)比較而言，第一種方案簡單直接就(jiù)可(kě)以得(de)到需要的開發成果；第二種方案需要預先判斷對象專利的權利要求的等同範圍，必要的時候還(hái)需要利用“禁止反悔原則”[④]以限制對象專利的權利要求的等同範圍。因此，第二種方案在實務操作(zuò)中比較複雜，存在較大(dà)的不确定性。

當然，實務操作(zuò)時，可(kě)以将上述兩種方案結合使用，即，在後續開發成果中，在移除對象專利的權利要求的某些特征的同時又對另外的特征做改動，以有效提高回避設計(jì)的成功率，進一步避免可(kě)能的侵權風(fēng)險。

[①]北京市高級人(rén)民(mín)法院《專利侵權判定指南(nán)（2017）》,第35條。

[②]北京市高級人(rén)民(mín)法院《專利侵權判定指南(nán)（2017）》,第44條。

[③]北京市高級人(rén)民(mín)法院《專利侵權判定指南(nán)（2017）》,第58-60條。

[④]北京市高級人(rén)民(mín)法院《專利侵權判定指南(nán)（2017）》,第61-64條。