作(zuò)者：劉彬

法律規定：

中國(guó)專利法第三十三條規定了以下内容：申請(qǐng)人(rén)可(kě)以對其專利申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改，但(dàn)是，對發明和實用新型專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍，對外觀設計(jì)專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原圖片或者照(zhào)片表示的範圍。

代理(lǐ)現狀：

在實踐中，一份專利申請(qǐng)文件(jiàn)自(zì)申請(qǐng)日(rì)之後，常常會存在出于各種目的而對申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改的情況。因此，專利法第三十三條對于這種修改所需要滿足的條件(jiàn)進行了規定。專利法第三十三條的立法本意是基于申請(qǐng)人(rén)與社會公衆的權益關系之間的界限。簡言之，其允許申請(qǐng)人(rén)基于其在申請(qǐng)日(rì)的真實意思表示對專利申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改，但(dàn)是不允許申請(qǐng)人(rén)通過這種修改而不當獲利，損害社會公衆的權益。

在專利代理(lǐ)的日(rì)常事(shì)務中，通常存在以下情況，申請(qǐng)人(rén)出于各種目的對申請(qǐng)文件(jiàn)進行了千差萬别的修改。有時候，申請(qǐng)人(rén)爲了克服審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的新穎性和創造性的問(wèn)題，對權利要求書(shū)進行了大(dà)幅的修改，在某些極端情況下，可(kě)能會出現撰寫了一套新的權利要求這種修改。這種情況往往發生(shēng)在國(guó)外客戶委托的申請(qǐng)，原因在于，通常情況下，USPTO對于修改的尺度相(xiàng)對寬松，而中國(guó)審查員(yuán)對于申請(qǐng)文件(jiàn)的修改要求較爲嚴格。

因此，如(rú)果出現上述這種大(dà)幅修改的情況，審查員(yuán)通常會指出"修改超範圍"。這對于申請(qǐng)的進一步進行造成了困難，同時，也對國(guó)外申請(qǐng)人(rén)理(lǐ)解"專利法第三十三條"造成了困擾。

國(guó)外申請(qǐng)人(rén)可(kě)能對于如(rú)此嚴格的修改要求産生(shēng)如(rú)下疑問(wèn)"難道申請(qǐng)人(rén)修改的範圍僅僅局限于原始申請(qǐng)文件(jiàn)文字記載的内容"。這種情況的出現，就(jiù)需要代理(lǐ)人(rén)幫助外國(guó)客戶理(lǐ)解"專利法第三十三條"，并使其修改的方案符合"專利法第三十三條"。

應對策略：

顯然，根據專利法第三十三條的立法本意，基于申請(qǐng)人(rén)與社會公衆的權益關系的産生(shēng)始于申請(qǐng)日(rì)，需要且必須通過申請(qǐng)日(rì)提交的申請(qǐng)文件(jiàn)表達、固定申請(qǐng)人(rén)在申請(qǐng)日(rì)完成的發明創造，從(cóng)而确定劃分(fēn)申請(qǐng)人(rén)與社會公衆之間權益界限的基礎。因此，在判斷修改後的内容是否能夠直接地、毫無疑義地确定時，并不僅僅局限于原始申請(qǐng)文件(jiàn)文字記載的内容，而是要立足于專利法第三十三條的立法本意，客觀地去(qù)确定"原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍"究竟有多大(dà)，這個确定的過程就(jiù)是我們常說(shuō)的"直接地、毫無疑義地"的判斷過程。

例如(rú)，在申請(qǐng)人(rén)所給出的修改方案中，修改後的内容在原始申請(qǐng)文件(jiàn)中确有記載，但(dàn)是分(fēn)散在不同位置。對于這種情況，審查員(yuán)常常由于修改後的内容沒有完整記載在說(shuō)明書(shū)中某一處而做出武斷的判斷，此時，代理(lǐ)人(rén)需要透徹理(lǐ)解申請(qǐng)的發明内容，在意見(jiàn)陳述中指出，雖然修改後的某些技術(shù)特征記載在不同的段落，然而對于這種将原始申請(qǐng)文件(jiàn)中同一或不同方案的技術(shù)特征重新組合形成新的技術(shù)方案的修改方式，原始申請(qǐng)文件(jiàn)中已經明确表述了這些技術(shù)特征的關聯性，且原始申請(qǐng)文件(jiàn)給出了可(kě)以組合的意思表示，因此嘗試證明這種修改應該是被允許的。另外，對于申請(qǐng)文件(jiàn)的這種大(dà)幅修改，我們還(hái)可(kě)以嘗試從(cóng)如(rú)下角度來(lái)證明該修改應當是被允許的：由于基于說(shuō)明書(shū)的内容以及本領域的基本原理(lǐ)或固有屬性等技術(shù)上的内在要求和關聯，可(kě)以确定其是必然客觀存在的技術(shù)内容，因此，應當屬于本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠直接地、毫無疑義地确定的技術(shù)信息。

總結：

綜上所述，在具體(tǐ)案例中，常常存在隻注重修改内容的原始記載而沒有将原申請(qǐng)文件(jiàn)的技術(shù)方案結合要解決的技術(shù)問(wèn)題整體(tǐ)考慮，最終使得(de)修改超範圍的判斷表現爲僅局限于文字記載的機(jī)械使用。因此，我們需要立足于專利法第三十三條的立法本意，把握好"直接地、毫無疑義地确定"這一判斷過程，保護申請(qǐng)人(rén)的合理(lǐ)權益。