作(zuò)者：蔡霞

近日(rì)，筆者近日(rì)接到客戶關于商标許可(kě)備案的相(xiàng)關問(wèn)題咨詢，仔細梳理(lǐ)過後，筆者也整理(lǐ)出來(lái)與大(dà)家分(fēn)享，也歡迎大(dà)家提出不同意見(jiàn)和高見(jiàn)。

概況：一家國(guó)外公司（許可(kě)人(rén)）拟簽訂一份商标許可(kě)合同，許可(kě)一家中國(guó)公司（被許可(kě)人(rén)）使用其注冊商标，被許可(kě)人(rén)生(shēng)産商标指定商品，并将其投入市場。

Q：許可(kě)合同備案有什麽效果?

A：

（1）商标法第四十三條中規定商标使用許可(kě)未經備案不得(de)對抗善意第三人(rén)。許可(kě)合同信息會公開備案在商标局公共系統中，視爲相(xiàng)關公衆對此許可(kě)情況的知曉；如(rú)果沒有在商标局進行備案，不視爲相(xiàng)關公衆知曉這種許可(kě)關系；

（2）許可(kě)合同經過備案，會給第三方"該枚商标在使用中"的想法，從(cóng)而會降低他(tā)人(rén)對該商标提起連續三年(nián)不使用撤銷的風(fēng)險；

（3）如(rú)果國(guó)外公司注冊商标被第三方提出三年(nián)不使用撤銷申請(qǐng)或涉及其他(tā)的商标異議(yì)、無效案件(jiàn)時，被許可(kě)人(rén)即中國(guó)公司提供的使用證據可(kě)以被視爲對該注冊商标的有效使用，其提供的證據會被商标局、商評委及法院采納；如(rú)若不進行備案，則需要在提供使用證據的同時提交許可(kě)合同，而假如(rú)許可(kě)合同中涉及機(jī)密信息，則易被第三方獲取，對客戶不利。

Q：如(rú)被許可(kě)人(rén)擅自(zì)使用商标，許可(kě)人(rén)怎麽應對?（比如(rú)在許可(kě)人(rén)解除許可(kě)合同之後，許可(kě)人(rén)仍然繼續使用商标等情況）

A： 建議(yì)在許可(kě)協議(yì)中明确列明解除許可(kě)合同之後被許可(kě)人(rén)的責任與義務，針對被許可(kě)人(rén)擅自(zì)使用商标的行爲予以規定。商标使用許可(kě)申請(qǐng)書(shū)中會明确規定商标許可(kě)期限和經許可(kě)的商品/服務項目，同時此許可(kě)期限也會備案在商标局系統中。一旦在許可(kě)關系解除後（若中途解除，需向商标局提交許可(kě)提前終止備案申請(qǐng)）或者許可(kě)合同到期後，被許可(kě)人(rén)仍擅自(zì)使用注冊商标，許可(kě)人(rén)可(kě)按合同約定針對被許可(kě)人(rén)的使用行爲采取法律措施。

Q：許可(kě)人(rén)提前解除許可(kě)合同的，其不可(kě)單方去(qù)做商标局許可(kě)提前終止備案，而需要被許可(kě)人(rén)的配合,因爲《商标使用許可(kě)提前終止備案表》要求許可(kě)人(rén)和被許可(kě)人(rén)均簽字。實踐中，許可(kě)人(rén)無法單方去(qù)做許可(kě)終止備案的，主要有什麽措施?

A：許可(kě)人(rén)或者被許可(kě)人(rén)都(dōu)無法單方去(qù)向商标局提交提前終止許可(kě)的備案，必須雙方同時簽署終止備案的相(xiàng)關申請(qǐng)文件(jiàn)；如(rú)果一方不簽署，就(jiù)無法終止備案，也就(jiù)是說(shuō)備案的許可(kě)将持續有效，直至許可(kě)期限截止。在此期間，如(rú)果雙方合作(zuò)關系破裂，許可(kě)人(rén)可(kě)能會承擔被許可(kě)人(rén)惡意使用注冊商标（産品質量等問(wèn)題）所帶來(lái)的負面影(yǐng)響等。

遇到這種情況，許可(kě)人(rén)可(kě)訴諸法律程序，通過民(mín)事(shì)訴訟要求終止合同。獲得(de)法院的支持和判決後，可(kě)提交至中國(guó)商标局，請(qǐng)求中國(guó)商标局協助執行，終止合同。

通常我們建議(yì)不要将許可(kě)期限簽太久，也是爲了防止這種情況的出現，一般許可(kě)一至三年(nián)爲宜，如(rú)若之後繼續許可(kě)，可(kě)再次續簽合同，并進行許可(kě)備案申請(qǐng)。此外，在合同中，也最好約定被許可(kě)人(rén)關于終止合同和終止備案的責任與義務。

Q：根據 《商标法實施條例》第66條，爲了避免商标因連續三年(nián)沒使用而被撤銷，商标注冊人(rén)可(kě)以提供"商标注冊人(rén)許可(kě)他(tā)人(rén)使用注冊商标的證據材料"。

商标注冊人(rén)必須提供許可(kě)合同已進行備案的證據（即《備案回執》等）嗎(ma)？還(hái)是提供許可(kě)合同就(jiù)行?還(hái)是都(dōu)可(kě)以，但(dàn)如(rú)有《備案回執》更容易地采信？換言之，許可(kě)人(rén)可(kě)依靠被許可(kě)人(rén)使用了其商标來(lái)對抗"三年(nián)不使用"撤銷，是許可(kě)合同本身(shēn)的效果還(hái)是合同備案的效果？

A：許可(kě)合同不是必須要經過備案才生(shēng)效（除非合同中另有約定），故，在三年(nián)不使用撤銷案件(jiàn)中，提交許可(kě)合同或是經備案的商标使用許可(kě)（包括商标局公共系統網站(zhàn)打印頁、商标使用許可(kě)合同備案核準通知等）均可(kě)。假如(rú)商标使用許可(kě)已經備案，則無需再提交許可(kě)合同；而如(rú)果商标使用許可(kě)未向商标局備案，則最好提交許可(kě)合同，證明許可(kě)關系。

此外，僅僅是許可(kě)合同，或是許可(kě)備案的信息，均單獨無法作(zuò)爲有效證據在三年(nián)不使用撤銷案件(jiàn)中維持商标的注冊。被許可(kě)人(rén)需進一步提供其他(tā)被許可(kě)人(rén)使用商标的證據，證明該許可(kě)合同已實際履行。

Q：根據《商标使用許可(kě)合同備案辦法》第15條，"有下列情形之一的，許可(kě)人(rén)和被許可(kě)人(rén)應當書(shū)面通知商标局及其各自(zì)所在地縣級工(gōng)商行政管理(lǐ)機(jī)關"：...（三）商标使用許可(kě)合同提前終止的；"這條規定仍然有效嗎(ma)？如(rú)是，一家外國(guó)公司也有義務通知工(gōng)商嗎(ma)？哪地工(gōng)商？

A：根據現行商标法的規定，僅向商标局提交備案終止合同即可(kě)。

Q：根據《民(mín)法通則》第122條，"因産品質量不合格造成他(tā)人(rén)财産、人(rén)身(shēn)損害的，産品制造者、銷售者應當依法承擔民(mín)事(shì)責任"。

根據《産品質量法》第41條，"因産品存在缺陷造成人(rén)身(shēn)、缺陷産品以外的其他(tā)财産（以下簡稱他(tā)人(rén)财産）損害的，生(shēng)産者應當承擔賠償責任。"

最高人(rén)民(mín)法院關于産品侵權案件(jiàn)的受害人(rén)能否以産品的商标所有人(rén)爲被告提起民(mín)事(shì)訴訟的批複（法釋〔2002〕22号，請(qǐng)見(jiàn)附件(jiàn)）規定："任何将自(zì)己的姓名、名稱、商标或者可(kě)資識别的其他(tā)标識體(tǐ)現在産品上，表示其爲産品制造者的企業或個人(rén)，均屬于《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)民(mín)法通則》第一百二十二條規定的"産品制造者"和《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)産品質量法》規定的"生(shēng)産者""。

請(qǐng)問(wèn)下列兩種理(lǐ)解哪一項準确：

（一）許可(kě)人(rén)的商标體(tǐ)現在産品上，則自(zì)動視爲許可(kě)人(rén)是"産品制造者"、"生(shēng)産者"，使其承擔相(xiàng)應的責任。

（二）許可(kě)人(rén)的商标體(tǐ)現在産品上，隻有商品包裝上提出了他(tā)是生(shēng)産者的情況下，才可(kě)視爲許可(kě)人(rén)是"産品制造者"、"生(shēng)産者"，使其承擔相(xiàng)應的責任。

A：筆者認爲第一種理(lǐ)解較爲準确，即許可(kě)人(rén)的商标體(tǐ)現在産品上，則自(zì)動視爲許可(kě)人(rén)是"産品制造者"、"生(shēng)産者"，應承擔相(xiàng)應的責任。具體(tǐ)分(fēn)析如(rú)下：

1. 許可(kě)人(rén)是真正商标權利人(rén)，被許可(kě)人(rén)經許可(kě)人(rén)授權後方可(kě)将被許可(kě)商标使用在相(xiàng)關商品上，消費者在購(gòu)買産品時通常是基于品牌（即許可(kě)人(rén)商标）在市場所享有的知名度和美譽度來(lái)進行選擇，因此品牌的影(yǐng)響力會直接影(yǐng)響消費者的購(gòu)買行爲；

2. 根據《商标法》的規定，許可(kě)人(rén)應當監督被許可(kě)人(rén)使用其注冊商标的商品質量。無論是出于保護自(zì)身(shēn)權益，還(hái)是其他(tā)因素的考慮，在許可(kě)合同中，許可(kě)人(rén)應當标明許可(kě)人(rén)對被許可(kě)人(rén)使用被許可(kě)商标的商品質量、商标使用形式等問(wèn)題有權進行監督，一旦被許可(kě)人(rén)産品出現質量問(wèn)題，也反映了許可(kě)人(rén)在許可(kě)合同中執行過程中監督力度不到位，因此，應當共同承擔相(xiàng)應責任；

3. 鑒于許可(kě)合同執行中存在的種種風(fēng)險（尤其是商品質量問(wèn)題），我們建議(yì)許可(kě)人(rén)定時、及時對被許可(kě)人(rén)使用商标的情況以及産品質量進行抽查，以降低産品質量出現問(wèn)題所帶來(lái)的不良影(yǐng)響以及财産損失。

Q：根據《商标法》第43條規定，許可(kě)人(rén)應當監督被許可(kě)人(rén)使用其注冊商标的商品質量，那麽1）許可(kě)人(rén)未進行"監督"會有什麽樣的法律後果？2）這條規定意味着如(rú)果産品出現了質量不合格或存在缺陷，許可(kě)人(rén)應當提交證據證明其進行了監督，否則許可(kě)人(rén)會對質量不合格或産品缺陷承擔法律責任? 如(rú)是，向誰承擔責任？3）許可(kě)人(rén)可(kě)如(rú)何證明其監督了被許可(kě)人(rén)的商品質量？

A：

1） 如(rú)上所述，一旦被許可(kě)人(rén)産品出現質量問(wèn)題，而許可(kě)人(rén)又未盡監督責任的前提下，許可(kě)人(rén)承擔的法律責任大(dà)于許可(kě)人(rén)所盡的監督責任。但(dàn)是在監督過程中，不排除被許可(kě)人(rén)故意隐瞞、謊報等情況，這些因素均會影(yǐng)響許可(kě)人(rén)所承擔的法律責任占比；

2）許可(kě)人(rén)可(kě)以提交證據以證明其在産品生(shēng)産過程中履行了監督的責任，但(dàn)是法院是否會全部予以采納還(hái)需視具體(tǐ)情形而定。許可(kě)人(rén)應向原告承擔法律責任；

3）許可(kě)人(rén)可(kě)請(qǐng)專業機(jī)構定期出具專業的産品質量檢測報告，專業機(jī)構所出具的報告在法律意義上可(kě)信度以及可(kě)采納度也會比許可(kě)人(rén)自(zì)行出具的報告要強很多。

無論承擔法律責任風(fēng)險的高低，筆者建議(yì)許可(kě)人(rén)在許可(kě)合同執行過程中嚴格把控産品質量等問(wèn)題，以求将風(fēng)險降至最低。此外，許可(kě)人(rén)作(zuò)爲品牌所有人(rén)，任何可(kě)能對品牌造成嚴重打擊的商業行爲都(dōu)應該極力予以規避，力求塑造企業品牌在市場良好的口碑以及企業的良好形象。

最後，筆者也提醒商标注冊人(rén)在簽訂許可(kě)合同/協議(yì)的過程中千萬不要忽視任何細節，一點一滴的細節問(wèn)題都(dōu)有可(kě)能最終演變爲關乎企業生(shēng)死存亡的大(dà)事(shì)！