作(zuò)者：鄭希元，李海霞

[摘要] 巴黎公約所指的"優先權"是指申請(qǐng)人(rén)在一個締約國(guó)第一次提出申請(qǐng)後，可(kě)以在一定期限内就(jiù)相(xiàng)同主題向其他(tā)締約國(guó)申請(qǐng)保護，其在後申請(qǐng)在某些方面被視爲是在第一次申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)提出的。屬于"相(xiàng)同主題"是發明享受優先權的一般條件(jiàn)，本文通過一個具體(tǐ)實例對于相(xiàng)同主題的判斷在優先權核實中的作(zuò)用進行了研究，旨在進一步了解優先權核實的一般原則。

[關鍵詞] 優先權；相(xiàng)同主題；公知常識；整體(tǐ)

審查指南(nán)[1]第二部分(fēn)第八章(zhāng)中規定了優先權核實的一般原則，其中最重要的是核實"作(zuò)爲要求優先權的基礎的在先申請(qǐng)是否涉及與要求優先權的在後申請(qǐng)相(xiàng)同的主題"，即判斷在後申請(qǐng)中各項權利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件(jiàn)（說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)，不包括摘要）中。爲此，審查員(yuán)應當把在先申請(qǐng)作(zuò)爲一個整體(tǐ)進行分(fēn)析研究，隻要在先申請(qǐng)文件(jiàn)清楚地記載了在後申請(qǐng)權利要求所述的技術(shù)方案，就(jiù)應當認定該在先申請(qǐng)與在後申請(qǐng)涉及相(xiàng)同的主題。

在判斷優先權要求是否成立時，對于在後申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，需要比較的"主題"既不是說(shuō)明書(shū)的整體(tǐ)内容，也不是一項權利要求記載的某個或某些技術(shù)特征，而是在後申請(qǐng)的每一項權利要求所要求保護的技術(shù)方案。換言之，在後申請(qǐng)的一項權利要求既是判斷在後申請(qǐng)的"主題"的最大(dà)單位，也就(jiù)是不能将不同權利要求所要求保護的技術(shù)方案組合起來(lái)，判斷該組合是否能夠享受優先權；也是判斷在後申請(qǐng)的"主題"的最小單位，也就(jiù)是不能再将一項權利要求所要求保護的技術(shù)方案進一步割裂開來(lái)，得(de)出其中某一部分(fēn)技術(shù)特征能夠享受優先權，另一部分(fēn)技術(shù)特征不能享受優先權的結論。此外，在判斷優先權要求是否成立時，并不要求在後申請(qǐng)的某項權利要求所要求保護的技術(shù)方案必須完整地反映在首次申請(qǐng)的某項權利要求中，隻要在先申請(qǐng)作(zuò)爲一個整體(tǐ)披露了在後申請(qǐng)的該權利要求的各個技術(shù)特征即可(kě)[2]。

筆者通過一個實例（駁回決定，發文序号：

2014031700898600）進一步說(shuō)明相(xiàng)同主題的判斷在優先權核實中的作(zuò)用。

在先申請(qǐng)（美國(guó)臨時專利申請(qǐng)US 60/772,588）的說(shuō)明書(shū)第12頁的實施方案1記載了一種通過電感耦合等離(lí)子質譜（ICP-MS）用于細胞組成分(fēn)析的方法，包括步驟（a）提供包括來(lái)自(zì)正常和實體(tǐ)腫瘤組織的液體(tǐ)中的單個顆粒的樣品，所述樣品通過酶解離(lí)和機(jī)械方式或通過來(lái)自(zì)體(tǐ)液的細胞分(fēn)離(lí)獲得(de)；（b）......；（c）......；（d）......；（e）......。

在後申請(qǐng)（申請(qǐng)号：200780005269.7）的權利要求1限定了一種通過電感耦合等離(lí)子質譜用于細胞組成分(fēn)析的方法，包括：（a）提供包括動物、植物、細菌或真菌源的全細胞或細胞顆粒的樣品，所述細胞顆粒選自(zì)由分(fēn)離(lí)的染色體(tǐ)、分(fēn)離(lí)的細胞核、分(fēn)離(lí)的線粒體(tǐ)、分(fēn)離(lí)的葉綠體(tǐ)、以及分(fēn)離(lí)的病毒組成的組；（b）......；（c）......；（d）......；（e）......。

駁回決定認爲權利要求1不能享有優先權的理(lǐ)由爲：（1）在後申請(qǐng)的權利要求1中沒有限定細胞或顆粒的獲得(de)方式是"所述樣品通過酶解離(lí)和機(jī)械方式或通過來(lái)自(zì)體(tǐ)液的細胞分(fēn)離(lí)獲得(de)"；（2）在後申請(qǐng)的權利要求1中限定了"動物、植物、細菌或真菌源的全細胞或細胞顆粒的樣品，所述細胞顆粒選自(zì)由分(fēn)離(lí)的染色體(tǐ)、分(fēn)離(lí)的細胞核、分(fēn)離(lí)的線粒體(tǐ)、分(fēn)離(lí)的葉綠體(tǐ)、以及分(fēn)離(lí)的病毒組成的組"，該特征沒有記載于在先申請(qǐng)中，在先申請(qǐng)記載的是具體(tǐ)的用于細胞組成分(fēn)析的方法，其在具體(tǐ)的實施例中涉及特定的樣品和特定的細胞類型以及其他(tā)具體(tǐ)的實驗條件(jiàn)。因此，在後申請(qǐng)的權利要求請(qǐng)求保護的方法與在先申請(qǐng)的上述記載，是存在實質不同的。

針對駁回決定認爲權利要求1不能享有優先權的理(lǐ)由（1），在"淺談優先權中相(xiàng)同主題的判斷原則"的文章(zhāng)[3]中，該文章(zhāng)的作(zuò)者通過分(fēn)析審查指南(nán)中給出的相(xiàng)同主題的定義，得(de)出了在判斷在後申請(qǐng)是否能夠享有優先權時應當以"直接和毫無疑義地得(de)出"爲判斷原則的結論，即修改不超範圍的判斷原則與優先權中相(xiàng)同主題的判斷原則相(xiàng)同。同時，對于業界現有的幾種用于判斷優先權的方法，作(zuò)者分(fēn)别通過具體(tǐ)的實例證明了這幾種方法與審查指南(nán)中的判斷原則存在一定的差距，并且在某些情況下會導緻錯誤的結論。

實際上，歐洲審查指南(nán)[4]在第F部分(fēn)第6章(zhāng)明确指出了相(xiàng)同主題的判斷原則與修改不超範圍的判斷原則相(xiàng)同："The basic test to determine whether a claim is entitled to the date of a priority document is, as far as the requirement of "the same invention" is concerned (see F-VI, 1.3(iv)), the same as the test for determining whether or not an amendment to an application satisfies the requirement of Art. 123(2)"。

針對本實例，筆者認爲，在後申請(qǐng)的權利要求1中雖然沒有限定在先申請(qǐng)中記載的"所述樣品通過酶解離(lí)和機(jī)械方式或通過來(lái)自(zì)體(tǐ)液的細胞分(fēn)離(lí)獲得(de)"，但(dàn)在後申請(qǐng)的權利要求1的整體(tǐ)技術(shù)方案在在先申請(qǐng)中已有清楚的記載。本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)根據在先申請(qǐng)的整體(tǐ)記載内容能夠直接毫無疑義地得(de)出在後申請(qǐng)的權利要求1的技術(shù)方案。對于申請(qǐng)人(rén)而言，如(rú)果要求在在後申請(qǐng)的權利要求中限定在先申請(qǐng)中記載的所有特征或内容，這顯然是不合适的。盡管在先申請(qǐng)中記載了"所述樣品通過酶解離(lí)和機(jī)械方式或通過來(lái)自(zì)體(tǐ)液的細胞分(fēn)離(lí)獲得(de)"，但(dàn)該特征屬于本領域的公知常識，即使在後申請(qǐng)的權利要求中不限定該特征，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)也能夠直接毫無疑義地确定全細胞或細胞顆粒樣品的獲得(de)方式。因此，在後申請(qǐng)中省卻該公知常識性特征而獲得(de)的技術(shù)方案，應是本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠直接毫無疑義地确定的。

在筆者看(kàn)來(lái)，問(wèn)題的一個關鍵似乎在于：在後申請(qǐng)中缺少的技術(shù)特征是否屬于公知常識。

如(rú)果缺少的該技術(shù)特征"不屬于"公知常識、熟知技術(shù)（例如(rú)，在先申請(qǐng)中記載了用于細胞組成分(fēn)析的方法的細胞是需要通過特殊的方法才能夠獲得(de)的而采用其他(tā)方法無法獲得(de)），那麽在後申請(qǐng)的權利要求的技術(shù)方案中沒有限定該技術(shù)特征将會導緻該技術(shù)方案的保護範圍擴大(dà)，同時"缺少該技術(shù)特征也能實現在先申請(qǐng)的技術(shù)效果"無法從(cóng)在先申請(qǐng)中直接和毫無疑義地得(de)出。因此，在後申請(qǐng)的權利要求不享有優先權。

如(rú)果缺少的該技術(shù)特征"屬于"公知常識、熟知技術(shù)，即使該技術(shù)特征在在後申請(qǐng)中沒有記載，我們也可(kě)以認爲在後申請(qǐng)的技術(shù)方案也通常包括該技術(shù)特征。在本實例中，權利要求1所缺少的技術(shù)特征"所述樣品通過酶解離(lí)和機(jī)械方式或通過來(lái)自(zì)體(tǐ)液的細胞分(fēn)離(lí)獲得(de)"是本領域的公知常識。雖然在後申請(qǐng)的權利要求1中并未限定在先申請(qǐng)中記載的"所述樣品通過酶解離(lí)和機(jī)械方式或通過來(lái)自(zì)體(tǐ)液的細胞分(fēn)離(lí)獲得(de)"，但(dàn)是細胞或顆粒的獲得(de)方式對于本發明請(qǐng)求保護的方法而言不是關鍵的，并且請(qǐng)求保護的分(fēn)析方法不需要基于細胞或顆粒的獲得(de)方式而發生(shēng)改變。因此，即使在後申請(qǐng)未限定此技術(shù)特征，該技術(shù)特征也可(kě)以從(cóng)在先申請(qǐng)中直接和毫無疑義地得(de)出。因此，在後申請(qǐng)的權利要求享有優先權。

針對駁回決定認爲權利要求1不能享有優先權的理(lǐ)由（2），筆者認爲，在判斷優先權要求是否成立時，應當把在先申請(qǐng)作(zuò)爲一個整體(tǐ)進行考慮。即使在叙述方式上并不完全一緻，隻要在先申請(qǐng)作(zuò)爲一個整體(tǐ)已經闡明了在後申請(qǐng)的權利要求所述的技術(shù)方案，則在先申請(qǐng)文件(jiàn)就(jiù)清楚地記載了在後申請(qǐng)權利要求所述的技術(shù)方案，在後申請(qǐng)可(kě)以享有在先申請(qǐng)的優先權。雖然在先申請(qǐng)記載的是具體(tǐ)的用于細胞組成分(fēn)析的方法，其涉及的是多種特定的樣品和特定的細胞類型，但(dàn)是在後申請(qǐng)的權利要求1描述的全細胞在在先申請(qǐng)的權利要求11（所述細胞是動物、植物、細菌或真菌的全細胞）中有明确的記載，而細胞顆粒在在先申請(qǐng)的權利要求12-16和說(shuō)明書(shū)的實施例11-16（所述顆粒是動物、植物、細菌或真菌來(lái)源的全細胞；所述顆粒是分(fēn)離(lí)的染色體(tǐ)；所述顆粒是分(fēn)離(lí)的細胞核；所述顆粒是分(fēn)離(lí)的線粒體(tǐ)；所述顆粒是分(fēn)離(lí)的葉綠體(tǐ)；和所述顆粒是分(fēn)離(lí)的病毒）中有明确的記載。因此，在後申請(qǐng)的權利要求的各個技術(shù)特征記載在在先申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中，在後申請(qǐng)的權利要求可(kě)以享有優先權。

基于上述解釋，申請(qǐng)人(rén)提出了複審請(qǐng)求。複審委發出了複審決定書(shū)（第104808号），其中指出（1）細胞獲得(de)方式爲本領域的常規方法，即使在後申請(qǐng)未限定此特征，其整體(tǐ)技術(shù)方案在在先申請(qǐng)中已有清楚記載；（2）在先申請(qǐng)作(zuò)爲一個整體(tǐ)清楚地記載了在後申請(qǐng)的權利要求1中的技術(shù)特征"動物、植物、細菌..."。因此，複審委撤銷了國(guó)家知識産權局所做出的關于在後申請(qǐng)的權利要求無法享有優先權的駁回決定。"相(xiàng)同主題"的含義是什麽？是否意味着在先申請(qǐng)和在後申請(qǐng)的内部必須完全相(xiàng)同？答案必然是否定的。申請(qǐng)人(rén)在提出在後申請(qǐng)時，應當允許申請(qǐng)人(rén)基于在先申請(qǐng)的記載内容，對技術(shù)方案進行重新整理(lǐ)和撰寫。在後申請(qǐng)中要求保護的技術(shù)方案在語言表述上不同于在先申請(qǐng)的記載内容，這在涉及專利領域，特别是涉及複雜技術(shù)的專利領域是十分(fēn)常見(jiàn)而又合乎情理(lǐ)的。

筆者想要提醒的是，在判斷在後申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是否屬于"相(xiàng)同主題"時，應當将在後申請(qǐng)要求保護的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)的記載内容進行整體(tǐ)上的比較，如(rú)果在後申請(qǐng)要求保護的技術(shù)方案在整體(tǐ)上能夠從(cóng)在先申請(qǐng)的記載内容直接毫無疑義地确定，則應當認爲二者屬于"相(xiàng)同主題"。判斷是否"能夠直接毫無疑義确定"的主體(tǐ)應當是本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)知曉申請(qǐng)日(rì)或者優先權日(rì)之前發明所屬技術(shù)領域所有的普通技術(shù)知識。不能因爲在後申請(qǐng)要求保護的技術(shù)方案中省略了某些公知常識性特征，而認爲在後申請(qǐng)與在先申請(qǐng)屬于不同的主題。

申請(qǐng)人(rén)在遇到類似的審查意見(jiàn)時，即，當審查員(yuán)指出在後申請(qǐng)因爲缺乏在先申請(qǐng)中記載的某個特征而不能享有優先權時，建議(yì)申請(qǐng)人(rén)可(kě)以首先判斷一下該省略的特征是否屬于公知常識，如(rú)果的确如(rú)此，建議(yì)申請(qǐng)人(rén)可(kě)以嘗試提交有關删除的特征屬于公知常識的證據（例如(rú)記載了該特征的教科(kē)書(shū)、工(gōng)具書(shū)（技術(shù)詞典或技術(shù)手冊）等）來(lái)進行争辯。

[參考文獻]

[1] 專利審查指南(nán). 北京：知識産權出版社，2010.1.

[2] 尹新天. 中國(guó)專利法詳解. 北京：知識産權出版社，2011, 287.

[3] 張鑫. 淺談優先權中相(xiàng)同主題的判斷原則[J]. 中華全國(guó)專利代理(lǐ)人(rén)協會年(nián)會知識産權論壇, 2015.

[4] Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2014 edition, http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html