作(zuò)者：王曉婷

代理(lǐ)人(rén)處理(lǐ)案件(jiàn)的過程中，經常會接到客戶這樣的電話(huà)咨詢：上個月提交的案子我又想到一個小的發明點，想要在權利要求書(shū)裡(lǐ)體(tǐ)現；或者，在答複OA過程中，審查員(yuán)認爲獨立權利要求不具有創造性的，而部分(fēn)從(cóng)屬權利要求具有授權前景，我既想盡快(kuài)授權，又不想影(yǐng)響到獨立權利要求的保護範圍，作(zuò)爲一名專利代理(lǐ)人(rén)的你(nǐ)，如(rú)果接到客戶這樣的電話(huà)，請(qǐng)問(wèn)你(nǐ)該如(rú)何回複客戶？

相(xiàng)信大(dà)家不難想到以下這三種處理(lǐ)方式：1）基于在先申請(qǐng)提出分(fēn)案；2）對在先申請(qǐng)進行主動修改；3）要求在先申請(qǐng)的優先權，遞交一份新的申請(qǐng)。以下簡單列出以上三種處理(lǐ)方式的區分(fēn)。

對于上述三種處理(lǐ)方式小編想提醒一下各位實際處理(lǐ)過程中需要留意的問(wèn)題：

一、主動修改

主動修改的提出必須滿足兩個條件(jiàn)，（1）修改時機(jī)：提出實質審查的同時，或者收到實質審查通知書(shū)的三個月之内；（2）修改要求：不能超出原申請(qǐng)文件(jiàn)所記載的範圍。

TIP1：雖然在審查指南(nán)中規定，無論修改的内容是否超出原申請(qǐng)文件(jiàn)所記載的範圍，均應當以申請(qǐng)人(rén)提交的經過該主動修改的申請(qǐng)文件(jiàn)作(zuò)爲審查文本，但(dàn)這不是說(shuō)主動修改就(jiù)可(kě)以超出原申請(qǐng)文件(jiàn)所記載的範圍，此處僅是對審查文本的規定，與修改是否超範圍無關，在後續的實質審查階段，審查員(yuán)會首先審查申請(qǐng)人(rén)所做出的主動修改是否超出原申請(qǐng)文件(jiàn)所記載的範圍。

TIP2：除了對權利要求書(shū)的修改之外，在主動修改的處理(lǐ)過程中，也是可(kě)以對說(shuō)明書(shū)進行修改的，但(dàn)對說(shuō)明書(shū)的修改一般主要限于非實質性部分(fēn)，例如(rú)，發明名稱、背景技術(shù)、發明所述的技術(shù)領域、附圖說(shuō)明和摘要。

二、要求優先權重新遞交

如(rú)果客戶要求增加的内容就(jiù)是原申請(qǐng)文件(jiàn)中沒有記載的，且當前日(rì)期滿足在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)起的12個月内，就(jiù)可(kě)以要求在先申請(qǐng)的優先權，重新遞交一件(jiàn)新的專利申請(qǐng)。

TIP1：12個月的時限一般是沒有2個月的恢複日(rì)期的，雖然在PCT申請(qǐng)中，可(kě)以有兩個月的恢複期，但(dàn)對于這兩個月的恢複權利，目前隻有美國(guó)是認可(kě)，其他(tā)國(guó)家都(dōu)不認可(kě)。

TIP2：以下情形之一的案件(jiàn)，不能作(zuò)爲要求本國(guó)優先權的基礎：（1）已經要求外國(guó)優先權或者本國(guó)優先權的；（2）已經被授予專利權的；（3）本身(shēn)是分(fēn)案申請(qǐng)的,不能作(zuò)爲要求本國(guó)優先權的基礎。

TIP3：如(rú)果在後申請(qǐng)要求在先申請(qǐng)的優先權，例如(rú)，在後申請(qǐng)B要求在先申請(qǐng)A的優先權，那麽在後申請(qǐng)B僅能要求在先申請(qǐng)A中已經記載的技術(shù)方案的優先權。

那麽對于本文開頭出現的第一個問(wèn)題，如(rú)果當前時間符合自(zì)申請(qǐng)日(rì)起12個月内的條件(jiàn)，可(kě)以将客戶新想到的發明點概括成權利要求，寫入在先申請(qǐng)的權利要求書(shū)中，并要求在先申請(qǐng)的優先權，重新遞交一個新申請(qǐng)。

需要說(shuō)明的是，該部分(fēn)内容所提及的優先權，如(rú)無特殊說(shuō)明，主要指的是本國(guó)優先權。

三、分(fēn)案申請(qǐng)

分(fēn)案申請(qǐng)的提出一般涉及到兩種情況：（1）被動分(fēn)案：審查員(yuán)在實質審查過程中指出申請(qǐng)文件(jiàn)存在單一性問(wèn)題；（2）主動分(fēn)案：不是基于單一性缺陷提出的分(fēn)案，例如(rú)，由于申請(qǐng)人(rén)想要保護的點沒有布局在權利要求書(shū)中，僅僅在說(shuō)明書(shū)中有所體(tǐ)現，申請(qǐng)人(rén)想要提出分(fēn)案申請(qǐng)。

TIP1:審查期間視爲撤回的申請(qǐng)，需要在辦理(lǐ)恢複權利手續之後才能提出分(fēn)案申請(qǐng)；

TIP2:被駁回的申請(qǐng)，自(zì)申請(qǐng)人(rén)收到駁回決定的三個月内，不論申請(qǐng)人(rén)是否提出複審請(qǐng)求，均可(kě)以提出分(fēn)案申請(qǐng)；複審及後續的行政訴訟期間，申請(qǐng)人(rén)同樣可(kě)以提出分(fēn)案申請(qǐng)。

TIP3:分(fēn)案申請(qǐng)的發明人(rén)應當是原申請(qǐng)的發明人(rén)或者是其中的部分(fēn)成員(yuán)；

TIP4：分(fēn)案中，新的權利要求不能是說(shuō)明書(shū)概括出的技術(shù)方案，即使權利要求書(shū)的每個技術(shù)特征在說(shuō)明書(shū)中都(dōu)能夠得(de)到支持，但(dàn)是如(rú)果其整體(tǐ)技術(shù)方案沒有在說(shuō)明書(shū)中得(de)到公開，那麽對于本文開頭提到的第三種情況，可(kě)以将具有授權前景的從(cóng)屬權利加入到獨立權利要求中，以盡快(kuài)獲得(de)授權；另外，在基于删除的獨立權利要求可(kě)以另提一件(jiàn)分(fēn)案申請(qǐng)。

下面是上述三種處理(lǐ)方式，判斷流程，以供參考：

以上三種處理(lǐ)方式就(jiù)是對于申請(qǐng)文件(jiàn)在提交後可(kě)吃(chī)的幾種後悔藥，每種藥适應的案件(jiàn)不同，希望各位能夠"對症下藥"！