作(zuò)者:
Frederick Mostert，牛津大(dà)學知識産權研究中心研究員(yuán)，曾任INTA主席
吳瓊，菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司合夥人(rén)
李佳星，清華大(dà)學法學院研究生(shēng)
2016年(nián)11月

由于惡意搶注商标是一個國(guó)際性的問(wèn)題，本文旨在通過對比中國(guó)和其他(tā)國(guó)家（例如(rú)：美國(guó)、英國(guó)、日(rì)本）在處理(lǐ)惡意搶注商标方面适用的法律依據、程序特點、審查标準、具有代表性的案例以及其他(tā)實踐問(wèn)題，分(fēn)析區别點及背後的法理(lǐ)原因，在現有法律框架下對審查标準和舉證責任提出一些參考建議(yì)。

一、"惡意"的含義

善意（英文good faith，拉丁文bona fides）與惡意（英文bad faith，拉丁文mala fides）是哲學與法律中非常重要的概念。法律領域最早引入"惡意"及類似概念的是古羅馬《十二銅表法》，其中規定，"凡以不誠實的方法取得(de)物的占有的，由長官委任仲裁員(yuán)三人(rén)處理(lǐ)之，如(rú)占有人(rén)敗訴，應返還(hái)所得(de)孽息的雙倍"，不僅在立法中對"惡意占有"的行爲予以了特别注意，還(hái)規定了相(xiàng)應的懲罰性賠償。

根據Black’s法律詞典（第十版），"bad faith"的含義是：Dishonesty of belief, purpose, or motive（即"理(lǐ)念、目的和動機(jī)的不誠信"）。由此可(kě)見(jiàn)"惡意"屬于一種主觀心理(lǐ)意圖，該意圖具有不誠信的動機(jī)。

在惡意搶注商标的情形中，搶注人(rén)的"惡意"主要體(tǐ)現在企圖利用商标注冊制度占有他(tā)人(rén)已經具有一定商譽的商标，從(cóng)而花很小的注冊成本竊取他(tā)人(rén)商譽的價值。

有人(rén)将惡意搶注商标看(kàn)作(zuò)是一種"投資"，因爲搶注人(rén)的投資額（注冊申請(qǐng)費）和賣出價（賣給品牌所有人(rén)或其它希望搭便車的經營者）間存在差額，類似于一般投資行爲中的投資回報。但(dàn)事(shì)實上，這一差額之所以存在，正是因爲該商标承載的品牌所有人(rén)商譽的價值，而該商譽價值（無論大(dà)小）都(dōu)應當歸屬于品牌所有人(rén)，搶注人(rén)意圖借此不當獲利無疑是違背商業道德和法律基本原則的。

二、打擊惡意搶注商标的必要性

在對于商标惡意搶注的討(tǎo)論中，并非所有人(rén)都(dōu)持反對的态度，譬如(rú)有一種觀點就(jiù)認爲：不論善意或惡意，搶注商标是對商标注冊制度的"合理(lǐ)"應用，先注先得(de)，在後申請(qǐng)者即使先行使用，也理(lǐ)應爲自(zì)己未及時申請(qǐng)法律保護的行爲付出代價。

在微觀上，商标使用者盡快(kuài)申請(qǐng)商标注冊自(zì)然是基于現有法律體(tǐ)系和審查标準獲得(de)最大(dà)權益的合理(lǐ)策略，但(dàn)是從(cóng)法律制度設計(jì)和法理(lǐ)層面，究竟是否應該打擊制約惡意搶注商标，對社會公衆應該如(rú)何導向？本文将從(cóng)立法精神、市場秩序和商業道德的角度簡要論述。

（一）立法精神角度

從(cóng)世界各國(guó)商标法的立法目的來(lái)看(kàn)，對商标保護的本質是對經營者商譽的保護，之所以設立商标注冊制度，一方面是爲了實現商标保護的目的而提供證明權屬的方便，另一方面是爲了給社會公衆判斷商品來(lái)源及其他(tā)經營者評估侵權風(fēng)險提供查詢的方便。

舉一個極端的例子，如(rú)果某個國(guó)家完全不存在商标注冊制度，市場上經營者在使用商标時産生(shēng)糾紛時，法院依據雙方實際使用商标的時間、地域、程度等事(shì)實，理(lǐ)論上也是有可(kě)能判斷究竟誰侵犯了誰的商譽，但(dàn)是有兩個難點，一是如(rú)何證明誰擁有商譽（或更早的商譽）；二是善意的經營者如(rú)何知道使用某個商标是否會侵犯他(tā)人(rén)權利（期待每個經營者都(dōu)耗費大(dà)量時間金錢進行市場調查是不現實也不合理(lǐ)的）。

因此産生(shēng)的商标注冊制度目标在于解決以上兩個難點，一者，可(kě)以根據商标申請(qǐng)日(rì)和申請(qǐng)狀态推斷誰擁有商譽（或更早的商譽）；二者，善意的經營者可(kě)以查詢已注冊的相(xiàng)同近似商标，從(cóng)而避免商标侵權。

但(dàn)是實際上，這兩個目的并未達到理(lǐ)想效果。一方面，由于申請(qǐng)與使用的脫節、提交申請(qǐng)與申請(qǐng)公告之間的時間差，商标申請(qǐng)日(rì)和申請(qǐng)狀态不完全具有推斷商譽狀态和先後順序的作(zuò)用；另一方面，經營者查詢到的已注冊商标未必是真正商譽所有人(rén)注冊的，而未查詢到的也可(kě)能存在未注冊馳名商标。而且兩個瑕疵的嚴重程度和申請(qǐng)中對使用的要求程度成反比，對商标使用的要求越低，上述兩個瑕疵越嚴重，也越偏離(lí)商标保護的本質--商标的來(lái)源識别作(zuò)用，而導緻的後果之一就(jiù)是在某些情形下，商标注冊證甚至變得(de)比經營者實際商譽更具有法律效力和價值，惡意搶注人(rén)甚至可(kě)以憑借商标注冊證起訴真正品牌經營者侵權并索取巨額賠償。這正是惡意搶注行爲的根本推動力。

因此，惡意搶注商标的現象如(rú)被容忍接受，則在一定程度上反映了特定法律體(tǐ)系和制度設計(jì)的導向偏差，違背商标保護的根本目的。

（二）市場秩序角度

在一個健康有序的市場中，經營者通過提供質量穩定的産品或服務逐步在其商标上積累商譽，并通過廣告宣傳等市場活動推廣其商标，從(cóng)而實現商業發展。消費者借由商标識别商品或服務來(lái)源，而商标背後的經營者則技術(shù)、價格、效率、管理(lǐ)等企業競争力的提升吸引消費者，進而推動市場的健康繁榮發展。這才是法律制度設計(jì)的目标。

而惡意搶注人(rén)不僅将凝聚其他(tā)經營者商譽的商标搶先申請(qǐng)注冊、竊取他(tā)人(rén)商譽，還(hái)進一步利用商标法賦予注冊人(rén)的排他(tā)權打壓在先使用者的正常商業活動，形成病态競争。不僅使在先使用者的權益受損，同時也破壞了消費者通過商标識别商品來(lái)源的認知規律，如(rú)果得(de)不到有效遏制，終将對市場上的其他(tā)經營者産生(shēng)"較之提升産品、服務的質量，商标搶注可(kě)以用更小的成本和更短(duǎn)的時間赢得(de)市場競争"的負面示範效應。

（三）商業道德角度

商業道德屬于一種意識形态，市場中經營者普遍的商業道德文明水平将影(yǐng)響市場機(jī)制整體(tǐ)運行的效果。國(guó)家通過司法、行政等手段在市場中糾正不良的商業行爲，樹(shù)立商業道德的典範，營造良好的商業道德風(fēng)氣。

反言之，如(rú)果某個制度導緻的結果是普遍縱容甚至鼓勵了某種違反商業道德的行爲，使違反商業道德的人(rén)擁有了比其他(tā)遵守道德的人(rén)更多的資源和權利，獲得(de)更有力的競争地位，則即便該制度具備内在邏輯性，也應該重新審視該制度在當前發展階段是否應當進行調整或補充。

雖然不是所有違背商業道德的行爲都(dōu)屬于法律規範的對象，但(dàn)惡意搶注行爲如(rú)若得(de)不到有效規制，勢必颠覆傳統誠信經營的商業道德體(tǐ)系，使經營者對通過誠實勞動獲取和積累商譽、獲取利潤喪失信心，轉而寄希望于商業投機(jī)，對市場機(jī)制産生(shēng)根本性破壞。正如(rú)前所述，商标惡意搶注損害了他(tā)人(rén)的合法權益，影(yǐng)響了市場秩序，就(jiù)應當受到法律的約束甚至制裁。

三、各國(guó)法律實踐對比

（一）中國(guó)

根據我國(guó)《商标法》、其他(tā)相(xiàng)關法律法規和一些有影(yǐng)響力的案件(jiàn)中體(tǐ)現的審查标準，與"惡意搶注"（假設引證商标在中國(guó)任何類别都(dōu)沒有在先申請(qǐng)）相(xiàng)關的法條及适用情況如(rú)下。

（爲了更清晰地展現不同法條适用的範圍，下表從(cóng)被異議(yì)/無效商标的指定商品/服務與引證商标實際使用的商品/服務是否相(xiàng)同/類似、引證商标在國(guó)内外的使用及知名度情況兩個維度進行分(fēn)解對比）

結合上表和實踐，可(kě)以總結出以下幾點:

1）現有法律對于"惡意"是否可(kě)以單獨作(zuò)爲異議(yì)無效的法律依據尚不明确。商标局、商評委和法院對第7、10.1.7和44條在适用範圍和審查标準不統一。

2）目前很多涉及惡意搶注的案件(jiàn)，除非引證标在中國(guó)馳名或者異議(yì)人(rén)/撤銷人(rén)與搶注人(rén)有商業往來(lái)關系，否則很難阻止惡意搶注的商标獲準注冊。異議(yì)人(rén)/撤銷人(rén)舉證責任過重。

3）現有法律框架下與"惡意搶注"最貼近的是第44條。因爲第44條"已經注冊的商标，違反本法第十條、第十一條、第十二條規定的，或者是以欺騙手段或者其他(tā)不正當手段取得(de)注冊的，由商标局宣告該注冊商标無效；其他(tā)單位或者個人(rén)可(kě)以請(qǐng)求商标評審委員(yuán)會宣告該注冊商标無效"中的"以欺騙手段或者其他(tā)不正當手段"可(kě)以被解釋爲包含常見(jiàn)的惡意搶注情形，且該條的适用要件(jiàn)不要求商品/服務類似或引證商标在先使用甚至馳名。

【Facebook案例】

2016年(nián)北京市高級人(rén)民(mín)法院對劉紅(hóng)群與菲絲博克公司商标異議(yì)複審行政糾紛上訴案作(zuò)出判決，認定劉紅(hóng)群在第32類"果汁飲料（飲料）、冰（飲料）、蔬菜汁（飲料）"等商品上申請(qǐng)的第9081730号"face book"商标（被異議(yì)商标）不應予以核準。

該案判決書(shū)中對老商标法第41條（即新法44條）的适用範圍進行的說(shuō)明頗有亮點（以下引自(zì)判決書(shū)原文）：

"該項規定的立法精神在于貫徹公序良俗原則，維護良好的商标注冊、管理(lǐ)秩序，營造良好的商标市場環境。根據該項規定的文義，其隻能适用于已注冊商标的撤銷程序，而不适用于商标申請(qǐng)審查及核準程序。但(dàn)是，對于在商标申請(qǐng)審查及核準程序中發現的以欺騙手段或者其他(tā)不正當手段申請(qǐng)商标注冊的行爲，若不予制止，等到商标注冊程序完成後再啓動撤銷程序予以規制，顯然不利于及時制止前述不正當注冊行爲。因此，前述立法精神應當貫穿于商标申請(qǐng)審查、核準及撤銷程序的始終。商标局、商标評審委員(yuán)會及法院在商标申請(qǐng)審查、核準及相(xiàng)應訴訟程序中，若發現商标注冊申請(qǐng)人(rén)是以欺騙手段或者其他(tā)不正當手段申請(qǐng)注冊商标的，可(kě)以參照(zhào)前述規定，制止不正當的商标申請(qǐng)注冊行爲。當然，此種情形隻應适用于無其他(tā)法律規定可(kě)用于規制前述不正當商标注冊行爲的情形。"

"本案中，劉紅(hóng)群在多個商品類别上申請(qǐng)注冊了"facebook"商标，還(hái)在第29類商品上注冊過"黑(hēi)人(rén)"、"壹加壹"等商标。劉紅(hóng)群的前述系列商标注冊行爲具有明顯的複制、抄襲他(tā)人(rén)高知名度商标的故意，擾亂了正常的商标注冊管理(lǐ)秩序，有損于公平競争的市場秩序，違反了公序良俗原則。同時，中國(guó)采取商标注冊制度，按照(zhào)先申請(qǐng)原則對商标是否準予注冊予以審查，但(dàn)是商标本身(shēn)的價值應當是區分(fēn)商品及服務來(lái)源的标志，商标的注冊應當是以具有使用的意圖爲前提，從(cóng)而才能發揮商标的本身(shēn)價值。若申請(qǐng)人(rén)以囤積商标進而通過轉讓等方式牟取商業利益爲目的，大(dà)量申請(qǐng)注冊他(tā)人(rén)具有較高知名度的商标，顯然違背了商标的内在價值，亦将影(yǐng)響商标的正常注冊秩序，甚至有礙于商品經濟中誠實守信的經營者進行正常經營，故該種旨在大(dà)量搶注、擾亂正常的商标注冊管理(lǐ)秩序的行爲應當予以制止。參照(zhào)商标法第四十一條第一款關于禁止以欺騙手段或者其他(tā)不正當手段取得(de)商标注冊的立法精抻，本案被異議(yì)商标的申請(qǐng)注冊不應予以核準。"

Facebook案的最終結果是保護了在中國(guó)既無注冊也無使用但(dàn)在國(guó)外馳名的商标，但(dàn)是認定惡意所依據的事(shì)實是劉紅(hóng)群本人(rén)還(hái)注冊過其他(tā)商标（"黑(hēi)人(rén)"、"壹加壹"等）。那麽如(rú)果其僅僅搶注了"facebook"這一枚商标，或者以他(tā)人(rén)的名義搶注不同商标，是否就(jiù)無從(cóng)适用第44條了？在釋義上似乎是如(rú)此。學界和實務界大(dà)多主張多接受本條所述的"其他(tā)不正當手段"是"非以使用爲目的的大(dà)量或者多次注冊商标的行爲"，在判斷中參考注冊商标的數量、來(lái)源及商标注冊後的行爲等，但(dàn)嚴格的适用條件(jiàn)也局限了該條的适用範圍，給惡意搶注人(rén)留下了規避餘地。

近年(nián)來(lái)，惡意搶注的情形愈加嚴重，根據國(guó)家工(gōng)商總局2014年(nián)的通報，2013年(nián)我國(guó)商标惡意搶注案件(jiàn)共1826件(jiàn),同比增長127.4%，其中在關聯商品或服務上搶注他(tā)人(rén)具有一定知名度商标行爲的案件(jiàn)占40%（這僅僅包括最終被裁定構成惡意搶注的，其他(tā)由于"證據不充分(fēn)"未被支持的案子顯然更多）。媒體(tǐ)屢屢曝光(guāng)國(guó)外著名商标在國(guó)内遭搶注，最終不得(de)不花重金買回自(zì)己的商标，使得(de)國(guó)際社會對我國(guó)知識産權保護的批評頗多。筆者認爲，這一社會現象背後原因包括：

-惡意搶注人(rén)成本降低：商标注冊申請(qǐng)成本低廉，即便被提異議(yì)或無效了也不用答辯，商标異議(yì)裁定後異議(yì)人(rén)無權提交異議(yì)複審；

-惡意搶注人(rén)勝訴率高：雖然很多商标顯而易見(jiàn)屬于惡意搶注，但(dàn)是由于品牌所有人(rén)作(zuò)爲異議(yì)人(rén)或撤銷人(rén)舉證責任過重或舉證困難，經常被裁定"證據不足"；

-惡意搶注商标售價高：由于衆多案件(jiàn)的結果有利于惡意搶注人(rén)，惡意搶注人(rén)愈發有恃無恐，要求品牌所有人(rén)徹底放(fàng)棄市場或支付巨額的商标許可(kě)或轉讓費用。

無怪乎，惡意搶注商标被當作(zuò)一門(mén)低成本、低風(fēng)險、高回報的"好買賣"，使得(de)更多人(rén)加入到搶注商标的隊伍中。更需重視的是，正是由于這種行爲在法律上未得(de)到有效阻止，一般公衆對該行爲的評價也越愈發模糊，甚至誤認爲這是合法合理(lǐ)的商業活動。

（二）美國(guó)

根據美國(guó)《商标法案》即Lanham (Trademark) Act及其它相(xiàng)關法律法規，阻止惡意搶注商标主要通過以下制度：

1）商标注冊以"善意使用/善意使用意圖"爲前提和基礎
申請(qǐng)人(rén)在向USPTO提交商标申請(qǐng)時，可(kě)以選擇以下三種基礎：實際使用、意圖使用、外國(guó)注冊。三種基礎都(dōu)需要申請(qǐng)人(rén)在商标注冊前在美國(guó)有實際使用或意圖使用。意圖使用聲明書(shū)中，申請(qǐng)人(rén)需要承諾：

（1）申請(qǐng)人(rén)有善意的意圖于商業中在指定商品上使用該商标；

（2）申請(qǐng)人(rén)相(xiàng)信其有權利于商業中在指定商品上使用該商标；

（3）據申請(qǐng)人(rén)所知，沒有其他(tā)個人(rén)、公司、組織或法律實體(tǐ)有權利于商業中在指定商品上使用與該商标相(xiàng)同或近似的商标。

申請(qǐng)人(rén)一旦簽署該聲明，如(rú)果與事(shì)實不符，則構成僞證罪，其法律後果包括：商标可(kě)能被無效，申請(qǐng)人(rén)可(kě)能被罰款甚至坐(zuò)牢。

在"AERONAUTICA MILITARE"商标異議(yì)案（Opp. No.91197328）中，異議(yì)人(rén)Cristiano Di Thiene S.p.A.主張存在混淆可(kě)能性，并且申請(qǐng)人(rén)缺乏使用意圖。法院認爲，異議(yì)人(rén)僅在歐洲在先使用，但(dàn)是并未在美國(guó)使用，所以關于混淆可(kě)能性的主張并未得(de)到支持；但(dàn)申請(qǐng)人(rén)未提供有力證據證明其使用意圖，因此該商标被判定"缺乏必要的善意使用意圖"，予以駁回。

2）将惡意作(zuò)爲判斷混淆可(kě)能性和淡化的考慮因素
在"L’OREAL PARIS"商标異議(yì)案（102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012)）中，異議(yì)人(rén)L’Oreal S.A.的引證商标"L’OREAL"和"L’OREAL PARIS"是注冊在化妝品等商品上的，被異議(yì)商标"L’OREAL PARIS"的指定商品是蘆荟飲料。TTAB考慮到申請(qǐng)人(rén)Robert Victor Marcon曾多次基于"意圖使用（intent-to-use）"申請(qǐng)注冊與他(tā)人(rén)馳名商标相(xiàng)同近似的商标，很難構成巧合，且申請(qǐng)人(rén)沒有提交證明其有使用該商标的意圖和能力的證據，缺乏善意的使用意圖，判定該申請(qǐng)存在惡意，并認爲存在混淆可(kě)能性。

3）不道德或欺騙性的商标不予注冊

根據美國(guó)《商标法案》第2(a)條（U.S.C.第15章(zhāng)第1052條），以下情形的商标應予以駁回：商标包含不道德、欺騙性或诽謗性的信息；或者貶低、誤導與在世或已去(qù)世自(zì)然人(rén)、機(jī)構、信仰有關聯，或使其受到蔑視或名譽受損；或者是地理(lǐ)标志，當用于葡萄酒或烈酒時，表示的地域不同于産品來(lái)源地且申請(qǐng)人(rén)在葡萄酒或烈酒上首次使用該商标是在WTO在美國(guó)生(shēng)效一年(nián)之後。

根據美國(guó)《商标法案》第14(3)條，撤銷商标注冊的情形包括：用欺騙性或者違反第本章(zhāng)第1054條、第1052條(a)、(b)或(c)獲得(de)的商标注冊。

在Person’s Co. Ltd訴Christman案件(jiàn)中，聯邦巡回法院判決中指出：美國(guó)商标注冊人(rén)在先知曉日(rì)本公司在日(rì)本的商标使用并将該商标在美國(guó)申請(qǐng)，而該日(rì)本公司的商标在美國(guó)沒有使用也沒有知名度，則該美國(guó)商标注冊人(rén)不構成惡意，因此維持該商标注冊。但(dàn)是該判決在美國(guó)遭到衆多批判。James Carney法官指出Person’s案件(jiàn)的結果沒有考慮現代國(guó)際市場的多元化，仍局限在以國(guó)家邊境定義地域性市場的時代。支持這類搶注國(guó)外知名品牌的行爲是與公共利益（建立公開、公平、有效的市場競争）相(xiàng)違背的。Carney法官認爲搶注人(rén)知曉他(tā)人(rén)商标在先在國(guó)外的使用可(kě)以作(zuò)爲惡意的事(shì)實駁回其搶注商标。該觀點也在Pan American Convention第七條中予以體(tǐ)現。

總的來(lái)說(shuō)，對于不準備實際使用僅僅爲了囤積商标的惡意搶注人(rén)來(lái)說(shuō)，在美國(guó)惡意搶注商标的難度大(dà)、風(fēng)險和成本高。

（三）英國(guó)

根據英國(guó)《商标法》及其它相(xiàng)關法律法規，阻止惡意搶注商标主要通過以下制度：

1）商标注冊以"善意使用/善意使用意圖"爲前提和基礎
英國(guó)《商标法》第三十二條 注冊申請(qǐng)：（3）申請(qǐng)須聲明該商标由申請(qǐng)人(rén)或經申請(qǐng)人(rén)同意正在使用于有關的商品或服務上，或該申請(qǐng)人(rén)有善意使用該商标的意圖。

在實踐層面，在英國(guó)申請(qǐng)商标注冊對使用證據的要求雖然不及美國(guó)高，但(dàn)是注冊申請(qǐng)同樣也是以"善意使用/善意使用意圖"爲基礎的。

2）"惡意"作(zuò)爲商标駁回的絕對理(lǐ)由。

英國(guó)《商标法》第三條 不予注冊的絕對理(lǐ)由

（3）下列商标不得(de)注冊：
（a）不符合公衆政策，或有違于道德準則，或
（b）具有欺騙性（比如(rú)商品或服務的性質、質量或産地）
（6）出于惡意提出申請(qǐng)的、或商标申請(qǐng)達到惡意程度的商标不得(de)注冊。

可(kě)見(jiàn)，英國(guó)直接在法律中明确了"惡意"作(zuò)爲絕對理(lǐ)由駁回的獨立基礎，無需存在其它條件(jiàn)（例如(rú)：混淆或誤導、馳名等），隻要能夠證明"惡意"，就(jiù)足以駁回商标申請(qǐng)。當然，證明"惡意"本身(shēn)也不是一件(jiàn)容易的事(shì)情，需要結合衆多客觀事(shì)實綜合判斷，但(dàn)是最終落腳點還(hái)是在"惡意"這一個焦點問(wèn)題上。

在DEMON ALE商标異議(yì)上訴案（申請(qǐng)号：2115233）的判決中，Geoffrey Hobbs法官指出：本案根據法案第三(6)條的異議(yì)是關于申請(qǐng)人(rén)違反了法定的要求。法案第三十二條（3）要求申請(qǐng)人(rén)真實地聲明其有善意的意圖将"DEMON ALE"作(zuò)爲商标使用（本人(rén)使用或授權他(tā)人(rén)使用）在啤酒上。其注冊申請(qǐng)包含了具有該效力的聲明。但(dàn)是，他(tā)并沒有此意圖也無法真實地主張其曾有此意圖。在我看(kàn)來(lái)，這就(jiù)足以根據第三(6)條駁回被異議(yì)商标的注冊申請(qǐng)了。

此外，一些案例中體(tǐ)現的原則是即便當事(shì)人(rén)沒有主張"惡意"，法官也可(kě)以依職權判定涉案商标存在惡意（或欺詐）并據此駁回或撤銷該商标。例如(rú)：Harman法官在Midland Counties Dairies Ltd訴Midland Dairies Ltd.案件(jiàn)判決中提到：在本案中，當事(shì)人(rén)并未在訴求中主張欺詐的存在，原告的主要證人(rén)也并無任何将（注冊行爲）歸咎于不誠實的意圖......這種情況下，我本應當将這方面的考慮全部排除在外。但(dàn)我認爲，法庭的裁決不應當被訴訟的形式或代表原告的免除（認定爲惡意的）聲明所限制，不能因此就(jiù)對實際存在的欺詐視而不見(jiàn)。誠然，欺詐并非是仿冒侵權的必要條件(jiàn)，但(dàn)其是一個非常重要的要素，因爲法庭如(rú)果認爲被告是在企圖竊取原告商譽的不誠實動機(jī)的驅使下使用被訴（商标）樣式，也将敏銳地認識到他(tā)的惡意企圖不會落空。

（四）日(rì)本

根據日(rì)本《商标法》及其它相(xiàng)關法律法規，阻止惡意搶注商标主要通過以下制度：

1）商标注冊以"善意使用/善意使用意圖"爲前提和基礎。
日(rì)本《商标法》第三條（1）任何即将使用到與申請(qǐng)人(rén)商業相(xiàng)關的商品或服務上的商标都(dōu)是可(kě)以申請(qǐng)注冊的。

該條被視爲确立了商标申請(qǐng)需要基于使用意圖。

2）駁回條款涵蓋惡意情形。

日(rì)本《商标法》第四條 （1）以下情形的商标不予注冊：
（vii）容易損害社會秩序的；
（viii）包含他(tā)人(rén)肖像，或者他(tā)人(rén)名字、知名化名、職業名稱或筆名，或者上述的知名縮寫（除非本人(rén)同意該商标注冊）；
（x）與他(tā)人(rén)在消費者中馳名的商标相(xiàng)同或近似，申請(qǐng)商标指定的與其商業相(xiàng)關的商品或服務與該他(tā)人(rén)使用的商品或服務相(xiàng)同或類似；
（xv）容易導緻與他(tā)人(rén)商業相(xiàng)關的産品或服務混淆（除上述（x）至（xiv）中包含的情形以外的）；
（xix）與他(tā)人(rén)在日(rì)本或國(guó)外消費者中馳名的商标相(xiàng)同或近似，如(rú)果該商标是用于不正當目的（指爲了獲取不正當的利益、對他(tā)人(rén)造成損害、或者其他(tā)不正當的目的，以下也适用此解釋）（除上述條款中包含的情形以外的）。

雖然上述駁回條款中沒有直接提到"惡意"，但(dàn)是通過"容易損害社會秩序"、"混淆"、"馳名"等表述一定程度涵蓋了惡意搶注的情形。

尤其值得(de)注意的是：日(rì)本不僅保護在日(rì)本境内馳名的商标，也對國(guó)外馳名但(dàn)是在日(rì)本不馳名的商标予以馳名商标保護，這在很大(dà)程度上有效打擊了惡意搶注，因爲許多情形下惡意搶注的對象都(dōu)是那些尚未進入本國(guó)市場但(dàn)是在國(guó)外已經有較高知名度的外國(guó)品牌。

在"Office2000"商标異議(yì)案件(jiàn)中，美國(guó)微軟公司于1998年(nián)6月在美國(guó)發布了即将推出的"Office2000"軟件(jiàn)的新聞，并于1998年(nián)11月在日(rì)本召開發布會。日(rì)本一家從(cóng)事(shì)電腦軟件(jiàn)開發的公司于1998年(nián)12月在日(rì)本申請(qǐng)了"iOffice2000"商标（指定商品：電子機(jī)器和設備等）。東京高等法院判決認定該商标申請(qǐng)人(rén)在申請(qǐng)日(rì)之前明知微軟公司的"Office2000"商标，且微軟公司的"Office2000"商标是馳名商标（雖然在被異議(yì)商标申請(qǐng)日(rì)之前的使用時間很短(duǎn)，在日(rì)本僅有一個月的使用），因此該商标申請(qǐng)屬于日(rì)本《商标法》第四條（1）（xix）的情形，不予注冊。

程序方面，日(rì)本商标申請(qǐng)審查過程中，日(rì)本商标局可(kě)以主動駁回惡意商标申請(qǐng)，不予公告。

四、思考與建議(yì)

1）将"惡意"作(zuò)爲可(kě)以駁回、異議(yì)或撤銷商标的獨立基礎
既然從(cóng)法理(lǐ)上可(kě)以确定"惡意"申請(qǐng)商标是違背商标保護的基本精神的，對公權和私權都(dōu)有諸多弊端，應當把"惡意"作(zuò)爲禁止注冊和使用的絕對理(lǐ)由情形之一，如(rú)此較之其他(tā)表述方式（例如(rú)"不正當手段"、"不良影(yǐng)響"、"誠實信用原則"、"容易損害社會秩序"等）能更準确完整地表達出本質，也更容易落地執行，且适用該依據的構成要件(jiàn)也更加清晰（即申請(qǐng)人(rén)在申請(qǐng)商标時具有惡意），不必受限于其他(tā)因素的制約，避免惡意搶注人(rén)輕易規避現行法律。至于如(rú)何證明惡意，可(kě)以在司法解釋中給出進一步解釋，并通過判例逐步總結完善相(xiàng)關标準。

2）在本國(guó)無注冊也無使用但(dàn)在國(guó)外馳名的商标，如(rú)果被惡意搶注，是否應當予以阻止？

我國(guó)《商标法》第32條規定，"申請(qǐng)商标注冊......不得(de)以不正當手段搶先注冊他(tā)人(rén)已經使用并有一定影(yǐng)響的商标。"但(dàn)最高院《關于審理(lǐ)商标授權确權行政案件(jiàn)若幹問(wèn)題的意見(jiàn)》對于"使用"的概念做出了必須爲"在中國(guó)境内實際使用"的限制性規定，從(cóng)而使此類商标即使遭到搶注，也無法在我國(guó)尋求救濟。

筆者認爲，這其實是法律體(tǐ)現何種價值觀的問(wèn)題。法律選擇容忍"惡意"的價值觀或否在世界各國(guó)内均有表現。但(dàn)無疑，如(rú)果容忍惡意搶注國(guó)外馳名商标在本國(guó)合法化，從(cóng)表面上看(kàn)是幫助了本國(guó)企業獲得(de)了眼前利益，實則種下了有毒的種子，因爲當本國(guó)企業通過惡意搶注比正常經營更快(kuài)地獲得(de)更多的利益且不受任何懲罰時，這種"溺愛"式的法律就(jiù)是在引導激勵更多人(rén)惡意抄襲，背離(lí)了誠信原則，長遠(yuǎn)來(lái)看(kàn)反而有害于市場的健康發展的。

如(rú)果選擇不容忍"惡意"，不論引證商标是否在中國(guó)有注冊和使用，隻要搶注人(rén)存在惡意（基于各種客觀證據推斷），該商标就(jiù)應當被駁回或撤銷。這樣做在表面上是将利益的天平傾向了國(guó)外企業，但(dàn)實則糾正了本國(guó)企業的不良商業作(zuò)風(fēng)，樹(shù)立誠信爲王的市場風(fēng)氣，更有利于鼓勵企業創新而不是抄襲，通過提高經營實力踏踏實實地積累品牌口碑而非投機(jī)和竊取他(tā)人(rén)的商譽。

例如(rú)，在加拿大(dà)的Orkin Exterminating Co. v. Pestco Co. of Canada案中，Morden法官就(jiù)認爲，加拿大(dà)人(rén)到境外（美國(guó)）居住和訪問(wèn)将導緻公衆對于在美國(guó)注冊在先的系争商标的認知，從(cóng)而使得(de)該商标獲得(de)超越管轄權範圍的商譽，而在加拿大(dà)境内亦應得(de)到保護；并在判決中強調了"惡意"應被作(zuò)爲調整利益沖突時的重要考慮因素。

3）缺席裁決（Default Judgment）

商标異議(yì)/撤銷程序中的缺席裁決，是指被異議(yì)/撤銷商标的申請(qǐng)人(rén)/注冊人(rén)如(rú)果未針對異議(yì)/撤銷進行答辯，則直接裁定支持異議(yì)人(rén)/撤銷人(rén)的主張，駁回/撤銷該商标。

根據國(guó)際商标協會（INTA）維權委員(yuán)會下屬的異議(yì)與撤銷子委員(yuán)會于2013年(nián)制作(zuò)的《報告與建議(yì)：第三方異議(yì)和撤銷程序中的缺席裁決》以及其他(tā)相(xiàng)關相(xiàng)關資料，在商标異議(yì)中适用缺席裁決的國(guó)家/地區包括美國(guó)、加拿大(dà)、英國(guó)、澳大(dà)利亞、新西蘭、比荷盧、印度、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、波蘭、中國(guó)香港等；在商标撤銷中适用缺席裁決的國(guó)家/地區包括美國(guó)、英國(guó)、日(rì)本、瑞典、印度尼西亞、比荷盧等。

缺席裁決對于加快(kuài)審查速度、節約行政資源、遏制惡意搶注有較明顯的幫助，尤其在商标異議(yì)程序中，作(zuò)爲商标申請(qǐng)人(rén)，既然提交了注冊申請(qǐng)，就(jiù)應當在申請(qǐng)過程中積極參與，如(rú)果不答辯可(kě)視爲對權利的放(fàng)棄。雖然也存在異議(yì)人(rén)惡意提異議(yì)的可(kě)能性，但(dàn)是由于提交異議(yì)的成本遠(yuǎn)大(dà)于提交申請(qǐng)的成本，現實情況是惡意搶注商标比惡意異議(yì)的數量大(dà)得(de)多。因此，在異議(yì)程序中适用缺席裁決是比較合理(lǐ)的。

4）舉證責任的平衡

由于上述缺席裁決是否适用通常是在本國(guó)商标法或其他(tā)相(xiàng)關法律中規定的，想要改變就(jiù)涉及修法，而在任何國(guó)家，修法都(dōu)是一個漫長且複雜的過程，且短(duǎn)期難以應用到具體(tǐ)案件(jiàn)中。在法律尚未采納缺席裁決的情況下，審查機(jī)關可(kě)以在平衡舉證責任時考慮商标申請(qǐng)人(rén)/注冊人(rén)是否答辯這個事(shì)實，如(rú)果沒有答辯，就(jiù)相(xiàng)應降低異議(yì)人(rén)/撤銷人(rén)的舉證責任，例如(rú)依據初步證據予以認定。如(rú)此既符合公平的原則，也有利于敦促申請(qǐng)人(rén)/注冊人(rén)參與答辯，并遏制惡意搶注行爲。

異議(yì)人(rén)/撤銷人(rén)的引證商标的在先使用及知名度情況可(kě)以作(zuò)爲推斷商标申請(qǐng)人(rén)惡意的證據，但(dàn)不作(zuò)爲必要證據。如(rú)果有其他(tā)事(shì)實證明申請(qǐng)人(rén)在申請(qǐng)該商标時有可(kě)能明知或應知該商标屬于其他(tā)經營者，也可(kě)以判定該申請(qǐng)不符合善意/誠實信用原則，構成惡意。

由于異議(yì)和無效案件(jiàn)的最終結果僅僅針對涉案商标是否予以注冊的問(wèn)題，和民(mín)事(shì)侵權案件(jiàn)相(xiàng)比，案件(jiàn)結果的影(yǐng)響力較輕。因此，在商标授權确權程序中，對異議(yì)人(rén)/撤銷人(rén)的證據充分(fēn)性的要求标準應當低于民(mín)事(shì)侵權訴訟程序中對原告要求的證據标準。

5）建立"黑(hēi)名單"

爲了更有效地打擊惡意搶注，商标主管機(jī)關可(kě)以考慮建立誠信平台，尤其是惡意搶注人(rén)的"黑(hēi)名單"，記錄所有生(shēng)效裁定中被認定構成惡意的申請(qǐng)人(rén)和代理(lǐ)機(jī)構，并且記錄被認定構成惡意的次數。如(rú)果某個異議(yì)案件(jiàn)中的被異議(yì)人(rén)屬于"黑(hēi)名單"，則可(kě)以視情況減輕異議(yì)人(rén)關于主張被異議(yì)商标申請(qǐng)構成惡意的舉證責任，從(cóng)而真正體(tǐ)現誠實信用原則的力量。

采用"黑(hēi)名單"并不違背個案審理(lǐ)原則，而是将當事(shì)人(rén)過去(qù)案件(jiàn)中的行爲作(zuò)爲客觀事(shì)實的一部分(fēn)，結合當前案件(jiàn)的其他(tā)事(shì)實綜合參考并評價。每個人(rén)都(dōu)應當對自(zì)己過去(qù)的行爲負責，法律應當使那些違背誠信原則的人(rén)實際承擔更嚴重的不利後果。

五、結語

惡意搶注商标是一個國(guó)際性的問(wèn)題，不僅僅因爲該類案件(jiàn)對國(guó)際貿易有負面影(yǐng)響，也因爲"惡意"這個詞是商标領域中少數幾個尚未在國(guó)際上有任何明确定義卻被各國(guó)法院和審查機(jī)關頻繁使用的概念。筆者希望借此文抛磚引玉，爲立法者和司法者提供一些參考。

雖然目前各國(guó)均未對惡意搶注商标做出完整明确的規定和标準，但(dàn)是各國(guó)在程序和實體(tǐ)法方面采取的一些有效措施以及适用原則值得(de)彼此借鑒和學習。我國(guó)亦應當進一步加強抑制惡意搶注的立法和司法實踐，逐步确立完善的認定标準和明确的法律後果，爲商标識别作(zuò)用的有效發揮和健康有序的市場發展保駕護航。

主要參考：
1、Frederick Mostert等，Famous and Well-known Marks – An International Analysis, 2015年(nián)

2、國(guó)際商标協會（INTA）維權委員(yuán)會，Report and Recommendations: Default Judgments in Inter Partes Opposition and Cancellation Proceedings，2013年(nián)

3、TM5商标五大(dà)局，Report on "Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings"，2015年(nián)

4、臧寶清，新《商标法》第四十四條第一款"其他(tā)不正當手段"的适用，中國(guó)工(gōng)商報網，2016年(nián)6月21日(rì)，http://www.cicn.com.cn/zggsb/2016-06/21/cms87345article.shtml

5、餘瀛波《去(qù)年(nián)惡意搶注商标案激增》，《法制日(rì)報》，2014年(nián)2月28日(rì)第6版。http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20140228/Articel06011GN.htm