作(zuò)者：李海霞

我國(guó)專利法第二十條規定，任何單位或者個人(rén)将在中國(guó)完成的發明或者實用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應當事(shì)先報經國(guó)務院專利行政部門(mén)進行保密審查。根據該規定，一項發明或者實用新型，隻要是在中國(guó)完成的（不包括在中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)和中國(guó)台灣），并且拟向外國(guó)提交專利申請(qǐng)，都(dōu)應該事(shì)先報經國(guó)家知識産權局進行保密審查。那麽，向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查的請(qǐng)求方式有哪些，如(rú)何提出保密審查請(qǐng)求呢(ne)？本文中，筆者對相(xiàng)關的考慮因素和策略選擇予以簡要介紹。

如(rú)何提出保密審查請(qǐng)求？

提出保密審查請(qǐng)求的方式有3種，請(qǐng)求人(rén)可(kě)以根據拟提出的向外專利申請(qǐng)的具體(tǐ)情形來(lái)确定選擇何種方式。

方式1：直接向外國(guó)提交專利申請(qǐng)，不向國(guó)家知識産權局提交相(xiàng)應的專利申請(qǐng)。

在此情形下，請(qǐng)求人(rén)需在向外國(guó)提交專利申請(qǐng)之前，向國(guó)家知識産權局提交向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查請(qǐng)求書(shū)和技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)。如(rú)果技術(shù)方案明顯不需要保密，審查員(yuán)會及時通知請(qǐng)求人(rén)可(kě)以就(jiù)該技術(shù)方案向外國(guó)提交專利申請(qǐng)；如(rú)果技術(shù)方案可(kě)能需要保密的，審查員(yuán)會将需作(zuò)進一步保密審查、暫緩向外國(guó)申請(qǐng)專利的審查意見(jiàn)通知請(qǐng)求人(rén)。

保密審查主要分(fēn)爲2個階段。第一階段中，審查員(yuán)進行初步審查以确定該技術(shù)方案是否需要保密。審查員(yuán)在此階段需要向請(qǐng)求人(rén)發出向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查意見(jiàn)通知書(shū)。如(rú)果請(qǐng)求人(rén)從(cóng)提交保密審查請(qǐng)求之日(rì)起4個月内未收到該通知書(shū)，可(kě)以就(jiù)該技術(shù)方案向外國(guó)提交專利申請(qǐng)。第二階段中，審查員(yuán)需要基于進一步審查的結果發出向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查決定。如(rú)果請(qǐng)求人(rén)未在其提交保密審查請(qǐng)求之日(rì)起6個月内收到向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查決定，可(kě)以就(jiù)該技術(shù)方案向外國(guó)提交專利申請(qǐng)。
根據筆者的實踐經驗，在提出保密審查請(qǐng)求之後，通常隻需2周至4周即可(kě)收到向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查意見(jiàn)通知書(shū)。一旦收到該通知書(shū)并且指明不需要保密的，可(kě)就(jiù)該技術(shù)方案向外國(guó)提交專利申請(qǐng)。

方式2：在向國(guó)家知識産權局提出相(xiàng)應的中國(guó)專利申請(qǐng)的同時或之後提交保密審查請(qǐng)求。

在此情形下，在向外國(guó)提交專利申請(qǐng)之前，請(qǐng)求人(rén)可(kě)在提交中國(guó)專利申請(qǐng)的同時或之後提交向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查請(qǐng)求書(shū)。與方式1不同的是，适用方式2的情形下，隻需提交保密審查請(qǐng)求書(shū)，無需提交技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)。需要特别注意的是，向外國(guó)提交專利申請(qǐng)的内容應當與該專利申請(qǐng)的内容一緻，這一要求恰恰是無需提交技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)的必要前提。

方式3：通過《專利合作(zuò)條約》（PCT）途徑向國(guó)家知識産權局（作(zuò)爲PCT受理(lǐ)局）提交專利申請(qǐng)。

申請(qǐng)人(rén)可(kě)以向國(guó)家知識産權局提交PCT國(guó)際申請(qǐng)，該申請(qǐng)視爲同時提出了向外國(guó)申請(qǐng)專利的保密審查請(qǐng)求。在此情形下，不需要提交單獨的保密審查請(qǐng)求。在這種方式下，需注意的是，該PCT國(guó)際申請(qǐng)的至少一個申請(qǐng)人(rén)必須具有中國(guó)國(guó)籍或中國(guó)居所或者營業所。如(rú)果申請(qǐng)人(rén)不具有在國(guó)家知識産權局提交PCT國(guó)際申請(qǐng)的資格，國(guó)家知識産權局會将該國(guó)際申請(qǐng)文件(jiàn)轉送到國(guó)際局。

如(rú)果該PCT國(guó)際申請(qǐng)不需要保密，審查員(yuán)将按照(zhào)正常的國(guó)際階段程序進行處理(lǐ)。關于這一點，筆者了解到，一旦國(guó)家知識産權局發出"PCT國(guó)際申請(qǐng)号和國(guó)際申請(qǐng)日(rì)通知書(shū)"，即意味着保密審查已經完成且該申請(qǐng)的技術(shù)内容不需要保密。

如(rú)果該PCT國(guó)際申請(qǐng)需要保密，審查員(yuán)會自(zì)申請(qǐng)日(rì)起3個月内發出因國(guó)家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書(shū)，通知申請(qǐng)人(rén)和國(guó)際局該申請(qǐng)将不再作(zuò)爲PCT國(guó)際申請(qǐng)處理(lǐ)，終止國(guó)際階段程序。申請(qǐng)人(rén)收到上述通知後，不得(de)就(jiù)該申請(qǐng)内容向外國(guó)提交專利申請(qǐng)。

關于保密審查的策略性考慮

許多國(guó)家有類似于我國(guó)專利法第二十條的規定。申請(qǐng)人(rén)如(rú)果想要采取上述方式2提交保密審查請(qǐng)求，還(hái)應考慮是否需要在向中國(guó)提交專利申請(qǐng)之前獲得(de)他(tā)國(guó)的保密審查許可(kě)。如(rú)果該申請(qǐng)還(hái)包括在美國(guó)、法國(guó)等國(guó)完成的技術(shù)内容，那麽在向中國(guó)提交專利申請(qǐng)之前需要首先獲得(de)外國(guó)的許可(kě)。

此外，爲了在非常短(duǎn)的時間内獲得(de)保密審查結果，申請(qǐng)人(rén)可(kě)以考慮在提交中國(guó)專利申請(qǐng)的同時提交保密審查請(qǐng)求。該策略可(kě)以将獲得(de)保密審查結果的時間縮短(duǎn)。

在适用上述方式3的情形下，如(rú)果申請(qǐng)人(rén)不具有中國(guó)國(guó)籍和居所或者營業所，可(kě)以考慮将具有中國(guó)國(guó)籍或居所的發明人(rén)作(zuò)爲申請(qǐng)人(rén)提交PCT國(guó)際申請(qǐng)。在此情形下，根據需要，可(kě)以考慮将該發明人(rén)作(zuò)爲申請(qǐng)人(rén)的權利限制于比較小的國(guó)家或者未來(lái)可(kě)能不會進入的國(guó)家。這樣，既滿足了在國(guó)家知識産權局提交PCT國(guó)際申請(qǐng)的條件(jiàn)，又不至于使發明人(rén)的權利範圍過大(dà)。采用方式3的優點是，PCT國(guó)際申請(qǐng)文件(jiàn)可(kě)以提交英文文件(jiàn)，縮短(duǎn)了翻譯的時間。但(dàn)需要注意的是要避免出現申請(qǐng)人(rén)不符合國(guó)家知識産權局受理(lǐ)的條件(jiàn)而将國(guó)際申請(qǐng)直接轉送國(guó)際局的情形發生(shēng)。