作(zuò)者：李海霞

《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)專利法》于2008年(nián)12月27日(rì)通過了第三次修改，修改後的專利法在第二十條第一款中規定，任何單位或者個人(rén)将在中國(guó)完成的發明或者實用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應當事(shì)先報經國(guó)務院專利行政部門(mén)進行保密審查。根據該規定，一項發明或者實用新型，隻要是在中國(guó)完成的（不包括在香港、澳門(mén)和台灣完成的），并且拟向外國(guó)申請(qǐng)專利，都(dōu)應該事(shì)先報經中國(guó)國(guó)家知識産權局專利局進行保密審查。

在2008年(nián)修改專利法之前,原專利法第二十條規定：中國(guó)單位或者個人(rén)将其在國(guó)内完成的發明創造向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應當先向國(guó)務院專利行政部門(mén)申請(qǐng)專利，委托其指定的專利代理(lǐ)機(jī)構辦理(lǐ)，并遵守本法第四條（申請(qǐng)專利的發明創造涉及國(guó)家安全或者重大(dà)利益需要保密的，按照(zhào)國(guó)家有關規定辦理(lǐ)）的規定。

可(kě)以看(kàn)出，相(xiàng)比于2008年(nián)改法前的規定，現行專利法對于第二十條的内容做出了較大(dà)的修改和完善。

在筆者看(kàn)來(lái)，專利法第二十條的立法目的是爲了便于在發明創造涉及國(guó)家安全或重大(dà)利益需要保密的情況下依法采取必要措施。那麽，不管該外國(guó)專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人(rén)是中國(guó)主體(tǐ)、還(hái)是外國(guó)主體(tǐ)，也不管發明或實用新型的完成者是中國(guó)主體(tǐ)、還(hái)是外國(guó)主體(tǐ)，隻要該發明或實用新型是在中國(guó)完成的，都(dōu)應該在向外國(guó)申請(qǐng)專利前提出保密審查請(qǐng)求。這樣，才能更有力地确保涉及國(guó)家安全或重大(dà)利益的技術(shù)内容不因向外國(guó)申請(qǐng)專利而被公開或洩露。

因此，在專利申請(qǐng)實務中，如(rú)果要判斷一項發明或者實用新型在向外國(guó)申請(qǐng)專利之前是否需要先向中國(guó)專利局提出保密審查請(qǐng)求，隻需考慮該發明或者實用新型是否"在中國(guó)完成的"，而不需要考慮完成的主體(tǐ)和申請(qǐng)專利的主體(tǐ)是誰。

那麽，如(rú)何判斷一項發明或者實用新型是否"在中國(guó)完成的"呢(ne)？專利法實施細則第八條對此給出了解釋 --- "在中國(guó)完成的發明或者實用新型，是指技術(shù)方案的實質性内容在中國(guó)境内完成的發明或者實用新型"。

根據該細則的規定，如(rú)果一項發明或者實用新型的"技術(shù)方案的實質性内容"是在中國(guó)境内完成的，則将該發明或者實用新型視爲在中國(guó)完成的。随之而來(lái)的一個問(wèn)題是："技術(shù)方案的實質性内容"如(rú)何界定？

筆者認爲，"技術(shù)方案的實質性内容"應當基于請(qǐng)求人(rén)提交的權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)、或者技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)的記載内容而界定。對此，筆者将在下文中通過一個實例，提醒專利從(cóng)業者，不要簡單地将"技術(shù)方案的實質性内容"理(lǐ)解爲僅僅是權利要求所限定的技術(shù)内容。

例如(rú)，筆者的一個外國(guó)客戶在撰寫好欲向外國(guó)進行專利申請(qǐng)的文件(jiàn)之後，發現其中可(kě)能涉及需要在中國(guó)專利局進行保密審查的部分(fēn)技術(shù)内容，因此向筆者咨詢是否可(kě)通過僅改寫權利要求的方式來(lái)免去(qù)進行保密審查的需要。該客戶認爲，其在中國(guó)僅僅合成了化學中間體(tǐ)，因而隻需考慮向外申請(qǐng)的權利要求是否涵蓋了該中間體(tǐ)，如(rú)果沒有在權利要求中請(qǐng)求保護該中間體(tǐ)，則不應認爲該發明是在中國(guó)完成的，也不需要向中國(guó)專利局提交保密審查請(qǐng)求。對此，筆者認爲，如(rú)果該欲向外國(guó)進行專利申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中公開了涉及該化學中間體(tǐ)的技術(shù)方案，那麽仍然需要在中國(guó)提出保密審查請(qǐng)求；如(rú)果不打算進行保密審查，則需要在整個申請(qǐng)文件(jiàn)（包括權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)以及說(shuō)明書(shū)附圖）中删除涉及該中間體(tǐ)的相(xiàng)關技術(shù)方案。

關于這一點，筆者曾緻電并咨詢了中國(guó)專利局保密審查處的審查員(yuán)。審查員(yuán)強調，在審查申請(qǐng)文件(jiàn)是否需要保密時，審查員(yuán)一般主要基于權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)（有說(shuō)明書(shū)附圖時，也會參考附圖）來(lái)考察是否需要保密，而非僅僅基于權利要求書(shū)。

并且，在提出保密審查請(qǐng)求時，一種情形是申請(qǐng)人(rén)準備直接向外國(guó)申請(qǐng)專利而不提出中國(guó)專利申請(qǐng)，這種情形下，允許隻提交技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)，而不提交權利要求書(shū)。該技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)應當與向外國(guó)申請(qǐng)專利的内容（包括權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)的内容）一緻。這也進一步說(shuō)明了權利要求書(shū)并不是考察是否需要進行保密審查的唯一或充分(fēn)的對象。

這位審查員(yuán)還(hái)指出，在保密審查過程中，審查員(yuán)所關心的是在中國(guó)完成的技術(shù)方案本身(shēn)，而非申請(qǐng)人(rén)未來(lái)向外國(guó)申請(qǐng)專利時所要求保護的範圍。據審查員(yuán)稱，請(qǐng)求人(rén)可(kě)以在提交保密審查請(qǐng)求時提交一份技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)，而在向外國(guó)提交申請(qǐng)時可(kě)以依據該技術(shù)方案說(shuō)明書(shū)分(fēn)割出多個專利申請(qǐng)予以提交。

因此，如(rú)果一項外國(guó)申請(qǐng)僅僅在說(shuō)明書(shū)中記載了在中國(guó)境内完成的技術(shù)内容，仍然有必要向中國(guó)專利局提出保密審查請(qǐng)求。在筆者看(kàn)來(lái)，這一要求和做法恰恰符合并反映了專利法第二十條的立法目的，防止了因向外專利申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)的公開而導緻涉及國(guó)家安全或重大(dà)利益的内容被公開。

參考文獻
[1] 國(guó)家知識産權局. 專利審查指南(nán). 北京：知識産權出版社，2010