作(zuò)者：陳知宇

作(zuò)爲一個專利代理(lǐ)人(rén)，創造性三步法簡直就(jiù)是耳熟能詳的每日(rì)必修課嘛！而在提起三步法時，想必每個代理(lǐ)人(rén)腦海裡(lǐ)立即浮現出的是《專利審查指南(nán)》中描述："判斷要求保護的發明相(xiàng)對于現有技術(shù)是否顯而易見(jiàn)，通常可(kě)按照(zhào)以下三個步驟進行，(1)确定最接近的現有技術(shù)，blabla......(2)确定發明的區别特征和發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題，blabla......(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)，blabla......"。

在實踐中感受到的是，在三步法的第三步、判斷是否顯而易見(jiàn)的過程中，經常需要考慮的是發明是否取得(de)預料不到的技術(shù)效果，如(rú)果有這樣的效果，在創造性争辯過程中也會容易不少。相(xiàng)信發明人(rén)從(cóng)内心裡(lǐ)應當也是希望其發明具有良好的、衆多的技術(shù)效果的吧(ba)。然而在審查過程中，審查員(yuán)通過檢索往往會找到相(xiàng)同技術(shù)領域、并且技術(shù)問(wèn)題與技術(shù)效果接近的對比文件(jiàn)。當說(shuō)明書(shū)中的某些"技術(shù)效果"的記載被對比文件(jiàn)提及，對審查過程結果會造成什麽樣的影(yǐng)響呢(ne)？如(rú)果對比文件(jiàn)"不幸"公開了本申請(qǐng)在某一方面取得(de)的技術(shù)效果，是否會導緻審查員(yuán)認爲本申請(qǐng)是"顯而易見(jiàn)"的呢(ne)？

下面，讓我們一起來(lái)看(kàn)兩個案例：

案例一：

本申請(qǐng)：
本發明涉及一種含多孔金屬碎片的人(rén)造大(dà)理(lǐ)石及其制造方法。所述人(rén)造大(dà)理(lǐ)石包括由熱(rè)固性樹(shù)脂制得(de)的人(rén)造大(dà)理(lǐ)石基體(tǐ)和具有孔結構的金屬碎片......根據本發明所述的人(rén)造大(dà)理(lǐ)石包括分(fēn)散在熱(rè)固性樹(shù)脂基體(tǐ)中的帶孔（閉孔或開孔）金屬碎片（這裡(lǐ)也稱爲發泡金屬碎片）。通過使用發泡金屬碎片，可(kě)以解決表面碎片剝離(lí)的問(wèn)題，可(kě)以減少所述人(rén)造大(dà)理(lǐ)石的重量，并且所述金屬顆粒可(kě)均勻地分(fēn)布在整個人(rén)造大(dà)理(lǐ)石中。

對比文件(jiàn)1：
本申請(qǐng)涉及一種人(rén)造石英石，其含有纖維1~25%......金屬片0~5%......在制造過程中加入纖維，可(kě)以使石英石具有更強的抗斷裂強度、抗壓強度和抗彎曲強度......本發明中，金屬片用于使人(rén)造石英石具有各種美觀的視覺效果......

對比文件(jiàn)2：
本申請(qǐng)涉及一種生(shēng)産可(kě)發泡或發泡金屬顆粒、部分(fēn)或闆的方法，該方法包括以下步驟......本發明的方法可(kě)以用于生(shēng)産航空發動機(jī)、機(jī)器、汽車和飛行器等的部件(jiàn)和結構元件(jiàn)的多孔金屬體(tǐ)，在這些應用中需要高比強度和剛性、能量吸收、熱(rè)絕緣......減輕重量......以及完全的環境相(xiàng)容性等......

審查員(yuán)認爲權利要求1與對比文件(jiàn)1的區别在于：權利要求1所述的金屬碎片具有多孔結構，關于該區别，審查員(yuán)認爲對比文件(jiàn)2公開了将多孔金屬碎片用于降低制品重量的技術(shù)特征，并且該特征在對比文件(jiàn)2中所起的作(zuò)用與其在本發明中爲解決其技術(shù)問(wèn)題所起的作(zuò)用相(xiàng)同。因此，審查員(yuán)認爲在對比文件(jiàn)1的基礎上結合對比文件(jiàn)2以獲得(de)本申請(qǐng)的權利要求1所要求保護的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的。經過兩次OA之後實審審查員(yuán)駁回了本申請(qǐng)。

複審過程中，合議(yì)組認爲，對比文件(jiàn)1清楚地公開了将纖維加入材料改善了抗斷裂強度、抗壓強度和抗彎曲強度，将碎片添加至組合物是爲了獲得(de)改善的美學視覺效果。并未記載需要解決與産品重量相(xiàng)關的技術(shù)問(wèn)題。并且，對本文文件(jiàn)1的幾個制造實施例都(dōu)公開了其制備工(gōng)藝包括真空振動壓制等步驟，以制得(de)成品高密度超硬人(rén)造石英石闆。對比文件(jiàn)1并不存在駁回決定中所述如(rú)何降低制品重量的技術(shù)問(wèn)題。對比文件(jiàn)2公開的多孔金屬體(tǐ)可(kě)以減輕制品重量，然而對比文件(jiàn)2并未提及所述多孔金屬體(tǐ)可(kě)以用作(zuò)人(rén)造石的組分(fēn)。在人(rén)造石中加入多孔金屬體(tǐ)也并非本領域公知常識，因此，本申請(qǐng)相(xiàng)對于對比文件(jiàn)1和2的組合具備創造性。

最後結果：本申請(qǐng)獲得(de)專利權 。

案例二：

本申請(qǐng)：
本發明提供一種具有無定形圖案的人(rén)造大(dà)理(lǐ)石，人(rén)造大(dà)理(lǐ)石包括基質部分(fēn)和圖案部分(fēn)......用于形成圖案部分(fēn)的這些樹(shù)脂在硬化過程期間會比基質進行更多的收縮，并且，作(zuò)爲結果，可(kě)能發生(shēng)如(rú)上所述的中凹現象。此外，圖案部分(fēn)的比重低于基質的比重，以至于圖案部分(fēn)在硬化過程期間将遷移至人(rén)造大(dà)理(lǐ)石的上方部分(fēn)或區域......形成圖案部分(fēn)的樹(shù)脂組合物還(hái)可(kě)以包括無機(jī)填料。添加所述無機(jī)填料有助于提高圖案部分(fēn)的比重，減少固化時的收縮率使得(de)接近基質。但(dàn)是需要在不影(yǐng)響透明度的基礎上添加最少量。根據本發明的所述具有透明無定形圖案的人(rén)造大(dà)理(lǐ)石不會出現圖案部分(fēn)低于表面的現象從(cóng)而平滑度相(xiàng)同，不會出現在圖案部分(fēn)和基質部分(fēn)的界面處發生(shēng)裂紋的中凹現象，并且具有更加自(zì)然的三維立體(tǐ)圖案。

對比文件(jiàn)1：
本申請(qǐng)公開了一種具有無定形團的人(rén)造大(dà)理(lǐ)石，包括基質和大(dà)理(lǐ)石碎片形成的圖案部分(fēn)的比重爲1.50-1.67......

審查員(yuán)認爲權利要求1與對比文件(jiàn)1的區别在于，權利要求1公開了樹(shù)脂組合物還(hái)包括無機(jī)填料，基于該區别技術(shù)特征，本申請(qǐng)實際上要解決的技術(shù)問(wèn)題是：提高圖案部分(fēn)的比重并保持良好的透明度。而對本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)而言，通過添加無機(jī)填料提高圖案部分(fēn)的比重是本領域的慣用手段。因此，審查員(yuán)認爲在對比文件(jiàn)1的基礎上結合公知常識以獲得(de)本申請(qǐng)的權利要求1所要求保護的技術(shù)方案是顯而易見(jiàn)的。經過一次OA之後實審審查員(yuán)駁回了本申請(qǐng)。

複審過程中，合議(yì)組引用了書(shū)籍作(zuò)爲公知常識認爲本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)公知"人(rén)造大(dà)理(lǐ)石的制備方法很多，主要組成是膠黏劑和填料等......人(rén)造大(dà)理(lǐ)石的填料主要是無機(jī)填料，改造大(dà)理(lǐ)石的性能，可(kě)以通過采用新的填料、改變填料比例、填料細度、和改進顆粒表面狀态......"。因此，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)可(kě)以根據需要使用無機(jī)填料作(zuò)爲制備原料。此外，對比文件(jiàn)1頁記載了"爲了将大(dà)理(lǐ)石碎片的比重提高到基質的比重，可(kě)以向制備大(dà)理(lǐ)石碎片的配制物中加入無機(jī)填料，然而這樣的填料會帶來(lái)一些問(wèn)題，例如(rú)其透明度會降低"。因此，合議(yì)組認爲，盡管透明度會降低，但(dàn)是對比文件(jiàn)1仍然啓示本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)添加無機(jī)填料，而爲了避免所提及的問(wèn)題，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)會通過有限實驗對用量進行調整。因此，本申請(qǐng)相(xiàng)對于對比文件(jiàn)1和公知常識的組合不具備創造性。

最後結果：申請(qǐng)人(rén)放(fàng)棄了本申請(qǐng)。

對以上案例進行小結：

可(kě)見(jiàn)，無論案例一還(hái)是案例二，都(dōu)有被對比文件(jiàn)提及的技術(shù)效果，并且，在實審階段，都(dōu)"不幸"地導緻審查員(yuán)認爲本申請(qǐng)是"顯而易見(jiàn)"的。然而，最終是什麽導緻兩個案件(jiàn)走向不同的結局呢(ne)？

細心的讀(dú)者不難發現，在兩個案件(jiàn)的複審過程中，合議(yì)組最重視的還(hái)是在現有技術(shù)中是否存在啓示使得(de)本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)将區别特征應用到最接近的現有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題。在案例1中，審查員(yuán)認爲對比文件(jiàn)1并不涉及需要解決與産品重量相(xiàng)關的技術(shù)問(wèn)題。更進一步，對比文件(jiàn)1強調其制得(de)的産品具有高密度，這甚至可(kě)以理(lǐ)解爲是"減輕重量"的相(xiàng)反教導，因此，可(kě)以認爲案例1的現有技術(shù)并未啓示對比文件(jiàn)1和對比文件(jiàn)2的結合。而在案例2中，由于對比文件(jiàn)1提及爲了提高比重而添加無機(jī)填料，因此，即使對比文件(jiàn)1指出添加無機(jī)填料可(kě)能是有問(wèn)題的，但(dàn)仍然認爲案例2的現有技術(shù)明确啓示了對比文件(jiàn)1和公知常識的結合。用一句順口溜來(lái)總結以上案例就(jiù)是"效果多，有風(fēng)險，但(dàn)啓示，更重要"。

以上案例也對專利撰寫和審查意見(jiàn)答複的工(gōng)作(zuò)給出了一點小小的啓示：

在申請(qǐng)撰寫時，最重要的是找準申請(qǐng)相(xiàng)對于現有技術(shù)的創新點所在，以此爲基礎羅列合适的技術(shù)效果，不能因爲追求看(kàn)似光(guāng)鮮的申請(qǐng)文件(jiàn)而羅列衆多的技術(shù)效果，但(dàn)也不能因爲害怕可(kě)能被對比文件(jiàn)提及就(jiù)減少應有的技術(shù)效果。在撰寫時最好檢索一下相(xiàng)關現有技術(shù)會很有幫助哦，了解現有技術(shù)從(cóng)而才能夠更有針對性的突出本發明的技術(shù)優勢所在，畢竟有一句話(huà)叫做"知己知彼，百戰不殆"嘛！在這裡(lǐ)隆重推薦康信華源的檢索服務哦，如(rú)果有興趣可(kě)以跟小編聯系~

在答複審查意見(jiàn)時，要認真分(fēn)析審查意見(jiàn)，找準審查員(yuán)所評價的"技術(shù)效果"和"技術(shù)問(wèn)題"之間的關系。當今科(kē)學技術(shù)發展速度很快(kuài)，審查員(yuán)可(kě)能也無法時時保持站(zhàn)在本領域科(kē)學發展的前沿，因此，很多審查員(yuán)的審查意見(jiàn)并非定論，他(tā)們隻是提出自(zì)己的觀點（或猜測）并希望申請(qǐng)人(rén)對自(zì)己的發明進行澄清和解釋，從(cóng)而辨明自(zì)己的審查意見(jiàn)是否正确。申請(qǐng)人(rén)要抓住這個機(jī)會，盡量将本申請(qǐng)的技術(shù)優勢展現在審查員(yuán)的面前，合理(lǐ)分(fēn)析現有技術(shù)是否存在獲得(de)本申請(qǐng)所要求保護的技術(shù)方案的"啓示"。要正視審查員(yuán)的一些"後見(jiàn)之明"的意見(jiàn)，這是人(rén)之常情，畢竟審查員(yuán)是看(kàn)到本發明之後再做出判斷，不容易完全站(zhàn)在沒有創造力的"本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)"的角度客觀地進行判斷。在這樣的情況下更要進行充分(fēn)的解釋，使審查員(yuán)意識到本發明的創造性所在。此外，針對審查員(yuán)的一些"屬于公知常識/慣用技術(shù)手段"以及一些"通過有限次實驗可(kě)以獲得(de)"的審查意見(jiàn)，也可(kě)以考慮提供一些公知常識類以及一些補充實驗數據的舉證，以證明現有技術(shù)無法"啓示"本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)獲得(de)本申請(qǐng)。

當然，在審查過程中，必要時也需要對權利要求進行适當修改，此時要注意禁止反悔原則[即，專利權人(rén)如(rú)果在專利審批（包括專利申請(qǐng)的審查過程或者專利授權後的無效、異議(yì)、再審程序）過程中，爲了滿足法定授權要求而對權利要求的範圍進行了限縮（如(rú)限制性的修改或解釋），則在主張專利權時，不得(de)将通過該限縮而放(fàng)棄的内容納入專利權的保護範圍]，爲自(zì)己争取最大(dà)利益。最後，要相(xiàng)信officers的公正判斷哦！