随着企業專利質量的不斷提升,以及海外市場的專利保護需求,越來(lái)越多的企業将專利布局的眼光(guāng)瞄準海外。通常企業會采用PCT途徑或者巴黎公約途徑将專利落地到其他(tā)國(guó)家。
本文僅探討(tǎo)采用PCT途徑進行國(guó)際申請(qǐng)的相(xiàng)關思考。
相(xiàng)比于本國(guó)專利申請(qǐng),進行PCT國(guó)際專利申請(qǐng)的費用會稍貴一些,對于企業而言,如(rú)何将錢花到“刀刃”上,爲企業實現利益最大(dà)化,就(jiù)成爲了企業的專利工(gōng)程師(shī)的重要責任。
爲了保護企業利益,企業的專利工(gōng)程師(shī)需要前期在費用以及授權結果兩方面進行有效的評估,并選擇合理(lǐ)的申請(qǐng)策略,從(cóng)而爲企業的專利出海保駕護航。在進行PCT國(guó)際專利申請(qǐng)時,一般有以下幾種申請(qǐng)策略。
第一種 企業優先做國(guó)内基礎專利申請(qǐng),然後在申請(qǐng)日(rì)起12個月内以要求優先權的方式,向受理(lǐ)局提出PCT國(guó)際專利申請(qǐng)。這樣,在後的PCT國(guó)際專利申請(qǐng)會明确記載基礎申請(qǐng)的優先權信息。 第二種 僅直接向受理(lǐ)局提出的首次PCT申請(qǐng)。申請(qǐng)人(rén)可(kě)以以中文或英文的形式提交相(xiàng)關申請(qǐng)文件(jiàn)。相(xiàng)比于基于基礎專利提交的PCT國(guó)際申請(qǐng),直接向受理(lǐ)局提出的首次PCT申請(qǐng)不會記載優先權信息。 第三種 同日(rì)提交本國(guó)專利申請(qǐng)和PCT國(guó)際專利申請(qǐng)。而後PCT國(guó)際專利申請(qǐng)還(hái)在國(guó)家階段進入中國(guó),此時就(jiù)會出現兩件(jiàn)“看(kàn)起來(lái)實質相(xiàng)同”的本國(guó)專利申請(qǐng)在國(guó)知局進行審查。這種方式使得(de)案件(jiàn)的申請(qǐng)進度具有一定的可(kě)控性、且有效增加案件(jiàn)的修改機(jī)會,申請(qǐng)人(rén)可(kě)以臨近進入國(guó)家絕限時對申請(qǐng)文件(jiàn)進行合理(lǐ)修改後再進入中國(guó),并在實審過程中通過克服審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出的問(wèn)題,從(cóng)而獲得(de)有别于本國(guó)專利申請(qǐng)的授權範圍,從(cóng)而使得(de)技術(shù)方案得(de)到更爲全面的保護。 采用上述三種方式,申請(qǐng)人(rén)均可(kě)以在進入國(guó)家的階段時将申請(qǐng)進入中國(guó)。相(xiàng)比于優先權期限(12個月),申請(qǐng)人(rén)采用PCT途徑進入中國(guó)的操作(zuò),可(kě)以獲得(de)自(zì)申請(qǐng)日(rì)起最長32個月的決策期限。費用上,也能夠稍有節省(節約實審費等)。
此外,基于費用及授權方面的考慮,申請(qǐng)人(rén)還(hái)可(kě)以選擇将多件(jiàn)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)合案進入中國(guó),但(dàn)不是通過PCT途徑進入中國(guó),而是通過巴黎公約途徑。
因爲PCT途徑需要一件(jiàn)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)轉化爲一件(jiàn)本國(guó)專利申請(qǐng),決策的期限最長是32個月。而通過巴黎公約途徑,在最早一件(jiàn)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)起12個月内,需要将合案修改好的申請(qǐng)文件(jiàn)在中國(guó)提交。這無疑大(dà)大(dà)壓縮了決策時間。但(dàn)好處在于,有效節省了費用,并且在進行實質審查時,基于合案後的申請(qǐng)文件(jiàn),給予企業更多的答辯和修改空間。
根據筆者的經驗,在進行合案申請(qǐng)過程中,需要注意單一性和合并後的案件(jiàn)是否能享有優先權的問(wèn)題,企業需要在修改過程中權衡利弊,避免損失。
因此,不能簡單地将多件(jiàn)“看(kàn)似具有相(xiàng)關性”的基礎專利申請(qǐng)以堆疊的方式進行羅列。當多個獨立權利要求并不具有相(xiàng)同或相(xiàng)應的特定技術(shù)特征時,就(jiù)會存在不滿足單一性的問(wèn)題。通常,以大(dà)小主題的方式、産品主題+方法主題的方式,有利于滿足單一性的要求。
此外,在修改過程中還(hái)要考慮合并後的案件(jiàn)是否能享有多件(jiàn)基礎申請(qǐng)的優先權。舉個例子,爲了表述清楚,以表格形式示出。
合案申請(qǐng)時,申請(qǐng)人(rén)以方案一的内容作(zuò)爲主權項,以方案二和方案三的内容作(zuò)爲新增從(cóng)權,分(fēn)别進一步對杯套和杯蓋進行限定。
看(kàn)起來(lái)這種操作(zuò)方式是合理(lǐ)的,但(dàn)仔細比對後可(kě)以發現,新增從(cóng)權關于杯蓋和杯套的限定都(dōu)需要引用新的獨權1,也就(jiù)是會出現新範圍:杯體(tǐ)+杯套+杯蓋+A+B,以及新範圍:杯體(tǐ)+杯套+杯蓋+A+C。此時,由于方案一至三中都(dōu)沒有記載過上述範圍,會導緻方案二和三的優先權無法被享受。
因此,建議(yì)申請(qǐng)人(rén)在進行基礎專利申請(qǐng)時,至少在說(shuō)明書(shū)中進行合理(lǐ)記載,并将多個實質相(xiàng)關的技術(shù)方案在不同申請(qǐng)文件(jiàn)中都(dōu)進行披露,從(cóng)而爲合案的修改提供有利支持。
除此之外,爲避免享受不到優先權的問(wèn)題,筆者還(hái)建議(yì)優先保留原權利要求書(shū)的内容,在此基礎上,可(kě)以增加原申請(qǐng)未記載過的内容(新增技術(shù)方案的申請(qǐng)日(rì)以PCT國(guó)際申請(qǐng)日(rì)起算),在權利要求書(shū)中作(zuò)爲從(cóng)屬權利要求。
另外,如(rú)果原始權利要求的布局不夠理(lǐ)想,也可(kě)以以基礎申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中公開的内容,重新布局新的從(cóng)屬權利要求,使得(de)權利要求書(shū)的内容更加豐富。需要注意的是,要盡量避免二次概括。
小結