作(zuò)者：潘樹(shù)志

摘要

本文淺述了缺乏必要技術(shù)特征與未以說(shuō)明書(shū)爲依據的區别及其聯系、以及審查和答辯的思路(lù)。

關鍵詞： 必要技術(shù)特征 以說(shuō)明書(shū)爲依據 功能性限定

一．引言

專利法實施細則第20條第2款規定：獨立權利要求應當從(cóng)整體(tǐ)上反應發明或者實用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。

專利法第26條第4款規定：權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)爲依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍[1]。

二．立法宗旨

專利法實施細則第20條第2款規定的目的在于：保證獨立權利要求中要求保護的技術(shù)方案在解決技術(shù)問(wèn)題意義上的完整性，是獨立權利要求應當符合的最低标準；指導申請(qǐng)人(rén)在滿足專利法及實施細則要求的基礎上，撰寫出保護範圍最大(dà)的獨立權利要求。

專利法第26條第4款前半段的本義是要求權利要求具有合理(lǐ)的保護範圍，與申請(qǐng)人(rén)/發明人(rén)所做出的技術(shù)貢獻相(xiàng)匹配[2]，避免申請(qǐng)人(rén)可(kě)能獲得(de)較其做出的技術(shù)貢獻更大(dà)的權利。

三．法條含義

必要技術(shù)特征是指，發明或者實用新型爲解決其技術(shù)問(wèn)題所不可(kě)缺少的技術(shù)特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術(shù)方案，使之區别于背景技術(shù)中所述的其他(tā)技術(shù)方案[3]。

權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)爲依據，是指權利要求應當得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持。權利要求書(shū)中每一項權利要求所要求保護的技術(shù)方案應當是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠從(cóng)說(shuō)明書(shū)中充分(fēn)公開的内容得(de)到或概括得(de)出的技術(shù)方案，并且不得(de)超出說(shuō)明書(shū)公開的範圍[4]。

因此，可(kě)以看(kàn)出兩個條款各自(zì)的立法宗旨、含義等都(dōu)有差異。此外，兩個條款的适用範圍、判斷原則等也不相(xiàng)同。然而二者也有相(xiàng)似之處，即都(dōu)涉及到技術(shù)方案能否解決技術(shù)問(wèn)題。

四．審查意見(jiàn)及答辯

1. 審查意見(jiàn)

對于同一權利要求，有的審查員(yuán)會認爲獨立權利要求缺乏必要技術(shù)特征，而有的審查員(yuán)會認爲權利要求概括了過寬的保護範圍，得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持。其實審查員(yuán)的根本目的都(dōu)是希望申請(qǐng)人(rén)能夠縮小該權利要求的保護範圍，隻要審查意見(jiàn)能夠自(zì)圓其說(shuō)即可(kě)。

2.答辯

針對以上的兩種不同審查意見(jiàn)，有的代理(lǐ)人(rén)答辯時會造成混淆。例如(rú)，針對權利要求未以說(shuō)明書(shū)爲依據的缺陷，某些代理(lǐ)人(rén)答辯時指出：說(shuō)明書(shū)中所記載的B特征并不是必要特征，獨立權利要求的技術(shù)方案通過所記載的A特征已經能夠解決本發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題，所以無需将B特征記載到權利要求中。顯然，這種答辯方式是針對獨立權利要求缺乏必要技術(shù)特征的答辯，而非針對權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持的答辯，實質上代理(lǐ)人(rén)混淆了上述兩個法條。

具體(tǐ)而言，代理(lǐ)人(rén)答辯時應該明确體(tǐ)現出是針對不同條款而進行的。

五．案例分(fēn)析

以下結合案例，淺述對于同一個權利要求如(rú)何采用不同條款進行評述及答複。

案例

權利要求1．一種粘合薄膜切斷裝置，其特征在于，包括：

薄膜卷吸附單元，用于吸附由粘合薄膜及異形薄膜兩層組成的薄膜卷；以及
粘合薄膜切斷單元，從(cóng)所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜。
案情簡介：

本申請(qǐng)涉及對導電薄膜進行切斷的方法和裝置。現有技術(shù)中薄膜切斷器相(xiàng)對于導電薄膜垂直移動，會産生(shēng)撞擊，導緻出現切斷失誤。

審查員(yuán)認爲，權利要求1缺少"水平導向部、切斷導向部、垂直間隔調節部、垂直間隔彈性部、垂直貼緊彈性部"這些必要技術(shù)特征。即，應将權利要求2、5、10和11的附加特征并入權利要求1。

申請(qǐng)人(rén)将權利要求2的附加技術(shù)特征并入權利要求1中，進一步限定了粘合薄膜切斷單元：

"所述粘合薄膜切斷單元包括：

薄膜切斷部，...；

切斷承載支撐部，...；

水平輸送部，..."。

相(xiàng)應的意見(jiàn)陳述如(rú)下：

相(xiàng)對于現有技術(shù)，本發明的關鍵改進點是切斷器從(cóng)粘合薄膜的一側朝向另一側移動，并有選擇地切斷薄膜卷中的粘合薄膜。如(rú)說(shuō)明書(shū)所述："薄膜切斷部的薄膜切斷器沿與粘合薄膜水平的方向移動，并有選擇地僅切斷薄膜卷中的粘合薄膜，從(cóng)而可(kě)将切斷粘合薄膜時所産生(shēng)的沖擊最小化，并防止切斷失誤，..."。

限定了上述具體(tǐ)結構的權利要求1的方案，能夠實現沖擊最小化，因此能夠解決本發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題。至于審查員(yuán)提到的其他(tā)特征，主要用于調整切斷器的位置以更精确地切斷導電薄膜。

審查員(yuán)接受了上述修改和争辯。

對于此案，筆者認爲審查員(yuán)也可(kě)指出權利要求1未以說(shuō)明書(shū)爲依據，如(rú)下所示：

權利要求1中的功能性限定的特征"粘合薄膜切斷單元，從(cóng)所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜"概括了過寬的保護範圍，涵蓋了所有能夠實現該功能的實施方式。但(dàn)說(shuō)明書(shū)中僅公開了一種粘合薄膜切斷單元的具體(tǐ)實施方式。依據本申請(qǐng)文件(jiàn)所記載的内容，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)不能明了此功能還(hái)可(kě)以采用說(shuō)明書(shū)中未提到的其他(tā)替代方式來(lái)完成，或本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)難于預見(jiàn)該功能性限定所概括的除說(shuō)明書(shū)所述實施方式之外的其他(tā)方式也能夠解決其技術(shù)問(wèn)題并達到相(xiàng)同的技術(shù)效果，因此，該權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持。

筆者認爲，對于一個獨立權利要求，若審查員(yuán)認爲缺乏的是爲解決其技術(shù)問(wèn)題所不可(kě)缺少的技術(shù)特征，使得(de)目前的獨立權利要求的技術(shù)方案不足以構成區别于背景技術(shù)中所描述的其他(tā)技術(shù)方案的技術(shù)方案，則用缺乏必要技術(shù)特征的法條評述比較合适。否則，若認爲缺乏的是目前所限定的功能性技術(shù)特征的下位具體(tǐ)特征，則用未以說(shuō)明書(shū)爲依據的法條評述更爲合适。因爲對于後者，實際上是功能性限定的技術(shù)特征同時涵蓋了能夠和不能解決本發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題的實施方式，簡單地認爲該獨立權利要求的方案缺少解決其技術(shù)問(wèn)題所不可(kě)缺少的技術(shù)特征從(cóng)而不能解決本發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題可(kě)能并不準确。

六．總結

本文淺述了專利法實施細則第20條第2款、專利法第26條第4款的區别及其聯系、以及審查和答辯的思路(lù)。

以上僅是筆者專利代理(lǐ)實踐中的一點體(tǐ)會，不當之處望不吝指正。

參考文獻

[1]．《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)專利法》（第三修正案），2008年(nián)12月27日(rì)第十一屆全國(guó)人(rén)民(mín)代表大(dà)會常務委員(yuán)會第六次會議(yì)第三次修訂，2009年(nián)10月1日(rì)起實施。

[2]. 尹新天，《中國(guó)專利法詳解（上卷）》，北京，知識産權出版社，2011年(nián)：p367。

[3]. 國(guó)家知識産權局，《專利審查指南(nán)（2010）》，北京，知識産權出版社，2010年(nián)，第二部分(fēn)第二章(zhāng)3.1.2。

[4]. 國(guó)家知識産權局，《專利審查指南(nán)（2010）》，北京，知識産權出版社，2010年(nián)：第二部分(fēn)第二章(zhāng)3.2.1。