基于中國(guó)專利法實施細則第一百一十七條規定,對于基于PCT申請(qǐng)授予的專利權中權利要求書(shū)存在譯文錯誤的情況,由于譯文錯誤,緻使保護範圍超出國(guó)際申請(qǐng)的原文所表達的範圍的,以依據原文限制後的保護範圍爲準;緻使保護範圍小于國(guó)際申請(qǐng)的原文所表達的範圍的,以授權時的保護範圍爲準。
在專利侵權訴訟中,如(rú)果基于PCT申請(qǐng)授予的專利權中權利要求書(shū)譯文存在錯誤,那麽專利權的保護範圍可(kě)能會受到限制,進而增加了可(kě)能不構成侵權的風(fēng)險。
然而,對于基于PCT申請(qǐng)授予的專利權中說(shuō)明書(shū)譯文存在譯文錯誤的情況,專利法、專利法實施細則及專利審查指南(nán)中均沒有明确的規定。
盡管這種錯誤可(kě)能不會影(yǐng)響專利權的保護範圍,但(dàn)如(rú)果該專利在專利訴訟中作(zuò)爲證據使用,可(kě)能會對案件(jiàn)的判決結果産生(shēng)重大(dà)影(yǐng)響。因此,确保基于PCT的中國(guó)專利申請(qǐng)中說(shuō)明書(shū)譯文的準确性也非常重要。
在筆者參與的一起專利無效的行政訴訟案中正好碰到這種情況,第三人(rén)(原無效請(qǐng)求人(rén))利用證據A(基于PCT申請(qǐng)進入中國(guó)國(guó)家階段的申請(qǐng)授予的專利)中的實施例1來(lái)質疑專利權人(rén)的産品權利要求是否具備新穎性和創造性,原告(專利權人(rén))在訴訟過程中研究證據1時發現,在證據1的PCT公開文本中實施例1使用的溶劑爲“warm toluene(熱(rè)甲苯)”(在無效程序中并未發現該問(wèn)題),但(dàn)在證據1(進入中國(guó)國(guó)家階段的申請(qǐng)授權文本)中該英文被錯誤翻譯爲“熱(rè)甲醇”。于是原告主張,由于該譯文錯誤導緻本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)依據證據1的實施例1所公開的制備方法無法獲得(de)實施例1所聲稱的産品。
針對該案件(jiàn),法院判決指出,專利審查指南(nán)第三部分(fēn)第二章(zhāng)3.3節規定,對于以外文公布的國(guó)際申請(qǐng),針對其中文譯文進行實質審查,一般不須核對原文;但(dàn)是原始提交的國(guó)際申請(qǐng)文件(jiàn)具有法律效力,作(zuò)爲申請(qǐng)文件(jiàn)修改的依據。
也就(jiù)是說(shuō),PCT國(guó)際申請(qǐng)文件(jiàn)是中文譯文文本具有法律效力的修改依據。
盡管對于譯文錯誤導緻說(shuō)明書(shū)中記載的内容無法複現沒有具體(tǐ)規定,但(dàn)結合上述規定以及由相(xiàng)關規定得(de)出的指導原則,對于譯文錯誤導緻說(shuō)明書(shū)中記載的内容無法複現可(kě)以按照(zhào)以下方式處理(lǐ):
如(rú)果本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)基于錯誤的譯文無法實現說(shuō)明書(shū)中公開的技術(shù)方案,且譯文的正确與否将嚴重影(yǐng)響或決定到技術(shù)方案的存亡時,就(jiù)有必要依據原始提交的國(guó)際申請(qǐng)文件(jiàn)進行核實并與國(guó)際申請(qǐng)日(rì)時記載的譯文原文進行判斷是否能實現說(shuō)明書(shū)中公開的技術(shù)方案。
最終,針對本案,法院判決指出,本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)在複現證據1的實施例1時,是能判斷出“熱(rè)甲醇”是一個較爲明顯的錯誤,或者能判斷出存在前後不合理(lǐ)之處,此時,作(zuò)爲本領域技術(shù)人(rén)員(yuán),容易想到或者有理(lǐ)由基于證據1的著錄項目去(qù)尋找核實證據1的實施例1的英文原文記載的内容,從(cóng)而基于原始提交的國(guó)際申請(qǐng)文件(jiàn)中包含英文“warm toluene”的實施例1來(lái)進一步判斷證據1的實施例1記載的技術(shù)方案是否能實現。
從(cóng)以上案例的判決可(kě)以看(kàn)出,當基于PCT申請(qǐng)的專利申請(qǐng)作(zuò)爲專利無效和行政/民(mín)事(shì)訴訟的證據時,如(rú)果其說(shuō)明書(shū)存在譯文錯誤且該錯誤可(kě)能會對判決産生(shēng)影(yǐng)響,那麽可(kě)以嘗試依據原始PCT國(guó)際申請(qǐng)文件(jiàn)進行澄清和解釋。然而,由于專利法、專利法實施細則及專利審查指南(nán)中對于基于PCT申請(qǐng)授予的專利權中說(shuō)明書(shū)譯文存在譯文錯誤的情況均沒有明确規定,因此這種澄清和解釋在以後的專利無效和行政/民(mín)事(shì)訴訟中是否均能夠被接受是不可(kě)确定的。因此,在PCT申請(qǐng)進入中國(guó)國(guó)家階段時确保中文譯文的準确性是至關重要的。