随着中國(guó)企業“走出去(qù)”戰略，中國(guó)申請(qǐng)人(rén)在日(rì)本申請(qǐng)專利的數量逐年(nián)增多，而專利審查意見(jiàn)的答複是專利審查過程中的重要環節，爲此，基于本人(rén)對日(rì)本專利審查意見(jiàn)的一些處理(lǐ)經驗，對日(rì)本專利審查過程中的申請(qǐng)文件(jiàn)修改和法條答複提供如(rú)下一些粗淺的建議(yì)。

一、申請(qǐng)文件(jiàn)修改

1、審查意見(jiàn)通知書(shū)類别

日(rì)本特許廳在OA答複階段下發的審查意見(jiàn)通知書(shū)通常有兩種，第一種爲“拒絕理(lǐ)由通知書(shū)”，第二種爲“拒絕查定”，即，駁回決定。“拒絕理(lǐ)由通知書(shū)”可(kě)以下發多次，“拒絕查定”隻有一次，但(dàn)是，在通常情況下隻會下發兩次通知書(shū)，在下發一次“拒絕理(lǐ)由通知書(shū)”後，審查員(yuán)可(kě)能就(jiù)會發出“拒絕查定”。

建議(yì)1：在答複第一次審查意見(jiàn)時，在理(lǐ)由不是特别充分(fēn)的情況下，盡量對權利要求進行相(xiàng)應的修改。

建議(yì)2：在整個審查過程中，日(rì)本特許廳都(dōu)允許代理(lǐ)人(rén)與審查員(yuán)進行電話(huà)或面對面的會晤，因此，申請(qǐng)人(rén)在對修改不确定的情況下，可(kě)以請(qǐng)求與審查員(yuán)進行電話(huà)或面對面的會晤（通過外代），以避免修改不符合要求而浪費答複機(jī)會。

2. 答複審查意見(jiàn)期間的修改限定

根據日(rì)本專利法17-2（4）和17-2（5）的規定，申請(qǐng)人(rén)在答複“拒絕理(lǐ)由通知書(shū)”和“拒絕查定”時所受到的限制是不同的。在答複“拒絕理(lǐ)由通知書(shū)”時，隻需滿足不超出原始申請(qǐng)的範圍以及滿足與已審查的權利要求具有單一性的規定即可(kě)（關于修改滿足單一性的問(wèn)題，其與我國(guó)的區别較大(dà)，在其後會詳細描述），而在答複“拒絕查定”時，隻允許進行以下4個方面的修改：

（1）删除權利要求；

（2）縮小權利要求的保護範圍；

（3）改正錯誤；

（4）澄清含糊不清的描述。

與我國(guó)審查實踐的根本區别是，我國(guó)規定了哪些不能修改，而日(rì)本規定了哪些能修改，這種對修改的限制是對審查員(yuán)的審查工(gōng)作(zuò)的一種保護，避免了再次進行檢索。例如(rú)：

允許：  A+B+C  修改爲   A+B+C’(C’爲對C的進一步限定)

不允許：A+B+C  修改爲   A+B+C+D (D爲新的技術(shù)特征)

Tips：在答複“拒絕理(lǐ)由通知書(shū)”時，修改必須是對原技術(shù)特征的進一步限定，而不能增加新的技術(shù)特征。這裡(lǐ)所指的“新的技術(shù)特征”是相(xiàng)對修改前權利要求所記載的特征而言的，實際上也是記載在原始申請(qǐng)文件(jiàn)中的，這種情況不屬于上述情況（2）所規定的縮小權利要求的保護範圍，而這種情況在我國(guó)是允許的。

二、法條答複

1.保護客體(tǐ)-特許法第2條

【法條原文】

第二條.

1. 本法中所稱的“發明”是指利用自(zì)然規律作(zuò)出具有高水平技術(shù)思想的創作(zuò)。

【法條解析】

在日(rì)本特許法中，這其中的“自(zì)然規律”還(hái)包括人(rén)類總結出來(lái)的經驗規律，但(dàn)不包括通過智力或精神活動構想出來(lái)的規律、人(rén)爲的規定、經濟學規律、心理(lǐ)規律等。這與中國(guó)專利法中的相(xiàng)關規定，即智力活動的規則方法不屬于可(kě)授予專利權的客體(tǐ)的規定相(xiàng)同。但(dàn)是，有關計(jì)算機(jī)軟件(jiàn)的發明，如(rú)果其利用了自(zì)然規律的裝置（硬件(jiàn)），也屬于可(kě)以被授予專利權的客體(tǐ)。在中國(guó)專利法明确規定不授予專利權的主題中，日(rì)本特許法中有明顯區别的是：用于動物的診斷和治療方法、生(shēng)産植物或者動物的主要是生(shēng)物學的方法、動物和植物的品種、用原子核變換方法獲得(de)的物質等，都(dōu)屬于可(kě)授予專利權的客體(tǐ)。

【答複要點】

總的來(lái)說(shuō)，隻有真正是落入抽象概念“abstract idea”的方案，才不屬于可(kě)授予專利權的客體(tǐ)，因此，答複的要點也在于，通過修改來(lái)克服僅僅是抽象概念“abstract idea”的問(wèn)題，例如(rú)，添加執行裝置（硬件(jiàn)），使得(de)該要求保護的技術(shù)方案是依附于裝置的，而不是一個抽象概念。

2.新穎性-特許法第29條第1款

【法條原文】

第二十九條 凡提出在工(gōng)業上可(kě)利用之發明的人(rén)，除下述發明外，其發明可(kě)獲得(de)專利。

一、申請(qǐng)專利之前在日(rì)本國(guó)内已公開的發明；

二、申請(qǐng)專利之前在日(rì)本國(guó)内已被公開實施的發明；

三、申請(qǐng)專利之前在日(rì)本國(guó)内或在外國(guó)刊物上已有記載的發明。

【法條解析】

日(rì)本特許法中，對發明的新穎性要求基本上與中國(guó)專利法的要求相(xiàng)同，它既不能屬于現有技術(shù)，也不能與抵觸申請(qǐng)中的發明創造相(xiàng)同，但(dàn)不同之處在于，抵觸申請(qǐng)不包括相(xiàng)同申請(qǐng)人(rén)（全部相(xiàng)同）或相(xiàng)同發明人(rén)（全部相(xiàng)同）之前提交的專利申請(qǐng)。另外，對于新穎性寬限期的規定也有很大(dà)差别。在日(rì)本，因享有專利申請(qǐng)權的所有者的行爲、或者違反專利申請(qǐng)權所有者的意願進行的公開，隻要在公開之日(rì)起6個月内提出專利申請(qǐng)，并提交相(xiàng)應的證明文件(jiàn)，就(jiù)不會喪失新穎性，這其中不僅包括中國(guó)專利法中符合新穎性寬限期要求的在國(guó)際展覽會上的展出、學術(shù)會議(yì)、技術(shù)會議(yì)上的發表，還(hái)包括通過出版物、網絡、試驗的公開行爲。因此，如(rú)果在中國(guó)因出版物的公開喪失新穎性而不能被授予專利權的發明，隻要在出版物公開6個月内，在日(rì)本還(hái)有獲得(de)授權的機(jī)會。

【答複要點】

在日(rì)本審查意見(jiàn)中，新穎性的條款審查員(yuán)使用的還(hái)是很少的，克服也是比較容易的，但(dàn)是，需要注意的是，和中國(guó)類似，在答複新穎性缺陷時需要同時答複創造性缺陷。

3. 創造性-特許法第29條第2款

【法條原文】

2.申請(qǐng)專利之前，具備該發明所屬技術(shù)領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)記載于前各款中的發明，能容易實現發明時，不拘同款的規定如(rú)何，不能取得(de)專利。

【法條解析】

日(rì)本特許法規定，可(kě)授權的發明創造必須是相(xiàng)對于現有技術(shù)，對所屬領域技術(shù)人(rén)員(yuán)是非顯而易見(jiàn)的，這一規定在字面上與中國(guó)專利法的相(xiàng)關規定相(xiàng)同，但(dàn)是，其所指的“本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)”是具有“普通創造能力（ordinary creativity）”的;同時，“非顯而易見(jiàn)”的判斷方法也有所不同。我國(guó)在判斷創造性時采用的是“三步法”，而日(rì)本審查員(yuán)在評判創造性時是基于“假設否定”來(lái)進行推理(lǐ)，當推理(lǐ)不成立時，發明就(jiù)具備創造性。在具體(tǐ)的推理(lǐ)過程中，并不針對發明與現有技術(shù)之間的區别來(lái)确定其要解決什麽技術(shù)問(wèn)題或能産生(shēng)怎樣的技術(shù)效果，即，不重新确定技術(shù)問(wèn)題以及所帶來(lái)的技術(shù)效果，而是更爲關注現有技術(shù)之間的關系，注重判斷現有技術(shù)之間技術(shù)領域的相(xiàng)關度，以及現有技術(shù)之間結合的技術(shù)難度是否超過本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)所具備的能力範疇。

【答複要點】

日(rì)本特許廳的通知書(shū)通常比較簡單，審查員(yuán)不會将評判創造性的具體(tǐ)推理(lǐ)過程寫在通知書(shū)中。在答複時，首先考慮的是技術(shù)特征的對比，看(kàn)對比文件(jiàn)是否公開了本申請(qǐng)的所有技術(shù)特征，其次，考慮多個對比文件(jiàn)之間的技術(shù)相(xiàng)關性，針對區别技術(shù)特征來(lái)闡述将其它對比文件(jiàn)中的該區别技術(shù)特征應用到最接近的對比文件(jiàn)中是否超出了本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)的普通創造能力。

Tips：如(rú)果想進一步了解創造性的評判過程的話(huà)，可(kě)以參考日(rì)本審查指南(nán)，其中列舉了很多創造性判斷的例子。

4.單一性-特許法第38條

【法條原文】

第三十八條  專利申請(qǐng)必須按每一項發明提出。但(dàn)即使是兩項以上的發明，對專利請(qǐng)求範圍所記載的一項發明（以下稱爲“特定發明”）而具有下述關系的發明，可(kě)用與特定發明同一申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)專利。

一、以構成特定發明不可(kě)缺少事(shì)項的全部或主要部分(fēn)作(zuò)爲其構成不可(kě)缺少事(shì)項的主要部分(fēn)的發明，并達到與該特定發明同一日(rì)者；

二、當特定發明爲産品的發明時，生(shēng)産該産品的方法的發明、産品使用方法的發明、生(shēng)産該産品的機(jī)械、器具、裝置及其他(tā)産品的發明或專門(mén)利用該産品特性的産品的發明；

三、當特定發明爲方法的發明時，關于該方法實施直接使用的機(jī)械、器具、裝置及其他(tā)産品的發明。

【法條解析】

單一性的判斷标準：在一件(jiàn)專利申請(qǐng)的多項的權利要求所請(qǐng)求保護的發明中，是否具有對現有技術(shù)相(xiàng)同或者相(xiàng)應的特定技術(shù)特征（STF：Special Technical Feature）。該判斷标準與我國(guó)的單一性的判斷在表述上是相(xiàng)似的，但(dàn)是，在具體(tǐ)執行的過程中，還(hái)是存在很大(dà)的區别。我國(guó)審查員(yuán)通常是在兩套權利要求之間來(lái)判斷是否具有相(xiàng)同或者相(xiàng)應的特定技術(shù)特征，但(dàn)是， 日(rì)本審查員(yuán)在單一性的判斷中，是按照(zhào)權利要求标号的先後，依次判斷是否具有STF，直到判定某一權利要求具有STF時，在這一權利要求之後的權利要求如(rú)果包括了該STF則具有單一性，如(rú)果沒有包括該STF則認爲不具有單一性。例如(rú)：

權利要求1：A

權利要求2：A+B

權利要求3：A+C

權利要求4：A+B+C

權利要求5：A+B+C+D

審查員(yuán)從(cóng)權利要求1至5依次判斷是否具有STF，通常情況下，不具有新穎性時，一定不具有STF，例如(rú)，當審查員(yuán)認爲權利要求2的A+B爲STF時，則其後的權利要求4和5因爲包含了A+B，因此具有單一性，而權利要求3因爲不包含A+B，因此不具有單一性。

【答複要點】

在答複單一性時，請(qǐng)注意日(rì)本對單一性的修改是具有限制的，即，禁止變更爲和已作(zuò)爲審查對象的權利要求中的發明在技術(shù)上不同的其他(tā)發明（轉換修改的禁止）。此處的“已作(zuò)爲審查對象的權利要求中的發明”是指被認定爲具有STF的權利要求項的發明，例如(rú)，權利要求2中的A+B被認爲具有STF，因而，在修改權利要求時，爲了不違反轉換修改的禁止規定，修改後的權利要求的發明必須包含特征A+B。

Tips 1：如(rú)果權利要求1是很難認定具有STF的保護範圍大(dà)的發明，則應将具有該申請(qǐng)的本質特征的發明撰寫爲權利要求2。

權利要求1：A

權利要求2：A+B

權利要求3：A+C

如(rú)果發明的本質特征爲A+C，一旦A+B被認定爲具有STF，如(rú)果希望審查A+C，就(jiù)不得(de)不提交分(fēn)案申請(qǐng)。

Tips 2：在進入國(guó)家階段時，應該對權利要求進行再次檢查，确認是否将重要的發明撰寫爲權利要求2，根據需要适當調整或修改。

Tips 3：從(cóng)審查意見(jiàn)通知書(shū)的内容中難以判斷STF認定的情況下，可(kě)要求審查員(yuán)電話(huà)會晤或面談，确認審查員(yuán)是否認定了權利要求1中的某個技術(shù)特征爲STF，并分(fēn)析該認定是否合理(lǐ)，如(rú)果是合理(lǐ)的認定，應根據該認定的STF爲基準來(lái)修改權利要求。

三、駁回後程序

如(rú)果申請(qǐng)被駁回（收到拒絕查定），申請(qǐng)人(rén)可(kě)以進行申述（appeal），相(xiàng)當于我國(guó)的複審程序。在接到日(rì)本特許廳的駁回決定之後，申請(qǐng)人(rén)應在3個月之内提起申述請(qǐng)求（外國(guó)申請(qǐng)人(rén)爲4個月）。隻有在申請(qǐng)人(rén)對申請(qǐng)文件(jiàn)進行了修改時，申請(qǐng)文件(jiàn)才發回至原審查員(yuán)進行再審（相(xiàng)當于我國(guó)的前置審查），否則申訴委員(yuán)會将直接進入合議(yì)審查。當申述委員(yuán)會發現申請(qǐng)文件(jiàn)中還(hái)存在不能被授權的缺陷時，會發出“拒絕理(lǐ)由通知書(shū)”，要求申請(qǐng)人(rén)進行修改，如(rú)果修改後仍不能克服相(xiàng)關缺陷時，申述委員(yuán)會将發出“駁回決定”。如(rú)果申述委員(yuán)會認爲申請(qǐng)文件(jiàn)滿足了授權的條件(jiàn)的話(huà)，申述委員(yuán)會将直接作(zuò)出授權決定。在接到委員(yuán)會下發的“駁回決定”可(kě)以向知識産權高等法院（IP高院）提起訴訟。

Tips 1：提appeal的期限不可(kě)延（可(kě)按4個月計(jì)算）。

Tips 2：在提出appeal時，盡量建議(yì)申請(qǐng)人(rén)對權利要求進行修改，這樣的話(huà)，則可(kě)能在前置審查階段就(jiù)獲得(de)審查員(yuán)的認可(kě)，無需進入申訴委員(yuán)會。

Tips 3：日(rì)本外代通常會建議(yì)申請(qǐng)人(rén)在提appeal時，同時提出一個分(fēn)案申請(qǐng)，當appeal被駁回時，可(kě)以保證在特許廳還(hái)有一個“pending”的類似專利申請(qǐng)。對于比較重要的申請(qǐng)，代理(lǐ)人(rén)可(kě)建議(yì)客戶考慮提分(fēn)案，需要注意的是，分(fēn)案申請(qǐng)需要與appeal同時遞交（分(fēn)案時限也是駁回決定後3個月）。

四、其它問(wèn)題

1. 當對比文件(jiàn)爲日(rì)本的專利文獻時，首先可(kě)以在專利網站(zhàn)，例如(rú)soopat上查找是否有同族專利，在沒有同族專利的情況下，可(kě)以從(cóng)以下日(rì)本特許廳網站(zhàn)上獲得(de)機(jī)器翻譯的英文版：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage

2. 特開是指公開，特表是指（國(guó)際申請(qǐng)的再公開）PCT進入日(rì)本的專利，平成年(nián)：平成天皇XX年(nián)，1989年(nián)爲平成1年(nián)，因此，在檢索時加上1988.