訴争商标在贈品上的使用，在撤三案件(jiàn)中一定會被認可(kě)嗎(ma)？
時間: 2023-09-20 02
菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司
張芳
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随着商業的迅猛發展，社會上出現了“贈品促銷”“節日(rì)限定”“會員(yuán)精選”等現象，“贈品”使用已經成爲當今市場交易中不可(kě)或缺的重要組成部分(fēn)。
而在商标撤三制度中，訴争商标在贈品上的使用能否作(zuò)爲判斷商标實際使用的實質性證據呢(ne)？對此，最高人(rén)民(mín)法院曾明确表示，撤三制度的目的，是爲了“激活商标資源，清理(lǐ)閑置商标。撤銷隻是手段，而不是目的。因此，隻要在商業活動中公開、真實使用了注冊商标，且注冊商标的使用行爲本身(shēn)沒有違反法律規定，則注冊商标權利人(rén)已盡到法律規定的使用義務。”從(cóng)撤三制度的立法目的剖析，其似乎并未将“交易對價/ 盈利”甚至“使用意圖”等作(zuò)爲評判贈品上使用商标的行爲是否屬于商标法意義使用的标準，于是實踐中出現了大(dà)量舉證在“贈品”上的商标使用證據以對抗撤三打擊。在此，筆者通過案例做些分(fēn)析，并在此基礎上提出建議(yì)。案例1: 北京市高級人(rén)民(mín)法院（2018）京行終6043 号判決書(shū)在A公司與B公司關于第3604265号商标在第18 類指定商品“手提袋；手提包骨架；書(shū)包；公文箱；人(rén)造革箱；卡片盒；小皮夾；旅行包”的撤銷複審糾紛案件(jiàn)中，國(guó)家知識産權局認爲，A公司遞交的關于包裝卡相(xiàng)關合同、發票以及使用照(zhào)片等仍爲本案涉及的樂器箱包的商品包裝使用證據材料，在其上附着商标标識不是訴争商标的使用，而是在樂器等商品上的使用，故商标應予以撤銷。這一點也與北京知識産權法院的認定大(dà)緻相(xiàng)同，即“标配”附屬商品的真實目的仍然爲銷售樂器本身(shēn)，而非包裝，故就(jiù)雷諾公司提供的樂器包裝卡無法認定爲是商标在第18 類商品的真實使用。而案件(jiàn)到二審階段卻發生(shēng)了反轉，北京市高級人(rén)民(mín)法院認爲：……在銷售商品上即便有贈品也是一種商業行爲。無論在銷售樂器時搭配的樂器箱包構成贈送行爲，還(hái)是構成銷售行爲，在銷售樂器時搭配的樂器箱包上使用訴争商标的行爲都(dōu)構成對訴争商标的商業使用。
在該案中，北京市高級人(rén)民(mín)法院并未具體(tǐ)區分(fēn)實際使用商品的目的和功能，而傾向于将在贈品上使用商标認定爲商業使用行爲。無論在實際商品上使用亦或在贈品上使用商标都(dōu)凝結着商品所承載的商譽，可(kě)起到與其他(tā)市場主體(tǐ)的産品相(xiàng)區别的作(zuò)用，故在贈品上使用訴争商标，可(kě)以構成商标性使用。而針對此類案件(jiàn)，在司法實踐過程中，認定在“贈品”上使用訴争商标是否構成使用，權利人(rén)也多着重從(cóng)如(rú)下方面予以論證：最後，訴争商标的合法使用人(rén)應保證“贈品”的相(xiàng)關證據具備證明力，并盡量形成完整的證據鏈條。通常情況下，訴争商标在贈品上的使用被認可(kě)的概率極大(dà)。案例2:（2020）京73 行初4907 号北京知識産權法院行政判決書(shū)在C公司與 D公司關于第5004926 号商标在第31 類指定商品“樹(shù)木；谷（谷類）；植物；活動物；鮮水果；新鮮蔬菜；植物種子；動物飼料；釀酒麥芽；動物栖息用品”的撤銷糾紛案件(jiàn)中，國(guó)家知識産權局與一審和二審法院均認定，即便在銷售服裝等商品時向消費者贈送了帶有品牌标識的植物擺件(jiàn)，但(dàn)考慮屬于“象征性使用”，不視爲是實際使用。該案件(jiàn)區别于上述案例1的關鍵在于，使用訴争商标的贈品是否真實進入了市場流通領域。而在考慮上述的實際交易之外，也應着重考慮贈品使用的數量和範圍，從(cóng)而認定該類贈品使用是否屬于爲了維持訴争商标的象征性使用。這也是在司法的發展過程中，将在贈品上使用訴争商标的條件(jiàn)進一步規範，并通過贈品使用的規模、數量等評估“象征性”使用情形，進而判定“在贈品上使用商标”是否構成商标法使用的關鍵性定案依據。案例3: (2017) 最高法行申1071 号最高人(rén)民(mín)法院行政裁定書(shū)在E公司與王海燕關于第1258648 号商标在第25 類指定商品“T 恤；西服；大(dà)衣；套裝；運動服；圍巾；休閑服；領帶；領結；圍裙”的撤銷糾紛案件(jiàn)中，國(guó)家知識産權局認爲，本案的關鍵在于E及其關聯公司在提供教育培訓服務過程中，在培訓人(rén)員(yuán)服裝上使用“HESS”商标是否屬于在第25 類T 恤等商品上對訴争商标的商業性使用。第1243896 号“HESS”商标在第41 類的教育服務，并非訴争商标在第25 類的T 恤服裝商品上的使用，故其商标理(lǐ)應予以撤銷。一審法院、二審法院以及最高人(rén)民(mín)法院經過審理(lǐ)認爲，判定贈品使用訴争商标是否可(kě)以予以認可(kě)時仍應考慮其是否具有産源識别功能，需考慮商品使用的範圍（即服裝類商品的生(shēng)産、銷售一般體(tǐ)現爲批量化、不特定範圍的生(shēng)産、銷售）以及商品使用的意圖（即服裝類商品的使用的實質意圖仍然是根據特定的教育服務項目定制，提供給培訓活動使用，而非一般商标流通領域中商品批量化生(shēng)産、銷售行爲）。教育培訓服務提供員(yuán)工(gōng)服裝的行爲，其指向的是何嘉仁公司的第1243896 号“HESS”商标在第41 類的教育服務，并非訴争商标在第25 類的T 恤服裝商品上的使用。法院一緻認定，在案證據不能證明訴争商标在指定期間内進行了商标法意義上的使用。從(cóng)上述案例可(kě)以看(kàn)出，最高人(rén)民(mín)法院對贈品使用訴争商标相(xiàng)關問(wèn)題作(zuò)出了更加深刻的剖析。從(cóng)商标區别産品來(lái)源的内在特征出發，通過使用範圍以及使用意圖分(fēn)析在贈品上使用商标是否具備了産源識别功能，從(cóng)而具體(tǐ)分(fēn)析是否接納贈品使用商标證據。這也是目前司法實踐中廣泛采用的觀點，即“贈品”形式的使用并不必然不視爲撤三案件(jiàn)中的商标性使用，是否能夠維持注冊應當結合訴争商标産源識别功能的實現程度進行綜合判斷，即贈品的使用是爲了營銷推廣其他(tā)商品，還(hái)是爲了區别産品來(lái)源。依據《北京市高級人(rén)民(mín)法院商标授權确權行政案件(jiàn)審理(lǐ)指南(nán)》（下稱《指南(nán)》）規定：《指南(nán)》第十九條第四款規定，具有下列情形之一的，當事(shì)人(rén)主張維持商标注冊的，不予支持：（1）僅在核定使用範圍外的類似商品或者服務上使用訴争商标的；（2）使用訴争商标但(dàn)未發揮區分(fēn)商品、服務來(lái)源作(zuò)用的；（3）爲了維持訴争商标注冊進行象征性使用的。《指南(nán)》第十九條第九款規定，訴争商标在核定商品上構成使用的，可(kě)以維持與該商品類似的其他(tā)核定商品上的注冊。認定前款所指的類似商品，應當嚴格按照(zhào)商品的功能、用途、生(shēng)産部門(mén)、消費渠道和消費群體(tǐ)進行判斷，一般依據《類似商品和服務區分(fēn)表》進行認定。《國(guó)家工(gōng)商行政管理(lǐ)總局關于贈品涉嫌侵犯注冊商标專用權行爲有關問(wèn)題的答複意見(jiàn)》（工(gōng)商标字〔2013〕196 号）指出：根據請(qǐng)示及所附材料，當事(shì)人(rén)爲鞏固客戶關系、提升客戶層次、培植優質客戶群，在開展金融産品營銷活動時向客戶贈送商品，其使用的标識與他(tā)人(rén)在與贈品相(xiàng)同或類似商品上的注冊商标相(xiàng)同或近似，屬于《商标法》第五十二條第（五）項所述的商标侵權行爲。基于上述規定，結合前述在先判例，筆者認爲，訴争商标所使用的商品是否爲贈品并不影(yǐng)響是否是商标法意義上的使用的判斷。在司法實踐中，認定在“贈品”上使用訴争商标是否可(kě)以視爲商标的實際使用，仍取決于“贈品”上使用商标是否發揮了功能性作(zuò)用。具象而言，商标撤三案件(jiàn)中訴争商标在贈品上的使用要求和非贈品上的使用要求，除了支付對價的商業交易行爲之外，仍然需要綜合考慮生(shēng)産銷售該項贈品的實質意圖，即使用該贈品是一般商品的正常市場流通，還(hái)是主要爲了其他(tā)源商品的促銷。“贈品”通常具有附屬性，如(rú)銷售樂器，通常會爲商品統一搭配樂器的樂器盒，而該樂器盒通常作(zuò)爲附屬搭配的贈品予以一并銷售。這時，消費者在支付樂器的對價過程中也涵蓋了樂器盒的合理(lǐ)支出。在此情形下，則需通過使用範圍以及使用方式判斷是否具有“象征性使用”情形，如(rú)排除象征性使用，則可(kě)認定訴争商标在“贈品”上的實際使用性質。但(dàn)如(rú)“贈品”的附屬性削弱，如(rú)銷售咖啡時，向會員(yuán)贈送圍巾或鮮花，考慮該商品之間的關聯性較弱，該類商品的實質通常是通過向會員(yuán)贈送禮品（圍巾/ 鮮花），而增加品牌在消費者心目中的可(kě)信賴性，從(cóng)而提升消費者對該品牌的忠誠度。則該贈品的實質目的在于源商品（如(rú)咖啡）的促銷，而非贈品的生(shēng)産銷售和商業交易。在此情況下，訴争商标在該贈品（圍巾/ 鮮花）上的使用不應認定爲商标法意義上的使用。在了解審理(lǐ)趨勢以及相(xiàng)關部門(mén)在撤三案件(jiàn)中對于訴争商标在“贈品使用”上的态度後，企業如(rú)何合理(lǐ)利用贈品營銷策略，爲防禦性商品類别上的商标注冊構築起應對商标撤三案件(jiàn)的壁壘呢(ne)？
筆者基于上述規定和示例提出以下幾點建議(yì)，以供參考：2. 在選擇使用贈品時，選擇已注冊商标的核定商品或服務；若贈品種類不一，在使用過程中應以類似群爲限，謹慎選擇核定使用範圍外的商品或服務項目。3. 贈品須投入公開流通環節并保證一定數量，降低被認定是象征性使用的風(fēng)險。4. 盡量以搭售方式贈出，并在相(xiàng)關票據（增值稅發票最佳）上寫明贈品内容，品牌及貨号。5. 使用贈品需保留與其他(tā)主營的非贈品商品要求相(xiàng)同的實際使用證據，例如(rú)銷售合同，發票，贈品圖冊，媒體(tǐ)宣傳報道等。6. 使用贈品建議(yì)以年(nián)度爲單位逐年(nián)更新保留證據，用以證明規定的三年(nián)間的持續性使用要件(jiàn)。
綜上所述，以贈品實現引流促成交易已經成爲賣家在市場經營活動中最常用的營銷手段之一，但(dàn)在使用贈品過程中，如(rú)何最大(dà)限度獲得(de)法律保護，希望本文能夠對大(dà)家有所啓發，從(cóng)而規範性使用贈品，合理(lǐ)抵禦撤三風(fēng)險。
關鍵詞：
撤三,贈品,贈品上使用訴争商标
康信：
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