在專利實質審查階段,申請(qǐng)人(rén)收到的審查意見(jiàn)通知書(shū)中經常有以下審查意見(jiàn):某條權利要求中的xx特征是一個上位概念,概括了一個較寬的保護範圍,但(dàn)在說(shuō)明書(shū)給出的實施方式中僅給出了通過yy内容實現xx特征,所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)難以預見(jiàn)該上位概念所概括的除本申請(qǐng)實施方式之外的其他(tā)方式以解決其技術(shù)問(wèn)題,因此,此條權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)的支持。
針對這類審查意見(jiàn),申請(qǐng)人(rén)應該如(rú)何合宜的答複呢(ne)?筆者結合實際工(gōng)作(zuò)經驗,總結了如(rú)下應對手段,以供讀(dú)者參考。
首先,《審查指南(nán)》指出:權利要求書(shū)中的每一項權利要求所要求保護的技術(shù)方案應當是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠從(cóng)說(shuō)明書(shū)充分(fēn)公開的内容中得(de)到或概括得(de)出的技術(shù)方案,并且不得(de)超出說(shuō)明書(shū)公開的範圍。如(rú)果所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)可(kě)以合理(lǐ)預測說(shuō)明書(shū)給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變形方式都(dōu)具備相(xiàng)同的性能或用途,則應當允許申請(qǐng)人(rén)将權利要求的保護範圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變形的方式。
由上述内容可(kě)知,權利要求可(kě)以是基于說(shuō)明書(shū)得(de)到的“概括方案”,前提是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)可(kě)以合理(lǐ)預測“概括方案”對應的“下位方
案”都(dōu)具備相(xiàng)同的性能或用途。
由此,針對審查員(yuán)指出的權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)的支持的審查意見(jiàn),筆者總結了如(rú)下答複思路(lù):
答複思路(lù)1:在依據說(shuō)明書(shū)内容或現有公開資料能夠證明當前權利要求可(kě)以得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持的情況下,可(kě)以采用不修改權利要求,直接争辯的方式進行答複。例如(rú),争辯說(shuō)明書(shū)未公開的其他(tā)下位方案也具備與說(shuō)明書(shū)中所列舉的下位方案相(xiàng)同的性能或用途; 答複思路(lù)2:在依據說(shuō)明書(shū)内容或現有公開資料無法證明當前權利要求可(kě)以得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持的情況下,可(kě)以采用修改權利要求進行答複。例如(rú),基于說(shuō)明書(shū)推導出一個“中位特征”,并說(shuō)明本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠預見(jiàn)“中位特征”所概括的除本申請(qǐng)實施方式之外的其他(tā)方式以解決其技術(shù)問(wèn)題,其中,“中位特征”既是審查員(yuán)指出的yy内容對應的上位特征,也是本申請(qǐng)原權利要求記載的xx特征對應的下位特征。
以下,通過兩個案例分(fēn)别進行說(shuō)明。
案例1 案例1在權利要求1中記載了技術(shù)特征“通過目标模型處理(lǐ)樹(shù)木所在區域的氣候信息,确定樹(shù)木的生(shēng)長趨勢”。 審查員(yuán)在審查意見(jiàn)中指出:目标模型概括了一個較寬的保護範圍,權利要求1得(de)不到說(shuō)明書(shū)的支持。 筆者通過檢索,檢索到一篇公開資料,公開資料主要解釋了通過數學模型計(jì)算樹(shù)木在不同氣候條件(jiàn)下的生(shēng)長趨勢。 進一步地,筆者将公開資料作(zuò)爲證據,證明了證據中的數學模型所對應的性能或用途與本申請(qǐng)中所列舉的神經網絡模型的性能或用途相(xiàng)同,均是根據氣候信息确定樹(shù)木的生(shēng)長趨勢,因此申請(qǐng)人(rén)可(kě)以将兩個模型概括爲“目标模型”,并由此可(kě)以證明權利要求1中的“目标模型”所對應的保護範圍是适當的,權利要求1能夠得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持。 最後,筆者選擇了答複思路(lù)1來(lái)答複本次審查意見(jiàn),審查員(yuán)認可(kě)了筆者的答複陳述。
案例2
綜合上述案例可(kě)知,在遇到“得(de)不到說(shuō)明書(shū)的支持”的審查意見(jiàn)時,專利代理(lǐ)師(shī)可(kě)以基于案件(jiàn)本身(shēn)的情況,選擇合宜的方式進行答複,以對權利要求争取合适的保護範圍,保護申請(qǐng)人(rén)的最大(dà)權益。