專利等同侵權中的可(kě)預見(jiàn)性原則

時間: 2023-07-31 03 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司林軍閱讀(dú)量:

可(kě)預見(jiàn)性原則的内涵

傳統認爲，對适用專利等同侵權的明确限制有二：捐獻原則和禁止反悔原則[1]。司法實踐中，對等同侵權的限制還(hái)有可(kě)預見(jiàn)性原則。目前，《專利法》和司法解釋尚未對可(kě)預見(jiàn)性原則的内涵作(zuò)出明确的定義，但(dàn)是其在司法裁判中已有所體(tǐ)現。

筆者以“可(kě)預見(jiàn)”和“等同”作(zuò)爲關鍵詞檢索了最高人(rén)民(mín)法院（以下簡稱“最高法”）作(zuò)出的裁定和判決（相(xiàng)關彙總見(jiàn)表1）。早在2015年(nián)，最高法在（2015）民(mín)申字第740号判決中即認爲：“錐面或平面均是涉案專利申請(qǐng)時，該領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)普遍知曉的技術(shù)方案，因此，專利權人(rén)将權利要求中該技術(shù)特征限定爲錐面是将平面排除在涉案專利權的保護範圍之外。”該案可(kě)視爲司法實踐中應用可(kě)預見(jiàn)性原則的較早嘗試。

随後，最高法的一系列裁判基本遵循了該案确定的原則。綜合最高法系列裁判中的論述，筆者嘗試将可(kě)預見(jiàn)性原則的内涵總結如(rú)下：

對于專利權人(rén)在專利申請(qǐng)日(rì)知曉但(dàn)沒有記載在權利要求中的技術(shù)特征，專利權人(rén)又主張其構成權利要求記載的特征的等同特征的，不予支持。

對于上述定義，需要作(zuò)出以下幾點說(shuō)明：

判斷“知曉”的時間點爲專利申請(qǐng)日(rì)

曾有觀點認爲，判斷“修改形成的技術(shù)特征”是否被專利權人(rén)知曉的時間點應當爲“修改時”[2]。實務中，專利權人(rén)對權利要求的修改，往往發生(shēng)專利申請(qǐng)日(rì)的數年(nián)之後。如(rú)果要探究專利權人(rén)的真意，則以相(xiàng)關特征的修改時間作(zuò)爲判斷“知曉”的時間點似乎更爲合理(lǐ)。但(dàn)《專利法》已有規定，權利要求的修改不得(de)超出專利申請(qǐng)日(rì)既已确定的說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍[3]，即，修改權利要求的基礎必然是專利權人(rén)在申請(qǐng)日(rì)已經知曉的内容。因此，如(rú)果以權利要求修改日(rì)作(zuò)爲判斷“知曉”的時間點，那麽，對于在申請(qǐng)日(rì)尚未知曉、但(dàn)在修改日(rì)已獲知的技術(shù)手段，專利權人(rén)将陷入兩難的境地：如(rú)果不将其納入權利要求的保護範圍，将可(kě)能觸發可(kě)預見(jiàn)性原則，限制等同侵權的适用；如(rú)果将其寫入權利要求，則可(kě)能導緻專利申請(qǐng)因修改超範圍而被駁回。因此，筆者認爲，将判斷“知曉”的時間點定爲專利申請(qǐng)日(rì)，确是更适宜的選擇。

“知曉”既包括實際知曉也包括應當知曉

如(rú)果“知曉”隻包括實際知曉，無疑将大(dà)大(dà)增加被控侵權人(rén)的舉證難度，且實際知曉僅涉及專利權人(rén)的主觀認知，與專利權的對世權性質和權利要求的公示作(zuò)用都(dōu)存在邏輯上的不協調之處。如(rú)果将“知曉”擴大(dà)到應當知曉，則不存在上述問(wèn)題。實際上，最高法的部分(fēn)裁判也将本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)作(zuò)爲“知曉”的主體(tǐ)。筆者認爲，“本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)普遍知曉”即可(kě)推定爲“專利權人(rén)應當知曉”。

有學者提出，“本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)普遍知曉”的标準可(kě)以是相(xiàng)關技術(shù)特征已被教科(kē)書(shū)、科(kē)技論文等公開[4]。筆者認爲，可(kě)以将專利法意義上的公知常識認定爲“本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)普遍知曉”的内容。如(rú)此，一方面，将公知常識性内容推定爲專利權人(rén)應當知曉，不會過度減損專利權人(rén)的權利；另一方面，“公知常識”的認定經曆了長期司法實踐，有相(xiàng)對成熟的認定标準[5]。

值得(de)注意的是，不能将專利權人(rén)應當知曉的内容，視作(zuò)本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)普遍知曉的内容的子集。例如(rú)，專利權人(rén)在涉案專利申請(qǐng)日(rì)之前提交的另一專利申請(qǐng)可(kě)能公開了某些技術(shù)手段，但(dàn)是由于該專利申請(qǐng)尚未公開，所以本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)還(hái)不知曉該技術(shù)手段。然而，這樣的文獻證據可(kě)以證明專利權人(rén)在專利申請(qǐng)日(rì)實際知曉該技術(shù)手段，從(cóng)而有可(kě)能觸發可(kě)預見(jiàn)性原則。

“知曉”的客體(tǐ)并不僅是技術(shù)特征本身(shēn)

“知曉”的客體(tǐ)是在權利要求的技術(shù)方案中應用該技術(shù)特征，從(cóng)而達到相(xiàng)應的技術(shù)功能和技術(shù)效果，而非僅僅是該技術(shù)特征本身(shēn)。可(kě)預見(jiàn)性原則是對等同侵權的限制，而等同侵權本就(jiù)要求等同特征與權利要求記載的特征相(xiàng)比，屬于“基本相(xiàng)同的手段，實現基本相(xiàng)同的功能，達到基本相(xiàng)同的效果，并且本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)在被訴侵權行爲發生(shēng)時無需經過創造性勞動就(jiù)能夠聯想到”[6]。在适用可(kě)預見(jiàn)性原則時，也應要求相(xiàng)關特征的手段、功能、效果的整體(tǐ)爲專利權人(rén)實際知曉或爲本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)容易想到，隻不過相(xiàng)較于等同特征，判斷的時間點提前到專利申請(qǐng)日(rì)。如(rú)此，更加符合“可(kě)預見(jiàn)”的本意，且與等同侵權的框架更加匹配。

至于如(rú)何舉證證明“知曉”，（2021）最高法知民(mín)終1924号案件(jiàn)可(kě)以作(zuò)爲參考（見(jiàn)表1）。該案的一個焦點問(wèn)題是：若被訴侵權産品的面框材質爲聚碳酸酯（PC），其與涉案專利技術(shù)方案中限定的亞克力材質是否構成等同。被控侵權人(rén)提交了多份期刊文章(zhāng)以及一份專利文獻，據此，最高法認定“我國(guó)自(zì)2004年(nián)起開始通過自(zì)主研發、或與國(guó)外企業合資建廠(chǎng)的方式加大(dà)聚碳酸酯的年(nián)産能力，極大(dà)降低了聚碳酸酯的使用成本，使其更爲普遍地被應用于儀表屏制造領域”；專利權人(rén)“在撰寫涉案專利申請(qǐng)文件(jiàn)時，已明确知曉聚碳酸酯可(kě)用于制造儀表表殼的面框，但(dàn)并未将其納入權利要求的保護範圍”，從(cóng)而不能将聚碳酸酯與亞克力材質視作(zuò)等同。可(kě)見(jiàn)，最高法根據大(dà)量出版物證據認定本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)的普遍認知，進而推定專利權人(rén)實際知曉的内容，據此适用了可(kě)預見(jiàn)性原則。

可(kě)預見(jiàn)性原則的影(yǐng)響

可(kě)預見(jiàn)性原則對等同侵權的影(yǐng)響

如(rú)前所述，适用可(kě)預見(jiàn)性原則的實體(tǐ)條件(jiàn)與等同侵權有相(xiàng)似之處，但(dàn)判斷的時間點提前到專利申請(qǐng)日(rì)。顯然，可(kě)預見(jiàn)性原則将大(dà)大(dà)減少可(kě)以适用等同侵權的情形。筆者認爲，可(kě)預見(jiàn)性原則将能夠成爲等同特征的技術(shù)手段，限制爲在專利申請(qǐng)日(rì)與侵權行爲日(rì)之間變得(de)被本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)知曉的技術(shù)手段。

如(rú)圖1左側所示，如(rú)果不考慮可(kě)預見(jiàn)性原則，僅依據《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)專利糾紛案件(jiàn)适用法律問(wèn)題的若幹規定》第十三條之規定，則本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)截至侵權行爲日(rì)容易想到的技術(shù)特征都(dōu)可(kě)以構成等同特征；該技術(shù)特征被本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所熟知的時間點僅有下限，而沒有上限。但(dàn)是，如(rú)圖1右側所示，依據可(kě)預見(jiàn)性原則，專利申請(qǐng)日(rì)既已被本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所知曉的技術(shù)特征不再能構成等同特征，相(xiàng)當于在原本能夠構成等同特征的範圍裡(lǐ)，“挖去(qù)”了這些技術(shù)特征。換言之，能夠成爲等同特征的技術(shù)手段，隻剩下在專利申請(qǐng)日(rì)與侵權行爲日(rì)之間變得(de)被本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)熟知的技術(shù)手段。

此推論或許正是最高法的本意。最高法多次提到，“等同原則的适用須考慮專利申請(qǐng)與專利侵權時技術(shù)的發展水平，防止對專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請(qǐng)日(rì)後新出現的技術(shù)進行簡單替換而規避侵權的情況。”[7]因此，對專利權人(rén)在專利申請(qǐng)日(rì)業已知曉的技術(shù)手段，在判斷等同時需要施以更嚴格的限制，更尊重權利要求的公示作(zuò)用。而對專利申請(qǐng)日(rì)後新出現的技術(shù)手段，在判斷等同時則較爲寬松，以更好地保護專利權人(rén)的利益[8]。筆者認爲，如(rú)此平衡專利權人(rén)與社會公衆的利益，或許更加符合設置等同侵權的初衷。

可(kě)預見(jiàn)性原則對捐獻原則的影(yǐng)響

《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋》第五條規定：“對于僅在說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術(shù)方案，權利人(rén)在侵犯專利權糾紛案件(jiàn)中将其納入專利權保護範圍的，人(rén)民(mín)法院不予支持。”該條款體(tǐ)現的即是捐獻原則，其也是對适用等同侵權的重要限制[9]。與可(kě)預見(jiàn)性原則不同的是，捐獻原則僅針對已在專利說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述的技術(shù)特征。

筆者認爲，捐獻原則可(kě)以視作(zuò)可(kě)預見(jiàn)性原則的真子集。參照(zhào)圖2，在專利說(shuō)明書(shū)或者附圖中描述的技術(shù)特征，必然是專利權人(rén)在專利申請(qǐng)日(rì)時實際知曉的技術(shù)特征；否則，專利權人(rén)不可(kě)能将其寫入專利申請(qǐng)中。而可(kě)預見(jiàn)性原則還(hái)涵蓋專利權人(rén)實際或應當知曉的其他(tā)技術(shù)特征，這些技術(shù)特征卻未必被專利權人(rén)寫入專利說(shuō)明書(shū)或者附圖中。這就(jiù)導緻能适用捐獻原則的技術(shù)特征，必然也可(kě)以适用可(kě)預見(jiàn)性原則，反之則不然。由此，可(kě)預見(jiàn)性原則一定程度上“架空”了捐獻原則。

當然，筆者認爲，可(kě)預見(jiàn)性原則不能在實務中代替捐獻原則。原因在于，一方面，可(kě)預見(jiàn)性原則的适用目前尚無明确的法律基礎，其接受程度存在不确定性；另一方面，适用捐獻原則可(kě)以僅依據涉案專利的說(shuō)明書(shū)和附圖，被控侵權人(rén)的舉證責任相(xiàng)對小得(de)多。

可(kě)預見(jiàn)性原則對專利撰寫的影(yǐng)響

毫無疑問(wèn)，可(kě)預見(jiàn)性原則對權利要求的撰寫提出了極高的要求。專利權人(rén)如(rú)果要避免可(kě)預見(jiàn)性原則成爲主張等同侵權的障礙，則在撰寫權利要求時，應當盡量上位概括技術(shù)特征，将申請(qǐng)日(rì)已知的技術(shù)手段全部概括在技術(shù)特征中。當然，這本是權利要求撰寫的應有之義。早在（2015）民(mín)申字第740号案件(jiàn)中，最高法就(jiù)認爲：“随着專利制度的進一步普及和發展，專利權人(rén)的專利文件(jiàn)撰寫水平不斷提高，專利行政部門(mén)對專利申請(qǐng)文件(jiàn)的撰寫要求更爲嚴格，等同原則對于撰寫水平較低專利的保護作(zuò)用在逐級減弱。”可(kě)見(jiàn)，可(kě)預見(jiàn)性原則自(zì)始就(jiù)有着督促提高撰寫水平的功效。

另一方面，要求專利權人(rén)概括其在申請(qǐng)日(rì)應當知曉的全部技術(shù)手段可(kě)能過于理(lǐ)想化，而且會導緻撰寫成本大(dà)大(dà)提高[10]。有學者提出，等同侵權應當着重于因語言局限性導緻的權利要求無法體(tǐ)現專利本質的情形，或申請(qǐng)日(rì)後出現了不可(kě)預見(jiàn)的新技術(shù)的情形，但(dàn)應當排除撰寫不當的情形[11]。筆者研究了表1中的案例，發現撰寫不當可(kě)能确實是部分(fēn)裁判适用可(kě)預見(jiàn)性原則的潛在重要因素。例如(rú)，在前述（2021）最高法知民(mín)終1924号案件(jiàn)中，涉案專利權利要求記載了“亞克力顯示面框”，被控侵權産品使用的可(kě)能是“聚碳酸酯顯示面框”，而面框的材質并非涉案專利關注的改進點[12]。再如(rú)，在（2020）最高法知民(mín)終1429号案件(jiàn)中，權利要求記載了“霍爾傳感器”，被控侵權産品中使用的是“紅(hóng)外對管”，兩者均爲本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)普遍知曉的測量角度的手段。如(rú)果專利權人(rén)的撰寫水平更高，應當可(kě)以不在權利要求中特别指定顯示面框的材料，或将“霍爾傳感器”上位概括爲角度傳感器。由此觀之，可(kě)預見(jiàn)性原則體(tǐ)現的正是最高法對于利用等同侵權來(lái)規避撰寫不當導緻的不利後果的謹慎态度。

結語

可(kě)預見(jiàn)性原則雖然在司法解釋中尚無明确規定，但(dàn)近幾年(nián)最高法的一系列裁判，已彰顯其可(kě)能具有的巨大(dà)威力，使得(de)專利權人(rén)、專利代理(lǐ)師(shī)和律師(shī)都(dōu)不得(de)不愈加重視該原則。一方面，專利權人(rén)應繼續提高撰寫權利要求的水平，以落實最高法降低等同原則對低水平專利的保護作(zuò)用的希冀。另一方面，專利權人(rén)在主張等同侵權時應更加謹慎，預先分(fēn)析可(kě)預見(jiàn)性原則适用的可(kě)能性；被控侵權人(rén)則應當積極舉證和論述，利用該原則來(lái)阻止等同侵權的認定。

在等同侵權的适用日(rì)趨嚴格的背景下，筆者認爲，未來(lái)可(kě)能會見(jiàn)到可(kě)預見(jiàn)性原則的更多應用。

參考資料：

[1]曹新明.專利侵權等同原則适用研究[J].知識産權，2023，No.264(02):24-40.

[2]北京市高級人(rén)民(mín)法院《專利侵權判定指南(nán)（2017）》第60條。

[3]參見(jiàn)《中華人(rén)民(mín)共和國(guó)專利法》第33條。

[4]董慧凝，鄭璐璐.專利侵權中可(kě)預見(jiàn)規則的法律适用[J].北方工(gōng)業大(dà)學學報，2019，31(06):113-120.

[5]參見(jiàn)（2020）最高法知行終35号民(mín)事(shì)判決；《專利審查指南(nán)（2010）》第四部分(fēn)第八章(zhāng)第4.3.3節。

[6]《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)專利糾紛案件(jiàn)适用法律問(wèn)題的若幹規定》第十三條。對于功能性特征的等同，參見(jiàn)《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋（二）》第八條。

[7]（2015）民(mín)申字第740号民(mín)事(shì)裁定；另見(jiàn)（2019）最高法知民(mín)終48号民(mín)事(shì)判決、（2020）最高法知民(mín)終1899号民(mín)事(shì)判決、（2020）最高法知民(mín)終1429号民(mín)事(shì)判決。

[8]同注7。

[9]陳聰.專利捐獻原則的法理(lǐ)分(fēn)析[J].知識産權，2019，No.215(01):69-76.

[10] 張迩瀚.我國(guó)專利侵權中可(kě)預見(jiàn)性規則司法适用問(wèn)題研究[J].信陽師(shī)範學院學報(哲學社會科(kē)學版)，2019，39(02):37-41，注釋3。

[11] 朱文廣，劉犟.專利等同侵權判斷方法的完善[J].知識産權，2023，No.264(02):112-126.

[12] 參見(jiàn)CN102411996B。

文章(zhāng)首發自(zì)：《中國(guó)知識産權》雜志4月刊

關鍵詞：專利等同侵權,專利權人(rén),專利申請(qǐng),專利技術(shù)方案

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