在發明專利申請(qǐng)的授權階段，通常會收到新穎性和/或創造性的審查意見(jiàn)，爲了克服新穎性和/或創造性的意見(jiàn)，申請(qǐng)人(rén)在答複審查意見(jiàn)的過程中，常常會對獨立權利要求進行修改，增加或限定新的技術(shù)特征，以使發明專利申請(qǐng)相(xiàng)對于現有技術(shù)具備實質性特點和顯著進步。另外，申請(qǐng)人(rén)在提交分(fēn)案申請(qǐng)時，有時會重新撰寫一套或幾套權利要求以覆蓋母案專利未能覆蓋的保護範圍。無論答複新穎性和/或創造性時作(zuò)出的修改還(hái)是提交分(fēn)案申請(qǐng)時重新撰寫的權利要求，所做的修改和重新撰寫都(dōu)應符合《專利法》第三十三條規定，即修改不超出原始公開的範圍。但(dàn)是由于不同的審查員(yuán)對技術(shù)理(lǐ)解的不同以及對修改超範圍把握尺度的不同，會使得(de)最終授權的專利因超範圍問(wèn)題而使專利權不穩定。而且通常由于獨立權利要求因修改超範圍問(wèn)題而被無效掉，最終導緻全部權利要求被無效。本文以實際案例演繹的方式來(lái)淺議(yì)如(rú)何在授權階段避免修改超範圍的問(wèn)題。

專利無效制度是對已經授權但(dàn)不符合授權條件(jiàn)的專利權予以宣告無效的制度，其中修改超範圍也是專利無效宣告理(lǐ)由中的一種。根據IPR Daily發布的2020年(nián)中國(guó)專利無效決定統計(jì)分(fēn)析，其中283件(jiàn)被全部無效的發明專利的法律依據，修改超範圍以及分(fēn)案修改超範圍合計(jì)有9件(jiàn)，根據IPR Daily發布的2021年(nián)中國(guó)專利無效決定統計(jì)分(fēn)析，其中341件(jiàn)被全部無效的發明專利的法律依據，修改超範圍以及分(fēn)案修改超範圍合計(jì)有13件(jiàn)，而且在這兩年(nián)的統計(jì)數據中，以“修改超範圍”爲無效理(lǐ)由的案件(jiàn)數僅排在不具有創造性的理(lǐ)由之後。可(kě)見(jiàn)，一件(jiàn)專利如(rú)果存在修改超範圍的風(fēng)險，其被全部無效掉的可(kě)能性也是非常高的。

然而，在無效程序中，修改權利要求書(shū)的具體(tǐ)方式一般僅限于權利要求的删除、技術(shù)方案的删除、在權利要求中補入其他(tā)權利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征、明顯錯誤的修正。因此，無效程序中專利權人(rén)無法通過修改或删除被認爲超範圍的技術(shù)特征來(lái)克服修改超範圍的問(wèn)題，除非該超範圍的技術(shù)特征屬于并列技術(shù)方案中之一。這樣，修改超範圍問(wèn)題就(jiù)成了授權專利的硬傷，一旦出現獨立權利要求的修改超範圍問(wèn)題，則可(kě)能導緻全部權利要求将被無效掉，這也是以“修改超範圍”爲無效理(lǐ)由的案件(jiàn)數僅排在不具有創造性的無效理(lǐ)由之後的原因。

關于修改超範圍的法律依據，中國(guó)專利法第33條規定：申請(qǐng)人(rén)可(kě)以對其專利申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改，但(dàn)是，對發明和實用新型專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍，對外觀設計(jì)專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原圖片或者照(zhào)片表示的範圍。中國(guó)專利法實施細則第43條第1款規定：分(fēn)案申請(qǐng)可(kě)以保留原申請(qǐng)日(rì)，享有優先權的，可(kě)以保留優先權日(rì)，但(dàn)是不得(de)超出原申請(qǐng)記載的範圍。

根據中國(guó)專利法第33條的規定和中國(guó)專利法實施細則第43條第1款的規定，對于普通專利申請(qǐng)文件(jiàn)，判斷對專利申請(qǐng)的申請(qǐng)文件(jiàn)的修改是否超範圍的比對基礎是原始申請(qǐng)文件(jiàn)本身(shēn)。對于分(fēn)案申請(qǐng)文件(jiàn)，同樣以母案的原始申請(qǐng)文件(jiàn)作(zuò)爲比對基礎。

以下通過幾個案例來(lái)淺析中國(guó)專利申請(qǐng)的修改超範圍的判斷标準。

案例一

該涉案專利屬于分(fēn)案申請(qǐng)，該案的專利權人(rén)爲松下電器。該涉案專利的獨立權利要求爲如(rú)下：

1.一種通信終端裝置，包括：

…

選擇單元，根據測量的所述接收功率，從(cóng)分(fēn)别與不同的所述接收功率相(xiàng)關聯的多個組中選擇一個組，所述多個組分(fēn)别包含用于開始與所述基站(zhàn)裝置之間的通信時的初期接入的多個碼；以及

發送單元，從(cóng)選擇出的所述組中包含的所述多個碼中，随機(jī)地選擇碼并使用其執行用于對所述基站(zhàn)裝置進行的初期接入的發送。

涉案專利是個分(fēn)案申請(qǐng)，因此根據分(fēn)案申請(qǐng)的修改超範圍的比對基礎，涉案專利權利要求中所涉及的特征“多個碼”是否超範圍的比對基礎是母案的申請(qǐng)文件(jiàn)，即，該特征能否由母案申請(qǐng)的申請(qǐng)文本中直接、毫無疑義地确定。

在母案申請(qǐng)的原申請(qǐng)文本第8頁最後一段中記載了“……從(cóng)選定的子信道群中随機(jī)地選擇1個用于發送接入請(qǐng)求信号的子信道”；在第9頁中記載了“…作(zuò)爲該預定的資源例如(rú)有定時、擴頻碼或多載波信号的子載波等”。在第11頁及附圖6-附圖7中記載了該子信道可(kě)選擇使用的資源有“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信号碼元”。

因此，根據母案申請(qǐng)的原申請(qǐng)文本的記載，作(zuò)爲發送接入請(qǐng)求信号的子信道，可(kě)以爲“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信号碼元”，而并不能直接地、毫無疑義地确定出多個碼，這是因爲多個碼不但(dàn)包括上述三種形式，還(hái)可(kě)以包括其他(tā)形式的碼，因此根據原始申請(qǐng)文件(jiàn)不能直接、毫無疑義地确定具有“多個碼”相(xiàng)關特征的技術(shù)方案；因此具有“多個碼”的技術(shù)方案的保護範圍超過說(shuō)明書(shū)記載的範圍。

根據上述分(fēn)析，涉案專利中定義的具有特征“多個碼”的技術(shù)方案的保護範圍過于寬泛，實際上，特征“多個碼”是對“擴頻碼”、“子載波”和“OFDM信号碼元”特征的上位化概念，即，特征“多個碼”屬于對原申請(qǐng)文本給出的涉及特征“擴頻碼、子載波和OFDM信号碼元”技術(shù)方案的二次概括，無法直接由母案的申請(qǐng)文本中直接、毫無疑義地确定，因此涉案專利獨立權利要求關于特征“多個碼”的定義和限定均超出原申請(qǐng)記載的範圍，其從(cóng)屬權利要求基于引用關系，同樣超出原申請(qǐng)記載的範圍，不符合專利法第33條的規定。因此，涉案專利權被宣告全部無效。

案例二

該涉案專利亦屬于分(fēn)案申請(qǐng)，其母案爲1995年(nián)5月18日(rì)申請(qǐng)的發明專利申請(qǐng)“墨盒”，該案的專利權人(rén)爲精工(gōng)愛普生(shēng)。該涉案專利的獨立權利要求如(rú)下：

1、一種裝于噴墨打印設備的托架上的墨盒，…，該墨盒包括：

…；

一存儲裝置，由所述墨盒支撐，存儲關于墨水的信息；

…。

8、一種裝于噴墨打印設備的托架上的墨盒，…，該墨盒包括：

…；

一記憶裝置，由所述墨盒支撐，存儲關于墨水的信息；

…。

該涉案專利的母案申請(qǐng)中僅記載了“半導體(tǐ)存儲裝置”的技術(shù)特征，其中并未記載“存儲裝置”和“記憶裝置”。無效宣告程序中合議(yì)組認爲“存儲裝置”是用于保存信息數據的裝置，除半導體(tǐ)存儲裝置外，其還(hái)包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型。因此，“存儲裝置”并非确定無疑就(jiù)是原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中記載的“半導體(tǐ)存儲裝置”，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)并不能從(cóng)原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的“半導體(tǐ)存儲裝置”直接且毫無疑義地确定出“存儲裝置”。同理(lǐ)，“記憶裝置”也不能從(cóng)原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的“半導體(tǐ)存儲裝置”直接且毫無疑義地确定。專利權人(rén)在實質審查程序中将“半導體(tǐ)存儲裝置”修改爲“存儲裝置”或“記憶裝置”超出了原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。

後續，一審法院作(zuò)出了維持無效決定的判決。二審法院認爲“存儲裝置”的使用沒有超出原申請(qǐng)文件(jiàn)的記載範圍，而“記憶裝置”超出了原申請(qǐng)文件(jiàn)的範圍。最高人(rén)民(mín)法院再審時認爲，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)通過閱讀(dú)原權利要求書(shū)以及說(shuō)明書(shū)是可(kě)以毫無疑義地确定本專利是在半導體(tǐ)存儲裝置意義上使用的存儲裝置，即，存儲裝置實際上就(jiù)是半導體(tǐ)存儲裝置，并未形成新的技術(shù)方案，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)也不會将其理(lǐ)解爲新的技術(shù)方案，并且根據說(shuō)明書(shū)可(kě)以判斷存儲裝置是半導體(tǐ)存儲裝置的簡稱，因此，最高人(rén)民(mín)法院認爲關于“存儲裝置”的特征未超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍，而“記憶裝置”這一新術(shù)語在專利說(shuō)明書(shū)中并未作(zuò)特别限定，其所指代的技術(shù)内容在原申請(qǐng)文件(jiàn)中無法确定，修改後授權文本中“記憶裝置”的内容既非原申請(qǐng)文件(jiàn)明确表達的内容，又非本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)在閱讀(dú)原申請(qǐng)文件(jiàn)後通過綜合原說(shuō)明書(shū)及其附圖和權利要求書(shū)可(kě)以直接、明确推導出來(lái)的内容。因此，關于“記憶裝置”的修改超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍。

通過對該案的最終的無效結論進行分(fēn)析可(kě)以明确的是，涉案專利中定義的“存儲裝置”保護範圍寬泛，屬于對半導體(tǐ)存儲裝置的二次概括，除半導體(tǐ)存儲裝置外，其還(hái)可(kě)包括磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置等多種不同的類型存儲裝置，根據中國(guó)專利法的相(xiàng)關規定，這種修改超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍。但(dàn)最高人(rén)民(mín)法院之所以會做出“存儲裝置”的修改不超範圍的結論，是由于原始申請(qǐng)文件(jiàn)的說(shuō)明書(shū)中記載了“其中在一個墨盒上設置了半導體(tǐ)存儲裝置和連接到存儲裝置的一個電闆”，由此可(kě)以直接、明确地确定權利要求中的存儲裝置排他(tā)地指代半導體(tǐ)存儲裝置，而不會被理(lǐ)解爲磁泡存儲裝置、鐵電存儲裝置這樣的存儲裝置。另外，最終的再審判決也将權利要求的範圍限制于半導體(tǐ)存儲裝置的範圍，而不會擴展到包括其他(tā)類型存儲裝置的範圍。關于“記憶裝置”的修改，由于記憶裝置實質上是存儲裝置的替代變型，其既不是原申請(qǐng)文件(jiàn)明确表達的内容，又非本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)在閱讀(dú)原申請(qǐng)文件(jiàn)後可(kě)以直接、明确推導出來(lái)的内容，因此，被認定爲修改超範圍。

筆者在查閱上述涉案專利的同族專利之後，發現日(rì)本、美國(guó)和歐洲授權專利中在獨立權利要求中均使用了類似表述的技術(shù)特征，但(dàn)是均未被提起修改超範圍的缺陷。

結合上述案例，筆者認爲，之所以會出現上述涉案專利被無效的情況，可(kě)能的原因在于：

1）國(guó)外申請(qǐng)人(rén)通常希望各國(guó)授權的專利的保護範圍盡可(kě)能相(xiàng)同，通常會在答複審查意見(jiàn)以及提出分(fēn)案申請(qǐng)時依據國(guó)外授權文本來(lái)相(xiàng)應修改中國(guó)專利申請(qǐng)，但(dàn)是相(xiàng)比于國(guó)外其他(tā)局的專利法對修改超範圍的規定和把握尺度，中國(guó)專利法對修改超範圍的要求相(xiàng)對更嚴格，而這時就(jiù)有可(kě)能出現修改超範圍的問(wèn)題。然而，在授權過程中，審查員(yuán)依據申請(qǐng)人(rén)的答複并結合說(shuō)明書(shū)中公開的内容，可(kě)能會做出所做的修改未超出原申請(qǐng)文件(jiàn)公開範圍的判斷，這就(jiù)爲後續的無效程序埋下了修改超範圍的雷。

2）國(guó)外申請(qǐng)人(rén)（專利權人(rén)）可(kě)能根據本土(tǔ)專利法的規定将中國(guó)專利法中判斷修改是否超範圍的标準認定爲公開範圍而非記載範圍，但(dàn)是公開範圍和記載範圍是有明顯差異的，二者在不同的專利法條中限定，公開範圍在專利法第26條第4款及指南(nán)相(xiàng)關内容中限定，專利法第26條第4款及指南(nán)相(xiàng)關内容規定：權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)爲依據。 權利要求書(shū)中的每一項權利要求所要求保護的技術(shù)方案應當是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠從(cóng)說(shuō)明書(shū)充分(fēn)公開的内容中得(de)到或概括得(de)出的技術(shù)方案，并且不得(de)超出說(shuō)明書(shū)公開的範圍；記載範圍在專利法第33條及指南(nán)相(xiàng)關内容中限定，專利法第33條及指南(nán)相(xiàng)關内容規定“申請(qǐng)人(rén)可(kě)以對其專利申請(qǐng)文件(jiàn)修改，但(dàn)是，對發明和實用新型專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。 “原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍包括原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容和根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無疑義地确定的内容”。根據專利法和審查指南(nán)中對于記載範圍和公開範圍的定義可(kě)以看(kàn)出，公開範圍包括申請(qǐng)文件(jiàn)的文字的記載+直接、毫無疑義确定的内容+預測性的變形例；記載的範圍包括文字的記載+直接、毫無疑義确定的内容，也就(jiù)是說(shuō)，在首次提交專利申請(qǐng)撰寫權利要求時允許根據公開範圍概括權利要求的技術(shù)方案，但(dàn)是在提交之後需要根據記載範圍來(lái)修改申請(qǐng)文件(jiàn)但(dàn)是不允許根據公開範圍來(lái)修改申請(qǐng)文件(jiàn)，即，不允許對申請(qǐng)文件(jiàn)的技術(shù)内容進行二次概括，修改的内容是不能涵蓋根據申請(qǐng)文件(jiàn)公開内容推導得(de)出的預測性變形例的。

因此，基于上述情況，關于授權程序中對申請(qǐng)文件(jiàn)的修改以及提出分(fēn)案申請(qǐng)的權利要求，筆者建議(yì)如(rú)下：

1. 不能以是否說(shuō)明書(shū)公開範圍的基準來(lái)修改權利要求，即，不能夠對說(shuō)明書(shū)給出的實施方式進行二次概括而來(lái)修改權利要求。

2. 在答複審查意見(jiàn)中的修改超範圍問(wèn)題要仔細考量審查員(yuán)的意見(jiàn)，根據審查員(yuán)的意見(jiàn)确定修改的内容是否能夠直接、毫無疑義、唯一地從(cóng)原申請(qǐng)文件(jiàn)得(de)出，而不是一味地想着如(rú)何通過争辯的方式說(shuō)服審查員(yuán)接受所做的修改，以防止後期因超範圍問(wèn)題而導緻專利權不穩定。

3.盡可(kě)能使用原申請(qǐng)文件(jiàn)中記載的文字描述來(lái)修改權利要求。

以上僅是筆者以兩個因修改超範圍而被無效的專利作(zuò)爲舉例的一點粗淺認識，以期爲申請(qǐng)人(rén)對于申請(qǐng)文件(jiàn)的修改和提出分(fēn)案申請(qǐng)的權利要求的撰寫提出一點建議(yì)，如(rú)果文中有任何不妥請(qǐng)各位同仁不吝指出和指導。