作(zuò)者：王慧忠、李靜(jìng)

摘要：通過對審查指南(nán)中給出的三步法以及其他(tā)創造性輔助判斷方法進行比較，梳理(lǐ)了各種創造性判斷方法之間的關系，總結出代理(lǐ)人(rén)使用各種創造性判斷方法進行創造性争辯的整體(tǐ)原則。對專利代理(lǐ)實務中基于三步法進行創造性争辯的常用争辯角度進行整理(lǐ)和歸納，着重說(shuō)明容易被忽視的争辯角度。
關鍵詞：創造性判斷方法、三步法、創造性争辯

一、引言

專利法第二十二條第三款規定："創造性，是指與現有技術(shù)相(xiàng)比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步"，其中，發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)來(lái)說(shuō)，發明相(xiàng)對于現有技術(shù)是非顯而易見(jiàn)的；發明有顯著的進步，是指發明與現有技術(shù)相(xiàng)比能夠産生(shēng)有益的技術(shù)效果。
在發明專利申請(qǐng)的實質審查中，審查員(yuán)對創造性的審查一般是基于這樣的邏輯，當沒有發現能夠否定創造性的理(lǐ)由時，即認爲該發明專利申請(qǐng)具有創造性，而較少直接地、正面地對創造性給予肯定評價，這是一種"不否定則肯定"的邏輯，而不是"直接肯定"的邏輯，對專利申請(qǐng)人(rén)而言，在創造性上"沒有消息就(jiù)是好消息"。在專利代理(lǐ)實務中，與創造性相(xiàng)關的處理(lǐ)工(gōng)作(zuò)主要源于創造性的否定性審查意見(jiàn)，也就(jiù)是說(shuō)，隻有出現了創造性的否定意見(jiàn)，才需要進行創造性的争辯，這也是基于"不否定則肯定"的邏輯。
然而，面對創造性的否定意見(jiàn)，除直接對否定意見(jiàn)進行反駁外，在專利代理(lǐ)實務中，還(hái)可(kě)以直接地、正面地對技術(shù)方案的創造性給予肯定評價，由此形成兩種不同類型的争辯創造性的思路(lù)：（1）以"否定創造性的理(lǐ)由不成立"爲由進行争辯；（2）直接地、正面地肯定創造性。

二、創造性判斷方法

專利審查指南(nán)第二部分(fēn)第四章(zhāng)對發明的類型進行了劃分(fēn)，提供了幾種不同類型的發明（參見(jiàn)審查指南(nán)第二部分(fēn)第四章(zhāng)第4節[1]），這種劃分(fēn)主要是依據發明與最接近的現有技術(shù)之間的區别特征的特點作(zuò)出的，實際側重考慮發明創造的獲得(de)過程，如(rú)：組合發明被認爲由現有的、已知的技術(shù)方案經過組合來(lái)獲得(de)。具體(tǐ)包括：開拓性發明、組合發明、選擇發明、轉用發明、已知産品的新用途發明、要素變更的發明。審查指南(nán)還(hái)提供了"判斷發明創造性時需考慮的其他(tā)因素"，這些考慮因素實際構成幾種不同類型的發明創造（參見(jiàn)審查指南(nán)第二部分(fēn)第四章(zhāng)第5節[1]），它們側重考慮發明的性質，包括：發明解決了人(rén)們一直渴望解決但(dàn)始終未能獲得(de)成功的技術(shù)難題；發明克服了技術(shù)偏見(jiàn)；發明取得(de)了預料不到的技術(shù)效果；發明在商業上獲得(de)成功（成功由發明的技術(shù)特征直接導緻）。

最重要地，審查指南(nán)給出了判斷創造性時比較普适性的方法 -- 三步法，三步法的步驟是：确定最接近的現有技術(shù)、确定發明的區别特征和發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題、判斷要求保護的發明對本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)。三步法對應于一種常見(jiàn)的獲得(de)發明創造的過程，或者說(shuō)是比拟一個獲得(de)發明創造的過程，該常見(jiàn)的獲得(de)發明創造的過程是發明人(rén)通常基于自(zì)己所了解的一份現有技術(shù)（如(rú)一篇文獻或一個現有的實物），欲解決其所存在的技術(shù)問(wèn)題，進而找到解決方案從(cóng)而獲得(de)一項發明創造。三步法的每一步完全對應于這一常見(jiàn)的獲得(de)發明創造的過程。然而，客觀來(lái)說(shuō)，發明創造的實際獲得(de)過程可(kě)能千差萬别，三步法隻是衆多發明創造的一種獲得(de)過程，比如(rú)前面提到的開拓性發明、組合發明、選擇發明、轉用發明、已知産品的新用途發明、要素變更的發明都(dōu)分(fēn)别對應一種不同于三步法的獲得(de)發明創造的過程，除此之外還(hái)有其他(tā)的獲得(de)過程，如(rú)偶然獲得(de)。三步法的實質在于，将不同的獲得(de)發明創造的過程标準化、歸一化，進而提供一種标準化、歸一化的判斷方法，即忽略發明創造的實際獲得(de)過程的不同，而将其統一标準化爲"三步法"的發明獲得(de)過程，以這一發明獲得(de)過程來(lái)比拟實際的發明獲得(de)過程，進而來(lái)确定發明創造是否能夠顯而易見(jiàn)地獲得(de)。由于忽略了發明創造的實際獲得(de)過程的差異，創立發明的途徑在創造性評價中不在考慮之列，因此不管發明是曆盡艱辛，還(hái)是唾手而得(de)，這種難易程度都(dōu)不會影(yǐng)響創造性判斷的結論。

三、不同判斷方法的效力比較

在專利代理(lǐ)實務中，可(kě)能會存在采用不同的判斷方法得(de)出不同的創造性結論的情況，例如(rú)采用三步法判斷爲不具有創造性，而用轉用發明判斷方法判斷卻具有創造性；或者采用三步法判斷爲不具有創造性，而發明卻克服了技術(shù)偏見(jiàn)，特别是當代理(lǐ)人(rén)與審查員(yuán)采用不同的判斷方法得(de)出不同判斷結論時。

筆者認爲，該如(rú)何确定發明的創造性結論，這實際涉及各種不同的創造性判斷方法的效力問(wèn)題。

表1 不同創造性判斷方法的比較

上表對不同的創造性判斷方法進行了分(fēn)類和比較，開拓性發明、發明解決了人(rén)們一直渴望解決但(dàn)始終未能獲得(de)成功的技術(shù)難題、發明克服了技術(shù)偏見(jiàn)、發明取得(de)了預料不到的技術(shù)效果、發明在商業上獲得(de)成功（成功由發明的技術(shù)特征直接導緻），這五種類型的創造性判斷方法（即第二組）可(kě)以直接形成創造性的正面的、肯定性意見(jiàn)，也就(jiù)是說(shuō)，一旦發明能夠被成功定義爲這五種類型之一，即可(kě)直接得(de)出創造性的肯定結論，參照(zhào)審查指南(nán)的規定，不難知道它們具有最優的效力優先級，這意味着，即便按照(zhào)三步法、組合發明等創造性判斷方法得(de)出不具有創造性的結論，由于屬于上述五種類型之一，也必須肯定其創造性。顯然地，對于肯定發明的創造性，隻要滿足五種類型之一即足夠，即"一肯定即肯定"。

而三步法、組合發明、選擇發明、轉用發明、已知産品的新用途發明、要素變更的發明，這六種類型的創造性判斷方法（即第一組）能形成創造性的正反兩方面意見(jiàn)，且容易理(lǐ)解的是，審查員(yuán)多用其形成否定意見(jiàn)，而代理(lǐ)人(rén)用其進行反駁，即以"否定創造性的理(lǐ)由不成立"爲由進行争辯。這六種類型的創造性判斷方法具有次之的效力，其創造性結論不能對抗第二組的創造性判斷方法得(de)出的結論。而這六種類型之間的效力關系是，隻要經其中一種方法得(de)出不具有創造性的結論，那麽結論就(jiù)是不具有創造性，即便用第一組的其他(tā)創造性判斷方法得(de)出具有創造性的結論，也隻能否定其創造性，即"一否定即否定"。

理(lǐ)清了各種創造性判斷方法的整體(tǐ)關系，有助于專利代理(lǐ)人(rén)把握使用各種創造性判斷方法來(lái)進行創造性争辯的整體(tǐ)原則。由于最優的效力，第二組的創造性判斷方法可(kě)以随時用來(lái)進行創造性争辯，如(rú)果不考慮證明的難易程度，它們是最優的争辯方法。客觀來(lái)說(shuō)，這種争辯在大(dà)多數情況下較難證明，例如(rú)，證明發明克服了技術(shù)偏見(jiàn)需要做大(dà)量的舉證工(gōng)作(zuò)，但(dàn)這是另外的話(huà)題。而對于第一組的創造性判斷方法，由于它們之間的效力關系，則隻能進行針對性的反駁，例如(rú)審查意見(jiàn)采用組合發明的判斷方法得(de)出不具有創造性的結論，除非能夠證明其不屬于組合發明，否則隻能以組合發明的判斷方法進行反駁，即按照(zhào)審查指南(nán)規定，從(cóng)組合後的各技術(shù)特征在功能上是否彼此相(xiàng)互支持、組合的難易程度等角度進行争辯，此時用第一組的其他(tā)創造性判斷方法進行反駁意義不大(dà)，比如(rú)此時采用三步法争辯不具有技術(shù)啓示從(cóng)理(lǐ)論上對改變創造性的結論并無明顯幫助。形象一點的比喻是審查員(yuán)用A方法将皮球踢過來(lái)，代理(lǐ)人(rén)應當采用A方法将皮球踢回去(qù)，當然應該更加有利于說(shuō)服審查員(yuán)。

四、基于三步法的常用争辯角度

1、事(shì)實認定

針對權利要求記載的事(shì)實和對比文件(jiàn)公開的事(shì)實進行争辯是常用的争辯角度之一，例如(rú)審查意見(jiàn)遺漏了對權利要求中記載的個别技術(shù)特征的評價，或者對比文件(jiàn)的實際公開内容與審查意見(jiàn)中的認定存在出入，都(dōu)屬于事(shì)實認定存在瑕疵，可(kě)以從(cóng)事(shì)實認定的角度進行争辯，往往能取得(de)較好的效果。

2、發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題

1）技術(shù)問(wèn)題本身(shēn)不容易想到

現實中存在這樣一類發明創造，其創造性地發現了現有技術(shù)中存在的問(wèn)題，而當問(wèn)題被發現，如(rú)何解決是顯而易見(jiàn)的，也就(jiù)是說(shuō)要解決什麽技術(shù)問(wèn)題構成了發明創造的關鍵，而不在于如(rú)何解決該技術(shù)問(wèn)題。對于這一類發明創造，由于現有技術(shù)中存在的問(wèn)題被創造性地發現，因此應當予以肯定，即應當肯定其創造性。

三步法與發明創造實際完成過程的對比

三步法對于創造性地發現現有技術(shù)中存在的問(wèn)題這一類發明創造的評價帶有天然的缺陷。如(rú)前所述，三步法是發明創造實際完成過程的比拟，三步法的每一步與獲得(de)發明創造的過程的每一步對應，如(rú)上圖所示。三步法的第二步要求确定發明的區别特征，并由此确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題，按照(zhào)審查指南(nán)的規定，該技術(shù)問(wèn)題的确定是根據該區别特征所能達到的技術(shù)效果來(lái)确定的，包括并優先參考本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)從(cóng)申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中所記載的内容能夠得(de)知的技術(shù)效果，然而申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)包括有申請(qǐng)人(rén)對所要解決的技術(shù)問(wèn)題的公開或告知，這導緻本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)總是"能夠很容易地"确定發明實際要解決什麽技術(shù)問(wèn)題，即三步法中的第二步總是在申請(qǐng)文件(jiàn)公開内容的基礎上能夠輕而易舉地完成，也就(jiù)是常說(shuō)的"後見(jiàn)之明"。而實際上，在獲得(de)一項發明創造的過程中，有時發現現有技術(shù)中存在什麽技術(shù)問(wèn)題本身(shēn)就(jiù)是困難的，即，發明創造實際完成過程的第二步并不那麽容易做到，而三步法直接參考了申請(qǐng)人(rén)的告知，而回避了要解決的技術(shù)問(wèn)題是怎麽想到的，因此不适于評價"要解決的技術(shù)問(wèn)題本身(shēn)就(jiù)不容易想到"類型的發明創造，用于評價這類發明創造，容易得(de)出錯誤的結論。筆者認爲，這是三步法判斷方法的天然缺陷。

因此，在專利代理(lǐ)實務中，可(kě)從(cóng)三步法的缺陷出發，争辯"技術(shù)問(wèn)題本身(shēn)難以或不容易想到"，進而應當肯定其創造性。

2）技術(shù)問(wèn)題的确定錯誤

發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題的确定與三步法第三步中判斷現有技術(shù)是否給出技術(shù)啓示相(xiàng)關聯，不同的技術(shù)問(wèn)題可(kě)能會導緻不同的創造性結論。例如(rú)，如(rú)果确定的技術(shù)問(wèn)題與對比文件(jiàn)給出的技術(shù)手段所起的作(zuò)用不相(xiàng)關聯，則有利于得(de)出現有技術(shù)沒有給出技術(shù)啓示的結論。因此，準确地确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題對于創造性的結論至關重要。在專利代理(lǐ)實務中，部分(fēn)審查意見(jiàn)可(kě)能存在技術(shù)問(wèn)題确定錯誤，由此導緻給出不利的結論，針對此種情形，專利代理(lǐ)人(rén)可(kě)以從(cóng)技術(shù)問(wèn)題确定錯誤這一角度針對審查意見(jiàn)進行争辯。

首先，在确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題時，不應将發明的技術(shù)方案作(zuò)爲重新确定後的發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題，在實際解決的技術(shù)問(wèn)題中也不應包含解決該問(wèn)題的技術(shù)手段，《專利審查操作(zuò)規程•實審分(fēn)冊》第四章(zhāng)第1.2.4節給出了與此相(xiàng)關的示例。這樣要求的原因在于，如(rú)果确定的發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題帶有技術(shù)手段，這将使得(de)本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)不費力地得(de)到該技術(shù)手段，由此顯而易見(jiàn)地獲得(de)發明的技術(shù)方案，使得(de)三步法的第三步形同虛設，對于肯定發明的創造性不利。如(rú)果審查意見(jiàn)存在這樣的問(wèn)題應該在意見(jiàn)陳述中予以指明。

其次，确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題時，應考慮以下優先順序：（1）說(shuō)明書(shū)中記載了區别特征對應的技術(shù)問(wèn)題時，一般該技術(shù)問(wèn)題即爲發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題；（2）說(shuō)明書(shū)中未記載區别特征對應的技術(shù)問(wèn)題時，如(rú)果說(shuō)明書(shū)記載了區别特征使發明達到的技術(shù)效果，且該技術(shù)效果可(kě)以得(de)到确認，則根據區别特征使發明達到的技術(shù)效果來(lái)确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題；（3）說(shuō)明書(shū)中未記載區别特征對應的技術(shù)問(wèn)題，同時說(shuō)明書(shū)也未記載區别特征使發明達到的技術(shù)效果時，可(kě)以根據本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠預期的技術(shù)效果來(lái)确定發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題。如(rú)果審查意見(jiàn)未考慮上述順序導緻确定的發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題對後續是否給出技術(shù)啓示的判斷不利，應該在意見(jiàn)陳述中予以指明。例如(rú)，審查意見(jiàn)忽視了申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中對于區别特征解決技術(shù)問(wèn)題、作(zuò)用、效果的描述，而确定了一個與其他(tā)對比文件(jiàn)（除最接近現有技術(shù)之外的對比文件(jiàn)，如(rú)對比文件(jiàn)2）的技術(shù)手段所起作(zuò)用相(xiàng)應的技術(shù)問(wèn)題，由此得(de)出具有技術(shù)啓示的結論，此時專利代理(lǐ)人(rén)應從(cóng)上述順序出發，對發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題在意見(jiàn)陳述中予以指明。

再者，當說(shuō)明書(shū)中未記載區别特征對應的技術(shù)問(wèn)題、作(zuò)用或效果時，根據本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)的預期，一個區别特征可(kě)能會對應多種技術(shù)問(wèn)題、作(zuò)用或效果，應盡可(kě)能地以有利于後續技術(shù)啓示判斷爲标準對發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題進行确定，在專利代理(lǐ)實務中，應當認識到确定的技術(shù)問(wèn)題越複雜，越不常見(jiàn)，從(cóng)現有技術(shù)中獲得(de)技術(shù)啓示的可(kě)能性越小。

此外，還(hái)應注意發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題要依據區别特征在整個發明中與其他(tā)技術(shù)特征之間的相(xiàng)互作(zuò)用來(lái)确定，不能局限于區别特征本身(shēn)固有的功能或效果。

3、公知常識

由公知常識導緻存在技術(shù)啓示的情形是，技術(shù)手段爲本領域中解決該重新确定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段，或者教科(kē)書(shū)或工(gōng)具書(shū)等中披露的解決該重新确定的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段。容易被忽視的是，公知常識也是圍繞該重新确定的技術(shù)問(wèn)題展開的。應當理(lǐ)解，技術(shù)手段是公知常識與技術(shù)手段是解決某技術(shù)問(wèn)題的公知常識二者存在不同，可(kě)能存在這樣的情形，即技術(shù)手段是公知、慣用的，但(dàn)并不是公知、慣用的解決該技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段。審查意見(jiàn)存在許多脫離(lí)技術(shù)問(wèn)題而認定公知常識的情形，在代理(lǐ)實務中，專利代理(lǐ)人(rén)應當判斷該技術(shù)手段是否也是解決該技術(shù)問(wèn)題的公知常識，從(cóng)而進行相(xiàng)應的争辯，特别是當确定的發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題本身(shēn)就(jiù)存在偏差時，應當結合準确的發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題來(lái)進行公知常識的判斷，并進行相(xiàng)應的争辯。

4、對比文件(jiàn)的技術(shù)領域問(wèn)題

對于最接近的現有技術(shù)（即常說(shuō)的對比文件(jiàn)1），較少從(cóng)技術(shù)領域的角度進行争辯，原因在于，從(cóng)發明創造的實際完成過程來(lái)說(shuō)，發明人(rén)可(kě)以基于任何一篇其所了解的現有技術(shù)開始發明的過程，可(kě)以是相(xiàng)同領域的，也可(kě)以是相(xiàng)近領域的，甚至領域有較大(dà)差别的。但(dàn)是，對于以領域有較大(dà)差别的最接近現有技術(shù)爲基礎開始發明過程，實際上是将獲得(de)發明創造的困難推向了尋找解決方案的階段，即三步法的第三步，因此在三步法的第三步将更多地考慮其他(tā)對比文件(jiàn)（即常說(shuō)的對比文件(jiàn)2）的技術(shù)領域問(wèn)題。
在專利代理(lǐ)實務中，針對待結合的其他(tā)技術(shù)領域的對比文件(jiàn)，可(kě)以從(cóng)技術(shù)領域不相(xiàng)同、甚至不相(xiàng)近、同時所要解決的技術(shù)問(wèn)題并沒有促使本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)到其他(tā)技術(shù)領域尋找技術(shù)手段的角度進行争辯。

5、對比文件(jiàn)的作(zuò)用不同

對比文件(jiàn)中技術(shù)手段的作(zuò)用不同是常用的進行創造性争辯的角度。可(kě)以給出技術(shù)啓示的對比文件(jiàn)中技術(shù)手段的作(zuò)用，應當認識到包括：1）對比文件(jiàn)明确記載的作(zuò)用，以及明确記載的技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)效果所對應的作(zuò)用；2）本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠預期或确認（即認識到）的作(zuò)用。然而，并不一定包括對比文件(jiàn)的技術(shù)手段客觀上所起的作(zuò)用。審查意見(jiàn)中存在許多以"對比文件(jiàn)客觀上起到......的作(zuò)用，從(cóng)而給出技術(shù)啓示"的表述，實際上忽略了客觀上所起的作(zuò)用并不等同于本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)在申請(qǐng)日(rì)的現有技術(shù)狀況下能夠認識到該作(zuò)用，理(lǐ)論上相(xiàng)同的技術(shù)特征客觀上必然起到相(xiàng)同的作(zuò)用，然而是否能夠認識到該作(zuò)用才是決定是否具有技術(shù)啓示的關鍵。因此，在專利代理(lǐ)實務中，對于類似的審查意見(jiàn)，如(rú)果對比文件(jiàn)沒有明确記載該作(zuò)用、以及對應的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果，可(kě)以從(cóng)如(rú)下角度進行創造性争辯，即本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)在申請(qǐng)日(rì)的現有技術(shù)狀況下并不能認識到對比文件(jiàn)的技術(shù)手段起到該作(zuò)用，或者所能夠認識到的作(zuò)用爲其它作(zuò)用、而非本發明的作(zuò)用，從(cóng)而對比文件(jiàn)沒有給出技術(shù)啓示。

五、結論

文中提到的第二組創造性判斷方法具有最優的效力優先級，任何時候都(dōu)可(kě)用來(lái)直接地、正面地肯定創造性，而第一組創造性判斷方法具有次之的效力，用于以"否定創造性的理(lǐ)由不成立"爲由進行争辯；采用第一組創造性判斷方法反駁創造性的審查意見(jiàn)，應以與審查意見(jiàn)選用的具體(tǐ)判斷方法相(xiàng)同的判斷方法進行反駁。基于三步法進行創造性争辯的常用争辯角度包括：1、事(shì)實認定；2、發明實際解決的技術(shù)問(wèn)題；3、公知常識；4、對比文件(jiàn)的技術(shù)領域問(wèn)題；5、對比文件(jiàn)的作(zuò)用不同。其中容易被忽視的争辯點包括：技術(shù)問(wèn)題本身(shēn)不容易想到；幾種技術(shù)問(wèn)題确定錯誤的情形；公知常識并非解決特定技術(shù)問(wèn)題的公知常識；客觀上起到相(xiàng)同作(zuò)用并不必然給出技術(shù)啓示。

總之，筆者試圖通過對以上基于三步法進行創造性争辯的常用争辯角度進行整理(lǐ)和歸納，特别爲專利代理(lǐ)人(rén)在實務操作(zuò)中基于容易被忽視的創造性争辯角度提出建議(yì)。

參考文獻：
[1]中華人(rén)民(mín)共和國(guó)國(guó)家知識産權局，《專利審查指南(nán)》[M]，北京：知識産權出版社，2010：176-182