在單一性缺陷答複中，“删除經審查員(yuán)檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他(tā)未經檢索的權利要求”這樣的修改方式通常會被認爲不符合《專利法實施細則》第五十一條第三款的規定而不被接受。對于這種修改方式的限制和排除，申請(qǐng)人(rén)在答複同時指出存在單一性缺陷以及存在新穎性和/或創造性缺陷的審查意見(jiàn)通知書(shū)時，可(kě)能導緻無法同時克服單一性缺陷以及新穎性和/或創造性缺陷的困局。本文通過具體(tǐ)案例，嘗試給出解決上述困局的可(kě)能方案，并對這種修改方式的限制和排除給出了一點思考和建議(yì)。

一、引言

《專利法》第三十一條第一款規定，一件(jiàn)發明或者實用新型專利申請(qǐng)應當限于一項發明或者實用新型。屬于一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可(kě)以作(zuò)爲一件(jiàn)申請(qǐng)提出。

當專利申請(qǐng)不符合上述規定時，會收到與單一性相(xiàng)關的意見(jiàn)通知書(shū)。

與單一性相(xiàng)關的審查意見(jiàn)通知書(shū)可(kě)以分(fēn)爲以下幾種類型：（1）未經檢索的分(fēn)案通知書(shū)；（2）經部分(fēn)檢索的與單一性相(xiàng)關的審查意見(jiàn)通知書(shū)；（3）經全面檢索的與單一性相(xiàng)關的審查意見(jiàn)通知書(shū)。在第（2）種和第（3）種與單一性相(xiàng)關的審查意見(jiàn)通知書(shū)中，通常包含有關于新穎性和/或創造性的審查意見(jiàn)。

對于第（1）種（分(fēn)案通知書(shū)）和第（3）種（經全面檢索的）與單一性相(xiàng)關的審查意見(jiàn)通知書(shū)，申請(qǐng)人(rén)可(kě)以通過修改權利要求、選擇權利要求甚至僅通過争辯的方式來(lái)克服單一性缺陷。

對于第（2）種（經部分(fēn)檢索的）與單一性相(xiàng)關的審查意見(jiàn)通知書(shū)，申請(qǐng)人(rén)同樣可(kě)以通過修改權利要求書(shū)來(lái)克服單一性缺陷。然而，如(rú)在本文開頭所引用的，有些審查員(yuán)會在審查意見(jiàn)通知書(shū)中明确表示不允許通過“删除經審查員(yuán)檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他(tā)未經檢索的權利要求”這樣的修改方式來(lái)選擇保留未經檢索的權利要求，并且會明确告知如(rú)果這樣修改的話(huà)，會以不屬于《專利法實施細則》（以下簡稱“細則”）第五十一條第三款規定而駁回，因爲這樣的修改方式在實質審查部門(mén)内部通常被認爲不屬于細則第五十一條第三款規定的按照(zhào)通知書(shū)的要求進行的修改而不能被接受[1]。

如(rú)前所述，第（2）種與單一性相(xiàng)關的審查意見(jiàn)通知書(shū)中通常包含有關于新穎性或創造性的審查意見(jiàn)。即，在這樣的審查意見(jiàn)通知書(shū)中通常會同時指出存在單一性缺陷以及新穎性和/或創造性缺陷，要克服審查意見(jiàn)通知書(shū)中所指出的缺陷，必須要同時克服單一性以及新穎性和/或創造性缺陷。這就(jiù)有可(kě)能出現，申請(qǐng)人(rén)爲了克服新穎性和/或創造性缺陷而進行的修改成爲上述不可(kě)接受的修改方式，從(cóng)而導緻出現不能同時克服單一性缺陷以及新穎性和/或創造性缺陷的困局。

申請(qǐng)人(rén)該如(rú)何破解上述困局呢(ne)？筆者以一個具體(tǐ)案例來(lái)說(shuō)明這一情況及其可(kě)能的解決方案，并對上述修改方式的限制提出自(zì)己的一些思考。

二、案例分(fēn)析

本案涉及組件(jiàn)移動器，包括兩組權利要求。爲便于說(shuō)明，僅将相(xiàng)應的獨立權利要求A和B引用如(rú)下：

A. 一種組件(jiàn)移動器，包括：殼體(tǐ)，在所述殼體(tǐ)中形成有腔室；設置在所述腔室中的至少一個光(guāng)學元件(jiàn)，所述光(guāng)學元件(jiàn)被配置爲接收至少一個入射信号并且轉換所述入射信号的至少一部分(fēn)的波長；和至少一個形狀記憶合金元件(jiàn)，被設置成使得(de)施加到形狀記憶合金的熱(rè)能或電能引起光(guāng)學元件(jiàn)移動。

B. 一種組件(jiàn)移動器，包括：限定第一腔室的外殼體(tǐ)；設置在所述第一腔室中的内殼體(tǐ)，所述内殼體(tǐ)限定第二腔室；設置在所述第二腔室中的至少一個非線性晶體(tǐ)，所述非線性晶體(tǐ)被配置爲接收入射光(guāng)并轉換所述入射光(guāng)的至少一部分(fēn)的波長；至少一個活塞，所述至少一個活塞設置在所述外殼體(tǐ)與所述内殼體(tǐ)之間以限制所述内殼體(tǐ)相(xiàng)對于所述外殼體(tǐ)的移動，其中，所述活塞被配置成緻動以允許所述内殼體(tǐ)相(xiàng)對于所述外殼體(tǐ)移動；以及與所述内殼體(tǐ)機(jī)械接觸的至少一個形狀記憶合金元件(jiàn)，其中，施加到形狀記憶合金的熱(rè)能或電能引起所述内殼體(tǐ)的移動。

審查意見(jiàn)通知書(shū)中認爲，獨立權利要求A和B之間相(xiàng)同或相(xiàng)應的技術(shù)特征爲“所述光(guāng)學元件(jiàn)被配置爲接收至少一個入射信号并且轉換所述入射信号的至少一部分(fēn)的波長”與“所述非線性晶體(tǐ)被配置爲接收入射光(guāng)并轉換所述入射光(guāng)的至少一部分(fēn)的波長”，以及“至少一個形狀記憶合金元件(jiàn)，被設置成使得(de)施加到形狀記憶合金的熱(rè)能或電能引起光(guāng)學元件(jiàn)移動”與“至少一個形狀記憶合金元件(jiàn)，其中，施加到形狀記憶合金的熱(rè)能或電能引起所述内殼體(tǐ)移動”。然而，這些相(xiàng)同或相(xiàng)應的技術(shù)特征已經被對比文件(jiàn)1所公開，其并不是對現有技術(shù)做出貢獻的特定技術(shù)特征，因此獨立權利要求A和B之間缺乏單一性。同時，審查意見(jiàn)中還(hái)指出，獨立權利要求A及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求相(xiàng)對于對比文件(jiàn)1不具備新穎性，但(dàn)并未對獨立權利要求B及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求的新穎性和創造性進行評述。

根據對比文件(jiàn)1以及本案說(shuō)明書(shū)的記載，申請(qǐng)人(rén)認可(kě)獨立權利要求A及其從(cóng)屬權利要求請(qǐng)求保護的技術(shù)方案全部被對比文件(jiàn)1公開，并且從(cóng)說(shuō)明書(shū)記載的内容中無法獲取能夠使獨立權利要求A的方案具備新穎性和創造性的額外的創新點。

經分(fēn)析，獨立權利要求A和獨立權利要求B所對應的技術(shù)方案，它們的區别點在于：獨立權利要求A的技術(shù)方案中的殼體(tǐ)具有一個腔室，光(guāng)學元件(jiàn)設置在該腔室中，通過形狀記憶合金元件(jiàn)引起光(guāng)學元件(jiàn)移動；獨立權利要求B的技術(shù)方案中包括限定第一腔室的外殼體(tǐ)和限定第二腔室的内殼體(tǐ)，内殼體(tǐ)設置在外殼體(tǐ)中，非線性晶體(tǐ)設置在内殼體(tǐ)的第二腔室中，且在内殼體(tǐ)和外殼體(tǐ)之間設置有活塞，在内殼體(tǐ)附近設置有形狀記憶合金元件(jiàn)，通過活塞和形狀記憶合金元件(jiàn)的組合作(zuò)用控制非線性晶體(tǐ)移動。即，獨立權利要求B的技術(shù)方案中組件(jiàn)移動器的具體(tǐ)結構以及控制組件(jiàn)的移動方式與獨立權利要求A的技術(shù)方案是不同的，且獨立權利要求B的技術(shù)方案和獨立權利要求A的技術(shù)方案并不能兼容。經比較分(fēn)析發現，對比文件(jiàn)1中并未公開獨立權利要求B的技術(shù)方案與獨立權利要求A的技術(shù)方案之間的上述不同的技術(shù)特征。

因此，要克服獨立權利要求A的新穎性和創造性缺陷，就(jiù)必須基于獨立權利要求B所對應的技術(shù)方案對獨立權利要求A進行修改。然而，獨立權利要求B所對應的技術(shù)方案是未經檢索的，這樣的修改後續可(kě)能會被審查員(yuán)認爲是不符合細則第五十一條第三款規定的。這就(jiù)出現了本文提及的新穎性和/或創造性缺陷和單一性缺陷無法同時克服的問(wèn)題。

三、解決方案

針對上述問(wèn)題，筆者嘗試從(cóng)以下方面給出解決方案。

（1）形式上對獨立權利要求A及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求進行修改，删除未經評述的獨立權利要求B及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求，并對修改後的獨立權利要求A及其相(xiàng)應從(cóng)屬權利要求具備新穎性和創造性的理(lǐ)由進行具體(tǐ)論述。

這裡(lǐ)的“形式上”是指在修改說(shuō)明中指出根據說(shuō)明書(shū)的具體(tǐ)記載，對獨立權利要求A及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求進行修改，即，将獨立權利要求A及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求修改爲和獨立權利要求B及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求相(xiàng)同。另外，當獨立權利要求A的從(cóng)屬權利要求的個數少于獨立權利要求B的從(cóng)屬權利要求的個數時，保持修改後的獨立權利要求A的從(cóng)屬權利要求的個數不變或減少。

這樣，至少在形式上避免了“删除經審查員(yuán)檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他(tā)未經檢索的權利要求”這樣的修改方式。

在上述修改的基礎上，還(hái)需要結合對比文件(jiàn)1對修改後的獨立權利要求A及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求具備新穎性和創造性的理(lǐ)由進行具體(tǐ)論述。

然而，細究該修改方式，其實質上也是删除了經審查員(yuán)檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他(tā)未經檢索的權利要求，因此，這種修改方式并非所有的審查員(yuán)都(dōu)會接受，不同的審查員(yuán)對這種修改方式有不同的考量和審查尺度，可(kě)以在提交修改之前與審查員(yuán)進行充分(fēn)溝通。

（2）放(fàng)棄本案，并針對獨立權利要求B及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求提出分(fēn)案申請(qǐng)。

在上述修改方式（1）不被審查員(yuán)接受的情況下，可(kě)以考慮修改方式（2）。

由于獨立權利要求A及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求已經被對比文件(jiàn)1所公開，從(cóng)說(shuō)明書(shū)中已經無法獲取能夠使獨立權利要求A的技術(shù)方案具備新穎性和創造性的額外的創新點，如(rú)果繼續本案，将會無謂地增加申請(qǐng)人(rén)的費用負擔，浪費審查程序。因此，此時申請(qǐng)人(rén)可(kě)以考慮放(fàng)棄本案，并針對獨立權利要求B及其相(xiàng)應的從(cóng)屬權利要求提出分(fēn)案申請(qǐng)。

這種修改方式簡單、直接，然而從(cóng)時效角度考慮，分(fēn)案申請(qǐng)會延長申請(qǐng)、審查的周期，從(cóng)費用角度考慮，分(fēn)案申請(qǐng)作(zuò)爲一個新的申請(qǐng)，不可(kě)避免地會增加申請(qǐng)、實審的官方費用。

四、對上述修改方式的限制和排除的一點思考和建議(yì)

對專利申請(qǐng)設置單一性的要求，其目的一方面是爲了防止申請(qǐng)人(rén)隻支付一件(jiàn)專利的費用而獲得(de)幾項不同發明或者實用新型專利的保護，另一方面是爲了便于專利申請(qǐng)的分(fēn)類、檢索和審查[2]。

對于單一性的審查，《專利審查指南(nán)》中多次提及在不增加太多工(gōng)作(zuò)量的情況下可(kě)以對缺乏單一性的所有權利要求進行全面審查，言外之意，對于缺乏單一性的權利要求，如(rú)果對所有的權利要求進行全面審查相(xiàng)對于隻審查其中的一組權利要求會增加太多工(gōng)作(zuò)量的話(huà)，可(kě)以不進行全面審查[3]。

也就(jiù)是說(shuō)，對于單一性的審查，除了考慮上面兩個方面的目的之外，在一定程度上也考慮了在實質審查過程中審查員(yuán)所付出的工(gōng)作(zuò)量。如(rú)果在克服單一性缺陷時通過“删除經審查員(yuán)檢索和評述的權利要求，而保留與該權利要求不具有單一性的其他(tā)未經檢索的權利要求”，顯然會使審查員(yuán)針對已經檢索和評述的權利要求所付出的工(gōng)作(zuò)付諸東流，而且審查員(yuán)還(hái)需要對之前未經檢索的權利要求進行進一步檢索和評述，這将明顯增加審查員(yuán)的審查工(gōng)作(zuò)量。對上述修改方式的限制和排除則顯然是考慮了這一情況來(lái)加以設置的。

這就(jiù)涉及到審查程序的經濟性/節約原則和申請(qǐng)人(rén)權益之間的平衡問(wèn)題，上述修改方式的限制和排除，盡管保證了審查程序的經濟性，符合審查程序的節約原則，但(dàn)卻在一定程度上損害了申請(qǐng)人(rén)的權益。例如(rú)，在上述案例中，如(rú)果審查員(yuán)并不接收第（1）種修改方案，申請(qǐng)人(rén)便失去(qù)了選擇要保留的權利要求的機(jī)會，隻能考慮放(fàng)棄本案而另外提交分(fēn)案申請(qǐng)，這不僅增加了申請(qǐng)人(rén)的經濟負擔，還(hái)延長了整個申請(qǐng)的審查時間。

筆者認爲，在我國(guó)的專利實踐中，可(kě)以考慮采取更好的措施來(lái)保證審查程序的經濟性/節約原則與申請(qǐng)人(rén)權益之間的平衡。例如(rú)，在上述案例中，對于未經檢索和評述的獨立權利要求B及其從(cóng)屬權利要求，如(rú)果申請(qǐng)人(rén)删除獨立權利要求A及其從(cóng)屬權利要求而保留獨立權利要求B及其從(cóng)屬權利要求，審查部門(mén)可(kě)以要求申請(qǐng)人(rén)針對獨立權利要求B及其從(cóng)屬權利要求繳納一定的附加審查費用，類似于《專利合作(zuò)條約》（Patent Cooperation Treaty，簡稱PCT）申請(qǐng)國(guó)際階段對于單一性的處理(lǐ)方式。對于申請(qǐng)人(rén)而言，即便審查部門(mén)要求申請(qǐng)人(rén)另外再繳納2500元的實質審查費用，這一費用也遠(yuǎn)低于申請(qǐng)人(rén)對該案前期提交、審查以及後續重新提交分(fēn)案所花費的代理(lǐ)費和官費，并且在繳納另外的實質審查費用後還(hái)可(kě)以繼續對獨立權利要求B及其從(cóng)屬權利要求進行審查，這将很大(dà)程度上節省該案的整體(tǐ)審查時間。

換句話(huà)說(shuō)，通過另外繳納實質審查費用的方式允許申請(qǐng)人(rén)在克服單一性缺陷時對權利要求進行選擇性保留，不僅可(kě)以保證審查部門(mén)對附加審查工(gōng)作(zuò)經濟上的回報，也可(kě)以保證申請(qǐng)人(rén)對權利要求進行選擇的權利，既降低了申請(qǐng)人(rén)的經濟負擔，也避免了整體(tǐ)審查時間的過度延長，這對于實質審查部門(mén)/審查員(yuán)和申請(qǐng)人(rén)來(lái)說(shuō)是雙赢的。

參考文獻

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