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此文章(zhāng)首發于日(rì)本代理(lǐ)人(rén)協會會刊《Patent》2014年(nián)10月刊
【摘要】從(cóng)2011年(nián)11月開始至今，中國(guó)國(guó)家知識産權局（SIPO）參與專利審查高速路(lù)（PPH）項目已兩年(nián)有餘，從(cóng)最初與日(rì)本特許廳（JPO）之間的合作(zuò)到現在發展到與12個國(guó)家之間建立了PPH項目。本文根據這兩年(nián)來(lái)向SIPO提出PPH請(qǐng)求的實踐，總結了一些注意點，以期幫助讀(dú)者提高PPH請(qǐng)求的成功率，充分(fēn)利用PPH請(qǐng)求來(lái)加速在中國(guó)的申請(qǐng)進程。
一、前言
中國(guó)國(guó)家知識産權局（下文簡稱爲SIPO）于2012年(nián)6月發布《發明專利申請(qǐng)優先審查管理(lǐ)辦法》，但(dàn)該管理(lǐ)辦法對于專利申請(qǐng)的技術(shù)領域、提出手續等均有一定要求。因此，相(xiàng)對來(lái)說(shuō)，對于首次申請(qǐng)在中國(guó)以外的中國(guó)申請(qǐng)，如(rú)果想要加速在中國(guó)的發明專利審查進程，向SIPO提出PPH請(qǐng)求是一個更好的選擇。
日(rì)本是第一個與中國(guó)建立PPH請(qǐng)求通道的國(guó)家，從(cóng)2011年(nián)11月至今已兩年(nián)有餘。在此之後，中國(guó)又陸續與美國(guó)、德國(guó)、俄國(guó)等11個國(guó)家開展了PPH試點項目。
目前，中國(guó)參與的PPH項目包括常規PPH（包括巴黎公約途徑的常規PPH和PCT途徑的常規PPH，以下将根據JPO審查結果向SIPO提出的此類PPH請(qǐng)求稱爲JPO-PPH請(qǐng)求）和PCT-PPH兩類。根據SIPO官方數據，截止至2013年(nián)9月30日(rì)，向SIPO提出的這兩類PPH請(qǐng)求共達4703件(jiàn)，其中日(rì)本向中國(guó)提出了2892件(jiàn)，占到PPH請(qǐng)求提交總量的61.5%。其次是美國(guó)和韓國(guó)，分(fēn)别占到27.8%、9.8%。目前每個月向SIPO提出的PPH請(qǐng)求的數量爲兩三百件(jiàn)。
在PPH施行以來(lái)的這兩年(nián)中，筆者在實際操作(zuò)中總結了一些需要注意的地方，這些問(wèn)題點雖然《在中日(rì)專利審查高速路(lù)（PPH）試點項目下向中國(guó)國(guó)家知識産權局（SIPO）提出PPH請(qǐng)求的流程》（以下簡稱爲日(rì)中PPH請(qǐng)求流程）中未明文規定，但(dàn)是在實踐中可(kě)能造成提交失敗的結果。而如(rú)下文所述，向SIPO提交PPH請(qǐng)求僅有一次補正的機(jī)會，若補正後還(hái)沒有通過審批，則案件(jiàn)會按照(zhào)普通申請(qǐng)流程來(lái)進行，不能夠再次提交PPH請(qǐng)求。因此，希望通過下文内容，能夠使讀(dú)者了解向SIPO提交PPH請(qǐng)求的注意點，提高PPH請(qǐng)求的成功率。
二、提出PPH請(qǐng)求的注意點
在日(rì)中PPH請(qǐng)求流程中記載了提交PPH請(qǐng)求的多項要件(jiàn)，其中有些規定與向JPO提交PPH請(qǐng)求的規定相(xiàng)同，不再贅述。以下針對向SIPO提出PPH請(qǐng)求時的注意點展開論述。
1、PPH請(qǐng)求的類型
JPO已經與美國(guó)等多個國(guó)家和地區的專利局建立了PPH-MOTTAINAI通道，不僅可(kě)以利用首次申請(qǐng)受理(lǐ)局的工(gōng)作(zuò)結果，而且隻要有關于申請(qǐng)的在先審查意見(jiàn)，其他(tā)簽署了該協議(yì)的專利局均可(kě)以利用。然而，SIPO僅與加拿大(dà)專利局之間建立了單方（中國(guó)到加拿大(dà)）PPH-MOTTAINAI通道。因此，對于日(rì)中PPH通道，目前向SIPO提出JPO-PPH請(qǐng)求的中國(guó)申請(qǐng)，其對應申請(qǐng)必須是日(rì)本申請(qǐng)，向SIPO提出PCT-PPH請(qǐng)求的中國(guó)申請(qǐng)，其對應的國(guó)際申請(qǐng)的ISA或IPEA必須是JPO。
2、幾個需注意的提出要件(jiàn)
根據日(rì)中PPH請(qǐng)求流程的規定，在針對某SIPO申請(qǐng)向SIPO提交PPH請(qǐng)求時，以下要件(jiàn)必須同時滿足。
（a）該SIPO申請(qǐng)必須已經公開（申請(qǐng)人(rén)在提出PPH 請(qǐng)求之前或之時必須已經收到SIPO 作(zuò)出的發明專利申請(qǐng)公布通知書(shū)）。
（b）SIPO申請(qǐng)必須已經進入實質審查階段（申請(qǐng)人(rén)在提出PPH 請(qǐng)求之前或之時必須已經收到SIPO作(zuò)出的發明專利申請(qǐng)進入實質審查階段通知書(shū)），需要注意的是，一個允許的例外情形是，申請(qǐng)人(rén)可(kě)以在提出實質審查請(qǐng)求的同時提出PPH請(qǐng)求。
（c）SIPO申請(qǐng)必須是電子申請(qǐng)。
爲了盡快(kuài)滿足（a）要件(jiàn)，可(kě)以在新申請(qǐng)提交時勾選請(qǐng)求書(shū)中的"提前公布"選項，從(cóng)而形式審查通過後即進入公布程序。通常，從(cóng)申請(qǐng)日(rì)起大(dà)概2到6個月即可(kě)公布。
對于（b）要件(jiàn)，申請(qǐng)人(rén)通常有兩種選擇：可(kě)以在向SIPO提交新申請(qǐng)的同時提交實質審查請(qǐng)求書(shū)，或者也可(kě)以自(zì)申請(qǐng)日(rì)（優先權日(rì)）起三年(nián)内随時提出實質審查請(qǐng)求。考慮到加速審查的需求，建議(yì)在新申請(qǐng)的同時提交實質審查請(qǐng)求書(shū)，這樣的話(huà)，在該SIPO申請(qǐng)公布的同時，即進入實質審查階段。
（c）要件(jiàn)是從(cóng)2012年(nián)3月1日(rì)起開始實施的，其要求該SIPO申請(qǐng)必須是電子申請(qǐng)，并且該PPH請(qǐng)求也必須是以電子形式。申請(qǐng)人(rén)在2012年(nián)3月1日(rì)前已向SIPO提交了紙件(jiàn)專利申請(qǐng)、但(dàn)未提交PPH請(qǐng)求的，如(rú)果在2012年(nián)3月1日(rì)以後提交PPH請(qǐng)求，則需先将上述紙件(jiàn)專利申請(qǐng)轉換爲電子申請(qǐng)，之後再以電子方式提交PPH請(qǐng)求。
3、注意權利要求的修改時機(jī)
SIPO申請(qǐng)的所有權利要求，無論是原始提交的或者是修改後的，必須與JPO 認定爲具有可(kě)專利性/可(kě)授權的一個或多個權利要求充分(fēn)對應。
由于通常對應申請(qǐng)經曆過修改，以達到在日(rì)本可(kě)授權的程度，因此爲了使得(de)權利要求充分(fēn)對應，在向SIPO提交PPH請(qǐng)求時，需要對該SIPO申請(qǐng)的權利要求書(shū)進行相(xiàng)應的修改。
這時需要特别注意的是，根據中國(guó)專利法實施細則第51條的規定，發明專利申請(qǐng)人(rén)在提出實質審查請(qǐng)求時以及在收到專利局發出的發明專利申請(qǐng)進入實質審查階段通知書(shū)之日(rì)起的3個月内，可(kě)以對發明專利申請(qǐng)主動提出修改。因此，若該SIPO申請(qǐng)的權利要求書(shū)中存在與對應申請(qǐng)的權利要求未充分(fēn)對應的權利要求，則在提交PPH請(qǐng)求之時或之前，需要對權利要求書(shū)進行修改以滿足充分(fēn)對應的要求。也即，若準備提出PPH請(qǐng)求，則需要在提出實質審查請(qǐng)求時，或者在收到專利局發出的發明專利申請(qǐng)進入實質審查階段通知書(shū)之日(rì)起的3個月内，對該SIPO申請(qǐng)的權利要求書(shū)進行主動修改。
如(rú)果申請(qǐng)人(rén)如(rú)上文所述在提交新申請(qǐng)的同時即已提交實質審查請(qǐng)求書(shū)，那麽主動修改的時機(jī)僅有在收到專利局發出的發明專利申請(qǐng)進入實質審查階段通知書(shū)之日(rì)起的3個月内。考慮到PPH審查員(yuán)有可(kě)能因爲翻譯等問(wèn)題而發出權利要求未充分(fēn)對應的審查意見(jiàn)，若此時已經過了主動修改時機(jī)，則申請(qǐng)人(rén)沒辦法再次提交修改後的權利要求書(shū)以使得(de)權利要求可(kě)以充分(fēn)對應，因此也就(jiù)沒有辦法通過提交PPH請(qǐng)求補正的方式來(lái)獲得(de)PPH請(qǐng)求的批準。因此，爲保險起見(jiàn)，建議(yì)在進入實質審查階段通知書(shū)之日(rì)起的3個月内盡早提交PPH請(qǐng)求，以防止收到指出未通過PPH請(qǐng)求審批的PPH請(qǐng)求審批決定後已過了主動修改時機(jī)，沒辦法再次提交PPH請(qǐng)求的情況發生(shēng)。
4、形式審查嚴格
例如(rú)，對于權利要求書(shū)需要"充分(fēn)對應"的要件(jiàn)，SIPO的PPH審查員(yuán)會仔細核對該SIPO申請(qǐng)在提出PPH請(qǐng)求時的全部中文權利要求是否與對應申請(qǐng)的日(rì)文權利要求書(shū)中的權利要求充分(fēn)對應。我們曾收到過PPH請(qǐng)求審批決定，指出中文權利要求書(shū)中的一個詞翻譯錯誤，與日(rì)文權利要求書(shū)不能充分(fēn)對應，通過提交辭典複印件(jiàn)以證明該翻譯沒有錯誤，該SIPO申請(qǐng)的PPH請(qǐng)求才得(de)以通過。
5、其他(tā)需要注意的一些地方
若PPH請(qǐng)求未能完全符合日(rì)中PPH請(qǐng)求流程的要求，申請(qǐng)人(rén)将被告知結果以及請(qǐng)求存在的缺陷，目前實踐中，PPH審查員(yuán)會告知PPH請(qǐng)求中存在的所有缺陷，但(dàn)也不排除還(hái)存在除PPH審查員(yuán)指出的缺陷以外的缺陷。在得(de)知PPH請(qǐng)求未通過審批的結果後，申請(qǐng)人(rén)有且僅有一次補正的機(jī)會。若再次提交的PPH請(qǐng)求仍被認爲是不符合日(rì)中PPH請(qǐng)求流程的要求的，則申請(qǐng)人(rén)将被告知結果，該SIPO申請(qǐng)将按照(zhào)正常程序等待審查。
另外，申請(qǐng)人(rén)參與PPH 試點項目的請(qǐng)求獲得(de)批準後、收到有關實質審查的審查意見(jiàn)通知書(shū)之前，任何修改或新增的權利要求需要與JPO 申請(qǐng)中被認定爲具有可(kě)專利性/可(kě)授權的權利要求充分(fēn)對應。
三、提出PPH請(qǐng)求的利弊
提出PPH請(qǐng)求的有利之處在JPO和SIPO的網站(zhàn)上均有涉及，總結爲三點：1）加速審查，能夠更快(kuài)地收到審查意見(jiàn)通知書(shū)，更快(kuài)地結案；2）因爲審查意見(jiàn)通知書(shū)次數通常會減少，因此可(kě)以降低申請(qǐng)費用；3）授權率提高。
對于這三點有利之處，在PPH全球門(mén)戶網站(zhàn)上列出了2013年(nián)1月至6月的統計(jì)數據，有興趣的讀(dú)者可(kě)以去(qù)看(kàn)一下，此處不再贅述。很遺憾其中沒有中國(guó)的統計(jì)數據，同時SIPO也未發布官方統計(jì)數據。
對于第1）、2）點有利之處，筆者持贊同态度，然而對于第三點有利之處，筆者認爲值得(de)商榷。
首先，對于經由巴黎公約途徑或PCT途徑進入中國(guó)的申請(qǐng)，其審查是依據中國(guó)專利法、實施細則和審查指南(nán)的規定進行的，因此從(cóng)理(lǐ)論上來(lái)說(shuō)，一件(jiàn)中國(guó)申請(qǐng)能不能授權，是其自(zì)身(shēn)的可(kě)授權性決定的，而與是否提出PPH請(qǐng)求無關。
另外，在PPH全球門(mén)戶網站(zhàn)上列出的2013年(nián)1月至6月的統計(jì)數據中，以日(rì)本爲例，提出常規PPH的案件(jiàn)的授權率爲75%，提出PCT-PPH請(qǐng)求的案件(jiàn)的授權率爲93%，而所有申請(qǐng)的授權率爲69%。雖然從(cóng)數據對比來(lái)看(kàn)，提出PPH請(qǐng)求的申請(qǐng)的授權率高于所有申請(qǐng)的授權率，然而，需要考慮到，能夠提出PCT-PPH請(qǐng)求的申請(qǐng)，其在另一國(guó)家已經被認爲是可(kě)授權的了，雖然各國(guó)專利法的具體(tǐ)規定和實踐存在差異，但(dàn)是關于可(kě)授權性的規定的差異并不是太大(dà)，因此，依此來(lái)說(shuō)，能夠提出PCT-PPH請(qǐng)求的申請(qǐng)的授權率本來(lái)就(jiù)應該高于所有申請(qǐng)的授權率。例如(rú)，對于提出PCT-PPH請(qǐng)求的案件(jiàn)來(lái)說(shuō)，如(rú)果将其授權率與那些未提出PCT-PPH請(qǐng)求、但(dàn)是國(guó)際檢索局或者國(guó)際初審局給出了積極的審查結果的案件(jiàn)的授權率來(lái)比較，可(kě)能更具有說(shuō)服力。
另外，在提出PPH請(qǐng)求時，可(kě)能還(hái)需要考慮以下兩點。
第一點，提出PPH請(qǐng)求的一個要件(jiàn)是，SIPO申請(qǐng)的權利要求必須與對應申請(qǐng)的權利要求充分(fēn)對應。在日(rì)中PPH請(qǐng)求流程中，對"充分(fēn)對應"的解釋如(rú)下：考慮到由于翻譯和權利要求格式造成的差異，如(rú)果SIPO 申請(qǐng)的權利要求與JPO 申請(qǐng)的權利要求有着同樣或相(xiàng)似的範圍，或者SIPO 申請(qǐng)的權利要求範圍比JPO 申請(qǐng)的權利要求範圍小，那麽，權利要求被認爲是"充分(fēn)對應"。也即，在中國(guó)進行審查時，審查基礎是與日(rì)本的可(kě)授權權項充分(fēn)對應的，那麽在中國(guó)最終獲得(de)授權的權利要求的保護範圍至多等于日(rì)本的可(kě)授權權利要求的保護範圍，并且有很大(dà)可(kě)能是小于日(rì)本的可(kě)授權權利要求的保護範圍。因此，在中國(guó)利用PPH請(qǐng)求來(lái)加速審查的同時，不可(kě)能獲得(de)一個更理(lǐ)想的範圍。
第二點，由于在中國(guó)審查實踐中，對修改超範圍的審查一直很嚴格，因此可(kě)能出現對SIPO申請(qǐng)的權利要求按照(zhào)對應申請(qǐng)的可(kě)授權權利要求進行了修改，但(dàn)是SIPO的負責實質審查的審查員(yuán)認爲修改超範圍的情形。在這種情況下，對于加速授權并無益處。因此，如(rú)果對應申請(qǐng)的可(kě)授權權利要求與原始權利要求相(xiàng)比改動很大(dà)，那麽有必要判斷一下依據SIPO的審查标準，是否有修改超範圍的可(kě)能性，如(rú)果修改超範圍的可(kě)能性很大(dà)，那麽并不建議(yì)提出PPH請(qǐng)求。
四、結語
PPH請(qǐng)求作(zuò)爲加速審查的有利途徑，目前已越來(lái)越多地被申請(qǐng)人(rén)所利用。向SIPO提出PPH請(qǐng)求的案件(jiàn)量，已經由最初的每月數十件(jiàn)增長到現在的月均兩三百件(jiàn)。随着2014年(nián)世界五大(dà)知識産權局（USPTO、EPO、JPO、SIPO、KIPO）之間聯合PPH試點工(gōng)作(zuò)的開展，将進一步促進PPH請(qǐng)求的提出量。以上結合筆者近兩年(nián)間提交PPH請(qǐng)求的實踐，探討(tǎo)了在中國(guó)提出PPH請(qǐng)求時的一些注意點，以期讀(dú)者能夠把握是否在中國(guó)提出PPH請(qǐng)求并且能夠提高PPH請(qǐng)求的成功率。
參考文獻
1）2013專利審查高速路(lù)(PPH)業務推廣會"SIPO代表發言"，可(kě)通過http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/xglj/201311/t20131101_873637.html訪問(wèn)。
2）《在中日(rì)專利審查高速路(lù)（PPH）試點項目下向中國(guó)國(guó)家知識産權局（SIPO）提出PPH請(qǐng)求的流程》，可(kě)通過http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_china_highway.htm訪問(wèn)。
3）PPH全球門(mén)戶網站(zhàn)：http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
4）《發明專利申請(qǐng)優先審查管理(lǐ)辦法》，可(kě)通過http://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201310/t20131023_837456.html訪問(wèn)
