淺議(yì)發明專利說(shuō)明書(shū)對數值特征的恰當公開

時間: 2022-12-28 10 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司李海霞閱讀(dú)量:

數值特征全面披露的操作(zuò)優勢

化學領域的發明專利申請(qǐng)常常會涉及各種各樣的數值特征，比如(rú)化學産品的組分(fēn)含量、物化參數，以及化學方法的工(gōng)藝條件(jiàn)等。

爲了尋求較大(dà)的保護範圍，權利要求一般會采用數值範圍的形式來(lái)限定這類特征。而在實質審查過程中，專利申請(qǐng)可(kě)能會因新穎性、創造性以及權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持等問(wèn)題，對上述數值範圍特征進行限縮性的修改。

有經驗的專利代理(lǐ)師(shī)在撰寫說(shuō)明書(shū)時，會對數值特征進行全面的披露，對其進行覆蓋多層次範圍、多點值的列舉，從(cóng)而爲權利要求的修改留有充分(fēn)的餘地，避免修改超範圍的問(wèn)題發生(shēng)。

舉一個簡單的例子。

一項專利申請(qǐng)的權利要求爲“一種制備化合物A的方法，采用化合物B作(zuò)爲催化劑，其中，基于反應原料，催化劑的用量爲0.01 mol%-20 mol%”，該方法所涉及的催化劑用量即爲數值範圍限定的特征。

針對制備化合物A的方法，說(shuō)明書(shū)中可(kě)以對催化劑化合物B的用量展開詳細描述：“所述催化劑的用量爲0.01 mol%-20 mol%，優選爲2 mol%-20 mol%，更優選5 mol%-15 mol%，進一步優選7 mol%-13 mol%，具體(tǐ)地，催化劑的用量可(kě)以爲0.01 mol%、0.1 mol%、0.2 mol%、0.3 mol%、0.4 mol%、0.5 mol%、0.6 mol%、0.7 mol%、0.8 mol%、0.9 mol%、1 mol%、2 mol%、3 mol%、4 mol%、5 mol%、6 mol%、7 mol%、8 mol%、9 mol%、10 mol%、11 mol%、12 mol%、13 mol%、14 mol%、15 mol%、16 mol%、17 mol%、18 mol%、19 mol%、20 mol%。”

這樣對催化劑用量的多重優選範圍進行分(fēn)層次描述，并且盡可(kě)能多地披露其中的點值，可(kě)以使權利要求中數值特征的修改更容易。

當審查員(yuán)引用的現有技術(shù)公開了15 mol%-20 mol%的催化劑用量時，申請(qǐng)人(rén)可(kě)以方便地将權利要求中的催化劑用量修改爲說(shuō)明中記載的數值範圍“7-13 mol%”，甚至可(kě)以基于說(shuō)明書(shū)中記載的點值“14 mol%”，将數值範圍重構爲“0.01 mol%-14 mol%”，當然還(hái)可(kě)以基于說(shuō)明書(shū)所記載的各數值範圍和點值，重構出各種其他(tā)的區别于現有技術(shù)的數值範圍。這些修改不會導緻超範圍問(wèn)題。

由此看(kàn)來(lái)，在專利說(shuō)明書(shū)中對于數值特征覆蓋多層次、多點值的披露似乎是十分(fēn)必要的，這些披露能夠對權利要求的修改構成強有力的支撐。說(shuō)明書(shū)公開的子範圍和點值越多、越細，權利要求數值特征的修改就(jiù)越靈活、越方便。

數值特征無限制、過細披露的潛在弊端

但(dàn)是，無限制的、過細的全面披露也未必是恰當的，可(kě)能會對申請(qǐng)人(rén)的後續專利布局帶來(lái)不利的影(yǐng)響。

實踐中，申請(qǐng)人(rén)在提交專利申請(qǐng)後，随着研究的進一步開展和深入，其常常希望基于新的研究成果提交後續的專利申請(qǐng)。新的研究成果往往會與已經提交的在先專利申請(qǐng)有着密切的聯系，例如(rú)，它可(kě)能是在原專利申請(qǐng)所涉及的較寬數值範圍的基礎上，選擇出一個較小的數值範圍，且該數值範圍的選擇帶來(lái)了預料不到的技術(shù)效果（也即通常所說(shuō)的“選擇發明”）。

如(rú)果新的研究成果産生(shēng)于在先專利申請(qǐng)提交之日(rì)起的一年(nián)之内，根據《專利法》對于優先權的規定，在條件(jiàn)允許的情況下，後續專利申請(qǐng)可(kě)以考慮要求在先專利申請(qǐng)的優先權，從(cóng)而保留在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日(rì)；然而，如(rú)果新的研究成果産生(shēng)在一年(nián)之後，那麽其非但(dàn)無法要求在先專利申請(qǐng)的優先權，還(hái)可(kě)能因爲在先申請(qǐng)已經構成抵觸申請(qǐng)或現有技術(shù)，而對後續專利申請(qǐng)的新穎性、創造性造成不利的影(yǐng)響。這時候我們就(jiù)會發現，在先專利申請(qǐng)如(rú)果無限制地、過細地披露了各個點值、各層次範圍，那麽可(kě)能會嚴重影(yǐng)響到申請(qǐng)人(rén)後續選擇發明的專利授權。

仍以前述案例爲例。

申請(qǐng)人(rén)新的研究成果發現，化合物A的制備方法僅采用0.02 mol%-0.2 mol%的較少的催化劑用量，卻能夠實現産率的大(dà)幅提高，超出了可(kě)預料的産率範圍。申請(qǐng)人(rén)可(kě)以就(jiù)此研究成果提交一個新的專利申請(qǐng)予以保護。但(dàn)是，在先專利申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)已經公開了0.2 mol%這一點值，這一過細的公開使得(de)新專利申請(qǐng)中涉及0.02 mol%-0.2 mol%的權利要求喪失了新穎性。

這樣看(kàn)來(lái)，在撰寫專利申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)時，一方面要考慮對實質審查過程中數值特征的修改預留支撐，另一方面也要注意使數值特征的公開盡量不對後續專利申請(qǐng)帶來(lái)不利影(yǐng)響。

申請(qǐng)人(rén)或專利代理(lǐ)師(shī)要重視專利申請(qǐng)的規劃和布局，減少和避免因自(zì)身(shēn)披露信息過多、過細而對後續專利申請(qǐng)造成不利後果。

數值特征的恰當公開

考慮到以上兩個方面，說(shuō)明書(shū)如(rú)何才能夠做到恰當地公開數值特征呢(ne)？

首先，在先專利申請(qǐng)的數值範圍理(lǐ)所應當要進行合理(lǐ)的概括。總的來(lái)說(shuō)，這種合理(lǐ)的概括，可(kě)以有梯度地涵蓋“較爲穩固的較小範圍”和“競争對手容易想到的較大(dà)範圍”。

“較爲穩固的較小範圍”是指說(shuō)明書(shū)實施例已充分(fēn)證明其可(kě)實現發明技術(shù)效果的數值範圍。基于這個“較爲穩固的較小範圍”，還(hái)可(kě)以結合發明人(rén)對本領域技術(shù)的認知，适當地擴展出一個更大(dà)的數值範圍在權利要求中請(qǐng)求保護，從(cóng)而對競争對手規避專利構成牽制，這個較大(dà)的範圍即爲“競争對手容易想到的較大(dà)範圍”。

相(xiàng)比于前者，這個較大(dà)範圍可(kě)能沒有那麽穩固，因爲已有的實驗基礎尚不足以支撐和覆蓋整個較大(dà)範圍，當發明相(xiàng)對于現有技術(shù)的改進涉及數值特征時，這個較大(dà)的範圍可(kě)能會被懷疑無法實現發明的技術(shù)效果。在這種情況下，說(shuō)明書(shū)對數值範圍特征展開描述時，可(kě)以圍繞“較爲穩固的較小範圍”展開詳細的點值和不同層次子範圍的詳細列舉；跳(tiào)出這個範圍，則可(kě)以不做過多、過細的點值和子範圍列舉。

我們知道，在化學領域中，創造性和支持問(wèn)題的論述都(dōu)離(lí)不開實施例對技術(shù)效果的證明。

那麽，爲了克服創造性或權利要求得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持的問(wèn)題而對權利要求的數值特征進行修改時，除了要避免超範圍問(wèn)題之外，還(hái)要考慮修改後的數值範圍是否有相(xiàng)應的實施例來(lái)支持其技術(shù)效果。

這樣一來(lái)，我們在實質審查過程中對權利要求的數值範圍進行修改時，實際上往往也不會跳(tiào)出上面所說(shuō)“較爲穩固的較小範圍”（即，實施例充分(fēn)支持的數值範圍）。

基于這一結論，在說(shuō)明書(shū)中對數值特征展開說(shuō)明時，大(dà)可(kě)聚焦于這個“較爲穩固的較小範圍”，在該範圍内做出不同層次的子範圍和具體(tǐ)點值的列舉，爲實質審查過程中可(kě)能的修改做好鋪墊；而對于這個範圍之外的點值和子範圍的詳細列舉，因爲利用它們爲後續修改提供依據的可(kě)能性不大(dà)，因而在說(shuō)明書(shū)中進行這類列舉似乎也就(jiù)并無必要。

仍以前述案例爲例。

在先專利申請(qǐng)的實施例給出了2 mol%、7 mol%、13 mol%三個點值，那麽，可(kě)以認爲2 mol%-13 mol%這個數值範圍得(de)到了實施例的充分(fēn)證明，是“較爲穩固的較小範圍”。申請(qǐng)人(rén)或專利代理(lǐ)師(shī)在提交專利申請(qǐng)時，可(kě)以基于這個較小範圍并結合對本領域技術(shù)的認知，擴展出一個競争對手可(kě)能會想到的較大(dà)的數值範圍“0.01 mol%-20 mol%”，在權利要求中對其進行保護。在說(shuō)明書(shū)中展開描述時，建議(yì)聚焦于2 mol%-13 mol%這個小範圍，盡可(kě)能多地列舉點值和優選子範圍，而不對該範圍之外的其他(tā)點值或子範圍做過多公開。當審查員(yuán)指出新創性或支持問(wèn)題時，可(kě)以依據說(shuō)明書(shū)将數值範圍修改爲2 mol%-13 mol%或是其間的适當範圍，并基于實施例的公開來(lái)證明創造性或者論述修改後的權利要求能夠得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持。即便申請(qǐng)人(rén)的後續專利申請(qǐng)涉及0.02 mol% -0.2 mol%這個更小範圍的選擇發明，也不會因在先專利申請(qǐng)的過度公開而對其新穎性和創造性造成影(yǐng)響。相(xiàng)反，如(rú)果在先專利申請(qǐng)在上述“較爲穩固的較小範圍”之外也進行了過細的數值公開（例如(rú)，如(rú)果公開了0.02mol%、0.2mol%），不僅不會給在先申請(qǐng)的專利授權帶來(lái)實質性幫助，還(hái)可(kě)能影(yǐng)響到後續專利申請(qǐng)的授權。

當然，如(rú)果對于在先專利申請(qǐng)的技術(shù)，申請(qǐng)人(rén)已經不計(jì)劃進行後續的研發投入和專利布局，那麽也就(jiù)不需要顧慮上述說(shuō)明書(shū)對數值特征進行過度公開的問(wèn)題。

并且，爲了在一定程度上阻擋競争對手在該專利申請(qǐng)的基礎上做出其自(zì)身(shēn)的專利布局，反而可(kě)以在更大(dà)的數值範圍内對各層次子範圍和點值做出盡可(kě)能多的詳細公開，避免競争對手基于選擇發明獲得(de)專利。

總的來(lái)說(shuō)，說(shuō)明書(shū)對數值特征的公開，應當基于至少兩個方面的考慮：

其一，要考慮對後續權利要求中數值範圍的修改構成足夠的支撐；

其二，要基于申請(qǐng)人(rén)的研發和專利規劃，爲後續專利申請(qǐng)留出餘地，避免對後續專利申請(qǐng)的新穎性和創造性造成不利影(yǐng)響。

如(rú)果申請(qǐng)人(rén)對其專利技術(shù)仍有後續的研發計(jì)劃，那麽，說(shuō)明書(shū)的撰寫可(kě)僅聚焦于實施例充分(fēn)支持的數值範圍，在該範圍之内，盡可(kě)能多地列舉優選子範圍和具體(tǐ)點值，在該範圍之外，不必做過多、過細的子範圍和具體(tǐ)點值的公開。

實踐中，考慮到技術(shù)方案的多樣性和複雜性以及研發的不同進展程度，專利申請(qǐng)的撰寫不可(kě)能具有放(fàng)之四海而皆準的思路(lù)和模式。專利代理(lǐ)師(shī)要根據案件(jiàn)的具體(tǐ)情況，與申請(qǐng)人(rén)和發明人(rén)針對技術(shù)方案本身(shēn)、現有技術(shù)狀況、已有的實驗基礎以及将來(lái)的研發規劃進行充分(fēn)溝通，形成合适的撰寫思路(lù)，在權利要求中請(qǐng)求恰當的範圍保護、在說(shuō)明書(shū)中做出恰當的公開。

*本文首發自(zì)：中國(guó)知識産權雜志11月刊

關鍵詞：專利,權利要求,實質審查,專利申請(qǐng),知識産權

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