無效程序中專利文件(jiàn)的修改問(wèn)題探討(tǎo)
時間: 2022-12-09 11
菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司
鄒秋爽
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近些年(nián)來(lái)，越來(lái)越多的企業将專利作(zuò)爲市場競争的手段，希望通過專利訴訟鞏固市場地位。同時，也有不少企業專利意識逐漸加強，在産品上市之前就(jiù)進行風(fēng)險排查工(gōng)作(zuò)，爲産品上市掃清障礙。基于上述兩個方面的需求，專利無效案件(jiàn)的數量近年(nián)來(lái)逐年(nián)遞增，從(cóng)2016年(nián)的3000件(jiàn)左右增長至2021年(nián)的5200餘件(jiàn)。2017年(nián)4月1日(rì)實施的新修訂的《專利審查指南(nán)》（下稱《指南(nán)》），對無效程序中專利文件(jiàn)的修改限制進行了适當的放(fàng)寬。據統計(jì)，自(zì)新修訂的《指南(nán)》實施後，專利權人(rén)在無效程序中修改權利要求書(shū)的比例明顯上升。但(dàn)由于對“進一步限定”修改方式存在理(lǐ)解差異等情況帶來(lái)的諸多不确定性，一些專利權人(rén)錯過了修改時機(jī)，或者其修改最終未得(de)到支持。本文将對無效程序中修改方式進行梳理(lǐ)，以期爲專利權人(rén)提供一些幫助。無效程序中權利要求修改方式的相(xiàng)關法律規定
《專利法實施細則》第六十九條規定：
在無效宣告請(qǐng)求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人(rén)可(kě)以修改其權利要求書(shū)，但(dàn)是不得(de)擴大(dà)原專利的保護範圍。發明或者實用新型專利的專利權人(rén)不得(de)修改專利說(shuō)明書(shū)和附圖，外觀設計(jì)專利的專利權人(rén)不得(de)修改圖片、照(zhào)片和簡要說(shuō)明。
相(xiàng)應地，《指南(nán)》（2010年(nián)版）在其第四部分(fēn)第4.6.1節對無效程序中專利文件(jiàn)的修改原則進行了細化，其規定 ：發明或者實用新型專利文件(jiàn)的修改僅限于權利要求書(shū)，其原則是 ：（2）與授權的權利要求相(xiàng)比，不得(de)擴大(dà)原專利的保護範圍。（3）不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。（4）一般不得(de)增加未包含在授權的權利要求中的技術(shù)特征。外觀設計(jì)專利的專利權人(rén)不得(de)修改其專利文件(jiàn)。第4.6.2節對具體(tǐ)的修改方式進行了限定：在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書(shū)的具體(tǐ)方式一般限于權利要求的删除、技術(shù)方案的删除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。……權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他(tā)權利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護範圍。第4.6.3節規定：在專利複審委員(yuán)會作(zuò)出審查決定之前，專利權人(rén)可(kě)以删除權利要求或者權利要求中包括的技術(shù)方案。僅在下列三種情形的答複期限内，專利權人(rén)可(kě)以以删除以外的方式修改權利要求書(shū)：（1）針對無效宣告請(qǐng)求書(shū)。（2）針對請(qǐng)求人(rén)增加的無效宣告理(lǐ)由或者補充的證據。（3）針對專利複審委員(yuán)會引入的請(qǐng)求人(rén)未提及的無效宣告理(lǐ)由或者證據。《指南(nán)》中給出了修改原則和具體(tǐ)修改方式，對于“權利要求的删除”和“技術(shù)方案的删除”這兩種修改方式，由于修改方式較爲明确，且沒有修改時機(jī)的限制，其實踐操作(zuò)困難不大(dà)。對于“明顯錯誤的修正”的修改方式，則需要注意修改時機(jī)，對此，《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋（二）》第四條具有詳細的闡述和解釋，給予了專利權人(rén)明确的指導。而“權利要求的進一步限定”的修改方式，由于其修改内容的多樣性和修改時機(jī)限制的存在，實踐操作(zuò)中存在着較多不确定性。本文将着重介紹關于“權利要求的進一步限定”的修改方式的理(lǐ)解及其在實踐中需要注意的問(wèn)題。
關于“權利要求的進一步限定”的修改方式
“權利要求的進一步限定”的修改方式是2017年(nián)4月1日(rì)起實施的《專利審查指南(nán)》中所修訂的内容之一。修訂後的“權利要求的進一步限定”，較修訂之前“合并”式修改的尺度更大(dà)、更爲靈活，從(cóng)一定程度上允許專利權人(rén)更爲“精準”地修改其權利要求。接下來(lái)，本文将探討(tǎo)如(rú)何準确理(lǐ)解“權利要求的進一步限定”的修改方式、什麽樣的修改方式被允許、什麽樣的修改方式不被允許以及修改風(fēng)險。
對“進一步限定”的修改方式的理(lǐ)解
《審查指南(nán)》（2010年(nián)版）在其第四部分(fēn)第4.6.2節中規定 ：
權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他(tā)權利要求中記載的一個或者多個技術(shù)特征，以縮小保護範圍。由此可(kě)知，上述規定應理(lǐ)解爲一項權利要求采用進一步限定的方式進行修改之後，應當成爲一項技術(shù)特征增多、保護範圍縮小的新的權利要求。由于确權程序的修改尺度嚴于授權程序，因此參照(zhào)實審程序的情況，“進一步限定”的修改方式通常也不能增加權利要求或者重新撰寫權利要求來(lái)構建新的層次體(tǐ)系。獨立要求的修改一般存在以下兩種形式：第一，将一項權利要求中的一個或者多個技術(shù)特征補入到待修改的獨立權利要求中；第二，将多個權利要求中的多個技術(shù)特征并入到待修改的獨立權利要求中。在無效程序中，一般重視獨立權利要求的修改，而忽略從(cóng)屬權利要求的修改。對于從(cóng)屬權利要求的修改，其需要在對其引用的獨立權利要求作(zuò)出進一步限定的基礎上再進行修改。從(cóng)屬權利要求的修改方式與上述獨立權利要求的修改類似，也存在以下兩種形式：第一，将一項權利要求中的一個或者多個技術(shù)特征補入到待修改的從(cóng)屬權利要求中；第二，将多個權利要求中的多個技術(shù)特征并入到待修改的從(cóng)屬權利要求中。下面将結合一個案例對上述修改方式進行說(shuō)明。申請(qǐng)号爲202022171677.5、名稱爲“顯示器挂燈”的實用新型專利在無效階段進行了進一步限定式修改。該無效案件(jiàn)的原權利要求1和2如(rú)下：權利要求1：一種顯示器挂燈，其特征在于，所述顯示器挂燈用于安裝在顯示器（100）上，所述顯示器挂燈包括：
第一光(guāng)源（1），所述第一光(guāng)源（1）具有第一出光(guāng)口；
第二光(guāng)源（2），所述第二光(guāng)源（2）具有第二出光(guāng)口，所述第二出光(guāng)口的朝向與所述第一出光(guāng)口的朝向不同；
當所述顯示器挂燈安裝在顯示器（100）上時，所述第一光(guāng)源（1）發出的光(guāng)線通過所述第一出光(guāng)口照(zhào)射到所述顯示器（100）的前方的區域 ；所述第二光(guāng)源（2）發出的光(guāng)線通過所述第二出光(guāng)口照(zhào)射到所述顯示器（100）的後方的區域；
權利要求2：根據權利要求1所述的顯示器挂燈，其特征在于，所述顯示器挂燈包括反光(guāng)結構（4），所述反光(guāng)結構（4）對由所述第二出光(guāng)口射出的光(guāng)線進行反射。該無效案件(jiàn)的修改後的權利要求1和2如(rú)下：權利要求1：一種顯示器挂燈，其特征在于，所述顯示器挂燈用于安裝在顯示器（100）上，所述顯示器挂燈包括：第一光(guāng)源（1），所述第一光(guāng)源（1）具有第一出光(guāng)口；第二光(guāng)源（2），所述第二光(guāng)源（2）具有第二出光(guāng)口，所述第二出光(guāng)口的朝向與所述第一出光(guāng)口的朝向不同；當所述顯示器挂燈安裝在顯示器（100）上時，所述第一光(guāng)源（1）發出的光(guāng)線通過所述第一出光(guāng)口照(zhào)射到所述顯示器（100）的前方的區域 ；所述第二光(guāng)源（2）發出的光(guāng)線通過所述第二出光(guāng)口照(zhào)射到所述顯示器（100）的後方的區域；所述顯示器挂燈包括外殼（3），所述第一光(guāng)源（1）和所述第二光(guāng)源（2）均安裝在所述外殼（3）内；所述外殼（3）爲條形結構。權利要求2：根據權利要求1所述的顯示器挂燈，其特征在于，所述第二出光(guāng)口爲設置在所述外殼（3）上的條形口，所述顯示器挂燈包括反光(guāng)結構（4），所述反光(guāng)結構（4）對由所述第二出光(guāng)口射出的光(guāng)線進行反射。上述劃線部分(fēn)爲修改之後增加的技術(shù)特征。該案件(jiàn)的修改原因是基于無效請(qǐng)求人(rén)檢索到的對比文件(jiàn)，爲了與該對比文件(jiàn)形成差異，專利權人(rén)對權利要求1和2均作(zuò)出了進一步限定式修改。其中，獨立權利要求1中增加的技術(shù)特征來(lái)自(zì)原權利要求6的部分(fēn)技術(shù)特征以及原權利要求8的部分(fēn)技術(shù)特征（對應于上述提及的獨立權利要求的修改方式二）。從(cóng)屬權利要求2增加的技術(shù)特征來(lái)自(zì)原權利要求8的部分(fēn)技術(shù)特征（對應于上述提及的從(cóng)屬權利要求的修改方式一）。基于這個案例可(kě)知，在無效程序中，可(kě)以通過進一步限定的方式對獨立要求和從(cóng)屬權利要求同時進行修改。其一，未修改獨立權利要求，僅增加新的從(cóng)屬權利要求。采用上述方式修改時，獨立權利要求在修改之後未“縮小保護範圍”，因此不符合要求。其二，同一獨立權利要求中分(fēn)别加入不同的技術(shù)特征，形成多個新的獨立權利要求 ；采用上述方式修改時，實質上是對權利要求書(shū)進行了重新撰寫，構建了新的權利要求保護體(tǐ)系，因此不符合要求。通過“進一步限定”的修改方式對權利要求進行修改時，如(rú)果全部不符合相(xiàng)關要求，申請(qǐng)人(rén)一般會在口審時或者口審前得(de)到通知，此時大(dà)概率已經錯過修改時機(jī)，因此其将沒有機(jī)會再進行一次“進一步限定”式修改。在一些複雜情況中，如(rú)果涉及多處修改（其中部分(fēn)修改符合要求，部分(fēn)修改不符合要求），由于審查修改文件(jiàn)時會将修改文件(jiàn)作(zuò)爲一個整體(tǐ)進行審查，因此，一旦有一項修改不符合要求，就(jiù)意味着全部修改可(kě)能都(dōu)不被接受。但(dàn)從(cóng)目前的實踐來(lái)看(kàn)，審查員(yuán)也可(kě)能要求在指定期限内選擇保留符合要求的修改、放(fàng)棄不符合要求的修改。在專利無效程序中，爲了維持專利權有效且保證其合理(lǐ)的保護範圍，專利權人(rén)需要對所有可(kě)行的修改方式加以了解和利用，從(cóng)而獲得(de)更多保護自(zì)身(shēn)技術(shù)成果的籌碼。[1] 鄭海洋，《2008-2018年(nián)度中國(guó)專利無效案件(jiàn)統計(jì)分(fēn)析報告》。[2] 超凡知識産權，《2021年(nián)中國(guó)專利無效決定統計(jì)分(fēn)析》。[3] 熊潔，《專利無效程序中對專利文件(jiàn)的修改的要點及其注意事(shì)項》。[4] 李婉婷、何炜，《無效程序中與權利要求修改有關的問(wèn)題》。[5] 席淩傑、陳凱、黃(huáng)大(dà)正，《無效宣告程序中進行多處權利要求修改的方式和風(fēng)險》。本文首發自(zì)：《中國(guó)知識産權》雜志第185期
關鍵詞：
專利,專利文件(jiàn),無效程序,知識産權
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