衆所周知，對于具有形狀、結構的發明創造既可(kě)以申請(qǐng)發明專利也可(kě)以申請(qǐng)實用新型專利。随着企業對專利布局的逐漸重視以及深入掌握，對于這類既可(kě)以申請(qǐng)發明專利也可(kě)以申請(qǐng)實用新型專利的發明創造，企業可(kě)以根據其技術(shù)方案自(zì)身(shēn)的特點、重要程度、緊要程度以及保密程度，選擇單獨申請(qǐng)發明專利、單獨申請(qǐng)實用新型、同時申請(qǐng)發明專利和實用新型專利（下文簡稱“一案雙申請(qǐng)”）三種不同的專利保護形式。

本文旨在通過分(fēn)析實踐過程中一案雙申請(qǐng)所會遇到的問(wèn)題及解決手段，嘗試給出一些專利申請(qǐng)策略以供參考。

法條适用

專利法第2條

發明，是指對産品、方法或者其改進所提出的适于實用的新的技術(shù)方案。

實用新型，是指對産品的形狀、構造或者其結合所提出的适于實用的新的技術(shù)方案。

專利法第9條

同一申請(qǐng)人(rén)同日(rì)對同樣的發明創造既申請(qǐng)實用新型專利又申請(qǐng)發明專利，先獲得(de)的實用新型專利權尚未終止，且申請(qǐng)人(rén)聲明放(fàng)棄該實用新型專利權的，可(kě)以授予發明專利權。

由此可(kě)見(jiàn)，申請(qǐng)人(rén)如(rú)果同日(rì)就(jiù)同一發明創造提交了實用新型專利申請(qǐng)和發明專利申請(qǐng)，就(jiù)可(kě)以在較短(duǎn)的時間内獲得(de)實用新型專利權；如(rú)果發明專利申請(qǐng)經過實質審查可(kě)以授予發明專利權，申請(qǐng)人(rén)屆時需要進行選擇。如(rú)選擇了放(fàng)棄在先獲得(de)的實用新型專利權，就(jiù)可(kě)以獲得(de)在後的、更爲穩定的發明專利權。

專利法第9條的相(xiàng)關規定，既有利于尊重和維護申請(qǐng)人(rén)的專利申請(qǐng)權與選擇權，也有利于維護公平的社會秩序、防止專利申請(qǐng)人(rén)通過專利權的重疊及其法定保護期的重疊不當地擴大(dà)自(zì)己的利益。

下面本文将着重分(fēn)析同時申請(qǐng)發明專利和實用新型專利的優缺點、避免重複授權的實踐操作(zuò)，并對發明與實用新型的相(xiàng)互影(yǐng)響作(zuò)以介紹。

一、一案雙申請(qǐng)的優缺點分(fēn)析

對于同時申請(qǐng)發明專利和實用新型專利的申請(qǐng)形式存在很多優點，具體(tǐ)包括：

（1）技術(shù)方案可(kě)以盡早獲得(de)實用新型專利授權，取得(de)專利證書(shū)；

（2）與僅申請(qǐng)實用新型相(xiàng)比，“一案雙申請(qǐng)”使得(de)技術(shù)方案存在獲得(de)發明專利保護的機(jī)會；

在“一案雙申請(qǐng)”中，如(rú)果實用新型專利先獲得(de)授權，則申請(qǐng)人(rén)取得(de)了10年(nián)的保護期限，如(rú)果發明專利也獲得(de)授權，則申請(qǐng)人(rén)可(kě)以放(fàng)棄之前的實用新型專利而獲得(de)發明專利授權，這樣同一個發明創造的保護期限則延長至20年(nián)。而且，由于發明專利經過了實質審查，其穩定性較實用新型專利有一定提升，可(kě)以更有效地保護申請(qǐng)人(rén)的發明成果。

（3）可(kě)獲得(de)多個專利權，多個角度保護技術(shù)方案的機(jī)會；

“一案雙申請(qǐng)”的發明在審查答辯後，如(rú)權利要求的範圍已修改的與其同時申請(qǐng)的實用新型完全不同，審查員(yuán)也不會要求申請(qǐng)人(rén)放(fàng)棄實用新型的證書(shū)，這樣實用新型和發明可(kě)通過不同的保護範圍對技術(shù)方案形成保護。

（4）延長主動分(fēn)案的時間；

（5）與僅申請(qǐng)發明相(xiàng)比，“一案雙申請(qǐng)”中的發明可(kě)不必因急于授權而限縮過多保護範圍。

如(rú)果沒有同時申請(qǐng)實用新型，申請(qǐng)人(rén)有時候會因爲希望早日(rì)獲得(de)授權，采用限縮保護範圍的答複方式。這樣，有可(kě)能會喪失與審查員(yuán)争辯的機(jī)會，失去(qù)原本有機(jī)會可(kě)以争取到的專利保護範圍。

此外，同時“一案雙申請(qǐng)”的申請(qǐng)形式也存在一些缺點，具體(tǐ)包括：

（1）需要支付發明和實用新型兩個專利申請(qǐng)的費用，費用較高；

（2）喪失申請(qǐng)快(kuài)速審查的機(jī)會；

（3）“一案雙申請(qǐng)”的發明專利申請(qǐng)會被延遲審查；

（4）“一案雙申請(qǐng)”的發明專利申請(qǐng)的審查結論有可(kě)能會對實用新型專利的穩定性造成影(yǐng)響（見(jiàn)後面詳述）；

（5）“一案雙申請(qǐng)”的實用新型專利的無效結論有可(kě)能會對發明專利申請(qǐng)的審查結論造成影(yǐng)響（見(jiàn)後面詳述）。

二、避免重複授權的實踐操作(zuò)

根據《專利法》第9條第1款的規定“同樣的發明創造隻能授予一項專利權”的相(xiàng)關規定，如(rú)上文所述，如(rú)果發明專利申請(qǐng)經過實質審查可(kě)以授予發明專利權，申請(qǐng)人(rén)屆時需要對是否放(fàng)棄實用新型進行選擇。

在實際操作(zuò)中，企業可(kě)根據（1）實用新型及發明專利的保護範圍；（2）産品的生(shēng)命周期與專利保護周期的匹配度；（3）是否有可(kě)分(fēn)離(lí)出來(lái)的技術(shù)方案等因素，考慮如(rú)何處理(lǐ)“重複授權”事(shì)宜。

避免“重複授權”的實操方式具有如(rú)下三種：

方式一：

根據《專利法》第9條的規定，放(fàng)棄在先獲得(de)實用新型專利權，以獲得(de)發明專利權。

在“一案雙申請(qǐng)”中，此種操作(zuò)方式爲目前最爲常用的操作(zuò)方式。在發明專利申請(qǐng)經過實質審查之後，其保護範圍并沒有被過多縮小，且在發明專利申請(qǐng)中沒有可(kě)以與實用新型專利權的權利要求相(xiàng)區别的技術(shù)方案時，可(kě)以采用此種操作(zuò)方式。

對于此種操作(zuò)方式，需要提醒申請(qǐng)人(rén)的是，在同日(rì)提交發明專利申請(qǐng)和實用新型專利申請(qǐng)時，需要在兩份請(qǐng)求書(shū)分(fēn)别作(zuò)出聲明，即在請(qǐng)求書(shū)中必須勾選（發明第21欄，實用新型第18欄）。若沒勾選，則兩個專利申請(qǐng)之間無法建立聯系，不屬于“同時申請(qǐng)發明和實用新型”，後續不能通過放(fàng)棄實用新型專利權來(lái)獲得(de)發明授權，隻能選擇修改發明專利申請(qǐng)的權利要求，才能獲得(de)發明授權。

另外，由于實用新型專利權與發明專利權需無縫銜接，因此，如(rú)果遞交了實用新型專利的放(fàng)棄聲明之後，且在發明實際授權之前，又收到了實用新型的繳納年(nián)費通知，申請(qǐng)人(rén)需要對實用新型專利正常繳納年(nián)費。

方式二：

對發明專利申請(qǐng)的權利要求進行修改，使得(de)發明專利申請(qǐng)的權利要求的保護範圍與實用新型專利申請(qǐng)的權利要求的保護範圍相(xiàng)區别，以同時獲得(de)發明專利權和實用新型專利權。

此種操作(zuò)方式可(kě)以同時獲得(de)發明專利權和實用新型專利權。在發明專利申請(qǐng)經過實質審查之後，其保護範圍與實用新型專利權的保護範圍存在實質較大(dà)區别，可(kě)以采用此種操作(zuò)方式。

對于申請(qǐng)人(rén)而言，往往希望此種操作(zuò)在不影(yǐng)響保護範圍的前提下，使得(de)發明和實用新型的保護範圍存在實質性區别。通常，對發明專利申請(qǐng)的權利要求進行修改的人(rén)員(yuán)（代理(lǐ)人(rén)/申請(qǐng)人(rén)/發明人(rén)）必須對整個技術(shù)方案具有較深入的理(lǐ)解、對該領域的技術(shù)發展現狀具有清楚的認知，以及對發明專利申請(qǐng)和實用新型專利申請(qǐng)的保護範圍之間的區别具有良好的把控，找到恰當的區别技術(shù)特征加入獨立權利要求中以實現修改目的。

筆者建議(yì)，可(kě)在撰寫階段對發明專利申請(qǐng)的權利要求書(shū)和實用新型專利申請(qǐng)的權利要求書(shū)進行區分(fēn)。例如(rú)，采用不同的權利要求布局方式，并可(kě)以在發明專利申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)中提前布局可(kě)以添加至權利要求書(shū)中以與實用新型專利申請(qǐng)的權利要求保護範圍進行區分(fēn)的内容。

另外，采用此種操作(zuò)方式，後期需要支付兩份專利權的維持費用，一定程度上會提高專利權人(rén)的專利維持成本。并且，如(rú)果對發明保護範圍的修改不當，會導緻發明的保護範圍縮小，可(kě)能在後續的維權過程中處于不利地位。

方式三：

采用主動撤回或視爲撤回的手段，撤回發明專利申請(qǐng)，以确保實用新型專利權維持有效。

在避免重複授權處理(lǐ)時，此種操作(zuò)方式較爲少用。主要原因是實用新型的保護期限僅爲發明專利權的保護期限的一半，企業更傾向于保護期限較長的發明專利權。

但(dàn)如(rú)果産品自(zì)身(shēn)的生(shēng)命周期較短(duǎn)，或費用等因素，也可(kě)撤回該發明專利申請(qǐng)，以确保實用新型專利權維持有效。

綜上所述，對于一些研發周期較長、技術(shù)更新換代較慢(màn)的領域來(lái)說(shuō)，建議(yì)選用保留發明專利權的操作(zuò)方式；而對于改進點不大(dà)，技術(shù)更新換代較快(kuài)的領域，建議(yì)僅保留實用新型的專利權即可(kě)。

無論選取上述的何種方式，需要申請(qǐng)人(rén)根據發明的實審過程審查員(yuán)給出的對比文件(jiàn)、發明專利申請(qǐng)的權利要求的保護範圍與實用新型專利的權利要求的保護範圍之間的差異、相(xiàng)關技術(shù)的更新程度、該技術(shù)對企業的重要程度以及企業對專利保護期限的需求進行綜合分(fēn)析。

三、一案雙申請(qǐng)的相(xiàng)互影(yǐng)響

1、發明專利申請(qǐng)的審查結論＆實用新型專利的權利行使

由于發明專利申請(qǐng)與實用新型專利申請(qǐng)的審查過程不同，即發明專利申請(qǐng)需要經過實質審查，而實用新型專利申請(qǐng)僅通過初步審查即可(kě)授權。因此，對于一案兩申請(qǐng)的案件(jiàn)，在實用新型專利申請(qǐng)獲得(de)授權後，同一技術(shù)方案的發明專利申請(qǐng)有可(kě)能因不符合授權條件(jiàn)而被駁回。

那麽對于“一案雙申請(qǐng)”的兩個專利申請(qǐng)來(lái)說(shuō)，實用新型專利的正常行使權利是否會受到該發明專利申請(qǐng)的後續審查結論的影(yǐng)響呢(ne)？

最高人(rén)民(mín)法院在（2020）最高法知民(mín)終699号--上訴人(rén)安徽朗汀園林綠化工(gōng)程服務有限公司于被上訴人(rén)孫希賢侵害實用新型專利糾紛一案，總結出的裁判要旨爲“當事(shì)人(rén)就(jiù)同一技術(shù)方案同日(rì)申請(qǐng)發明專利和實用新型專利，發明專利申請(qǐng)因不具備新穎性或者基于相(xiàng)同技術(shù)領域的一篇對比文件(jiàn)被認定不具備創造性而未獲得(de)授權且其法律狀态已經确定，當事(shì)人(rén)另行依據授權的實用新型專利侵權損害救濟的，人(rén)民(mín)法院不予支持”。

在該案中，最高人(rén)民(mín)法院認爲，專利權合法有效且權利相(xiàng)對穩定是專利權依法獲得(de)保護的前提。專利權人(rén)有權實施其專利并依法禁止他(tā)人(rén)未經許可(kě)實施其專利技術(shù)，從(cóng)而給發明創造提供必要的激勵。但(dàn)是，對于不應獲得(de)法律保護的技術(shù)方案，且被訴侵權人(rén)也明确據此抗辯被訴行爲不構成侵權或其不應承擔侵權責任的，如(rú)果仍然支持其禁止他(tā)人(rén)實施，則顯示公平且亦有悖專利法的立法目的。

可(kě)見(jiàn)，當發明專利申請(qǐng)因不具備新穎性或者基于相(xiàng)同技術(shù)領域的一篇對比文件(jiàn)被認定不具備創造性而未獲得(de)授權且其法律狀态已經确定時，該發明專利申請(qǐng)的審查結論可(kě)以作(zuò)爲判斷“一案雙申請(qǐng)”的實用新型專利是否可(kě)以行使相(xiàng)應的民(mín)事(shì)權利的依據。

因此，雖然“一案雙申請(qǐng)”的申請(qǐng)方式會給申請(qǐng)人(rén)帶來(lái)很多好處，但(dàn)是根據最高院的判決意見(jiàn)可(kě)知，在”一案雙申請(qǐng)”的實用新型專利申請(qǐng)獲得(de)授權之後，其能否正常行使權利也會受到該“一案雙申請(qǐng)”的發明專利申請(qǐng)的後續審查結論的影(yǐng)響。

2、實用新型專利的無效結論＆發明專利申請(qǐng)的審查結論

上面分(fēn)析了“一案雙申請(qǐng)”中發明專利申請(qǐng)的審查結論對實用新型專利能否行使權利的影(yǐng)響，下面我們将結合發明專利申請(qǐng)的審查程序、實用新型專利申請(qǐng)的審查程序、發明專利申請(qǐng)的授權條件(jiàn)以及實用新型專利申請(qǐng)的授權條件(jiàn)，繼續分(fēn)析“一案雙申請(qǐng)”的實用新型專利的無效結論是否會對“一案雙申請(qǐng)”的發明專利申請(qǐng)的審查結論産生(shēng)影(yǐng)響。

從(cóng)發明專利申請(qǐng)和實用新型專利申請(qǐng)的審查程序來(lái)看(kàn)，發明專利申請(qǐng)經過初審、公開之後進入實審程序，而實用新型專利申請(qǐng)僅需經過初審之後便可(kě)授權。發明專利申請(qǐng)的實審是指專利局對申請(qǐng)案進行審查時，不僅要對申請(qǐng)案的形式要件(jiàn)進行審查，還(hái)要對申請(qǐng)案中的發明創造是否符合新穎性、創造性和實用性等實質性要件(jiàn)進行審查。

在審查員(yuán)所采用的審查手段中，筆者并未找到相(xiàng)關資料證明審查員(yuán)在對發明專利申請(qǐng)進行實質審查時，會參考“一案雙申請(qǐng)”中實用新型專利的無效結論的情況。可(kě)以推測，發明專利申請(qǐng)的實質審查過程中審查員(yuán)對實用新型專利的無效結論參考并不是強制性操作(zuò)，但(dàn)是，并不排除審查員(yuán)參考實用新型無效結論對發明專利進行實質性審查，或者公衆根據“一案雙申請(qǐng)”實用新型專利的無效決定向專利局提出公衆意見(jiàn)的可(kě)能性。

從(cóng)發明專利申請(qǐng)和實用新型專利申請(qǐng)的授權條件(jiàn)來(lái)看(kàn)，根據具體(tǐ)實踐，在發明專利申請(qǐng)和實用新型專利申請(qǐng)的授權條件(jiàn)中，區别較大(dà)條件(jiàn)爲創造性的判斷。《專利審查指南(nán)》中明确規定，實用新型專利創造性的标準應當低于發明專利創造性的标準，兩者在創造性判斷标準上不同，主要體(tǐ)現在現有技術(shù)中是否存在相(xiàng)關的“技術(shù)啓示”，在判斷現有技術(shù)是否存在技術(shù)啓示時，實用新型更加注重兩方面的考慮，一方面是現有技術(shù)的領域，另一方面是現有技術(shù)的數量。

可(kě)見(jiàn)，發明專利申請(qǐng)的創造性判斷标準要高于實用新型專利申請(qǐng)的創造性判斷标準，即如(rú)果實用新型專利申請(qǐng)沒有創造性，“一案雙申請(qǐng)”的發明專利申請(qǐng)也将不具備創造性。但(dàn)是由于實用新型專利申請(qǐng)的無效結論往往産生(shēng)得(de)比較晚，在發明專利申請(qǐng)的審查過程中很少能存在“一案雙申請(qǐng)”的實用新型的無效結論，且爲了保證審查效率，推測審查員(yuán)在發明專利申請(qǐng)的實審過程中，不會主動尋找或參考“一案雙申請(qǐng)”的實用新型專利的無效結論。

因此，筆者認爲，考慮到發明審查周期和實用新型無效結論産生(shēng)時間等因素，實用新型專利的無效結論并不一定會對“一案雙申請(qǐng)”中的發明專利申請(qǐng)的審查結論造成影(yǐng)響，但(dàn)對發明專利的穩定性會帶來(lái)一定影(yǐng)響。