基于美國(guó)對應申請(qǐng)提交PPH請(qǐng)求中引用文件(jiàn)處理(lǐ)小技巧

時間: 2022-06-21 10 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司王紅(hóng)豔閱讀(dú)量:

美國(guó)專利的審查過程中，所引用的文件(jiàn)（本文簡稱“引用文件(jiàn)”）通常少則幾個，多則幾百上千個，在基于美國(guó)對應申請(qǐng)提交PPH請(qǐng)求時，這些引用文件(jiàn)的名稱都(dōu)需要在“參與專利審查高速路(lù)（PPH）試點項目請(qǐng)求表”中列出。在實際代理(lǐ)中，因爲引用文件(jiàn)填寫不全、填寫不規範等而導緻PPH請(qǐng)求被駁回的情況時有發生(shēng)。鑒于此，本文以下幾個方面介紹基于美國(guó)對應申請(qǐng)（以下簡稱“對應申請(qǐng)”）提交PPH請(qǐng)求中處理(lǐ)引用文件(jiàn)的小技巧。

一、引用文件(jiàn)的獲得(de)

對應申請(qǐng)的引用文件(jiàn)通常可(kě)通過兩種方式獲得(de)：

1. 獲取對應申請(qǐng)的審查文件(jiàn)列表中代碼“code”以“1449”、“IDS”、“892”表示的文件(jiàn)，這些文件(jiàn)中所列的引用文件(jiàn)即爲需要在“參與專利審查高速路(lù)（PPH）試點項目請(qǐng)求表”中列出的所有引用文件(jiàn)。

其中，（1）代碼“1449”表示由發明人(rén)引用且被審查員(yuán)考慮的引用文件(jiàn)，文件(jiàn)名稱通常爲“list of references cited by applicant and considered by examiner”；（2）代碼“IDS”表示信息披露聲明，文件(jiàn)名稱通常爲“Information Disclosure Statement (IDS) Form (SB08)”；（3）代碼“892”表示由審查員(yuán)引用的文件(jiàn)，文件(jiàn)名稱通常爲“list of reference cited by examiner”。

需要注意的是，以上三種代碼文件(jiàn)中所列的引用文件(jiàn)通常會存在重複的問(wèn)題，在填寫“參與專利審查高速路(lù)（PPH）試點項目請(qǐng)求表”時，需要确保上述代碼文件(jiàn)中所列的引用文件(jiàn)全部列出，無遺漏，同時盡量剔除重複的引用文件(jiàn)。

2. 在對應申請(qǐng)的授權公告文本已經存在的情況下，除了可(kě)以采用上述第1種方式獲得(de)對應申請(qǐng)的引用文件(jiàn)之外，還(hái)可(kě)以在對應申請(qǐng)的授權公告文本的扉頁上獲得(de)。

通常，在對應申請(qǐng)授權公告文本的扉頁的“Reference Cited”項目中，以（1）“U.S. PATENT DOCUMENTS”、（2）“FOREIGN PATENT DOCUMENTS”和（3）“OTHER PUBLICATIONS”三個類型列出對應申請(qǐng)在審查過程中所有的引用文件(jiàn)。如(rú)果引用文件(jiàn)數量較多，在對應申請(qǐng)的授權公告文本的扉頁上無法全部列出，則會在以上三種類型的下方以“（continued）”的标識指示更多的引用文件(jiàn)在授權公告文本的後續頁上示出。

對于上述兩種引用文件(jiàn)的獲取方式，第2種方式更爲直觀和直接，不需要對引用文件(jiàn)進行整合和去(qù)重。

二、引用文件(jiàn)的填寫

1. 格式要求

（1）對于引用文件(jiàn)爲專利文獻的情況，需要寫明專利文獻的國(guó)别、相(xiàng)關序列号以及類型即可(kě)，例如(rú)，US9,641,435B1，無需另外标明發明人(rén)、申請(qǐng)人(rén)、公開時間，是審查員(yuán)引用還(hái)是申請(qǐng)人(rén)引用等信息。

（2）對于引用文件(jiàn)爲非專利文獻的情況，需要寫明文獻名稱、刊名、作(zuò)者、發表時間，具體(tǐ)頁數等信息，例如(rú)，“Network Health Monitoring Overview”, Cisco Prime Infrastructure 3.2, Cisco systems, Inc., Aug. 2017, 72pp. 無需标明是審查員(yuán)引用還(hái)是申請(qǐng)人(rén)引用等信息。

2. 順序編号

無論引用文件(jiàn)的數量有多少，對引用文件(jiàn)進行順序編号可(kě)以有效地避免文件(jiàn)名稱的漏列，便于後續的檢查與核對。在此需要提醒的是，不要因爲個别引用文件(jiàn)由于重複填寫而導緻其中某個引用文件(jiàn)的遺漏。

3. 引用文件(jiàn)名稱的輸入

無論是通過上述兩種方式中的哪種方式獲得(de)引用文件(jiàn)，引用文件(jiàn)的名稱都(dōu)是以不可(kě)複制的PDF格式在文件(jiàn)中列出的。在引用文件(jiàn)數量較少的情況下，可(kě)以通過手動的方式将引用文件(jiàn)的名稱敲入“參與專利審查高速路(lù)（PPH）試點項目請(qǐng)求表”中，但(dàn)對于引用文件(jiàn)數量達到幾十、幾百甚至上千個的情況下，手動輸入引用文件(jiàn)的名稱無疑會具有很大(dà)的工(gōng)作(zuò)量，還(hái)會存在漏輸入、錯輸入而導緻PPH請(qǐng)求被駁回的巨大(dà)風(fēng)險。

在這種情況下，我們通常可(kě)以等對應申請(qǐng)的授權公告文本已經公布之後再提交PPH請(qǐng)求。這樣，通過美國(guó)專利商标局網站(zhàn)找到對應申請(qǐng)的授權公告文本的可(kě)編輯版本，從(cóng)該可(kě)編輯版本上可(kě)以拷貝所有的引用文件(jiàn)的信息，從(cóng)而可(kě)以有效避免引用文件(jiàn)的漏輸入、錯輸入等問(wèn)題。

以上是筆者多年(nián)在提交和核查PPH請(qǐng)求中的一點小技巧，希望分(fēn)享給相(xiàng)關同仁，對于相(xiàng)關實操有所幫助。如(rú)果同仁有任何建議(yì)和操作(zuò)技巧，也請(qǐng)不吝指出，筆者不勝感謝。

關鍵詞：專利審查，PPH請(qǐng)求，引用文件(jiàn)，康信，

康信：菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司于1994年(nián)成立，是一家能夠提供全方位知識産權法律服務的機(jī)構，總部設在北京，在天津、青島、西安、武漢、杭州、廣州、德國(guó)、美國(guó)、日(rì)本設有分(fēn)支機(jī)構。康信現有員(yuán)工(gōng)510餘名，其中包括經驗豐富的律師(shī)、專利代理(lǐ)師(shī)、商标代理(lǐ)人(rén)和專業技術(shù)人(rén)員(yuán)410餘名。康信公司的PCT申請(qǐng)代理(lǐ)量連續幾年(nián)跻身(shēn)全球PCT申請(qǐng)事(shì)務所前五強。

咨詢電話(huà)： 010-56571588

專家團隊