申請(qǐng)商标放(fàng)棄部分(fēn)專用權就(jiù)能獲得(de)注冊嗎(ma)?
時間: 2021-12-27 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司 陳偉莉 閱讀(dú)量:
常有商标申請(qǐng)人(rén)在商标遭遇駁回之後來(lái)咨詢,申請(qǐng)商标放(fàng)棄部分(fēn)專用權後能否克服駁回獲得(de)注冊?



今天通過這篇文章(zhāng)來(lái)和大(dà)家探討(tǎo)一下申請(qǐng)商标放(fàng)棄部分(fēn)專用權的問(wèn)題。

申請(qǐng)商标放(fàng)棄部分(fēn)專用權,主要是指申請(qǐng)商标含有缺乏顯著特征的部分(fēn),申請(qǐng)人(rén)放(fàng)棄對該部分(fēn)的商标專用權。

《商标法》第十一條規定僅由缺乏顯著特征的标志組成的商标不得(de)作(zuò)爲商标注冊。

同時,《商标法》第五十九條規定,注冊商标中含有的本商品的通用名稱、圖形、型号,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他(tā)特點,或者含有的地名,注冊商标專用權人(rén)無權禁止他(tā)人(rén)正當使用。

這些規定表明商标可(kě)以由具有顯著特征的标志和缺乏顯著特征的标志共同組成。對于缺乏顯著特征的部分(fēn),商标權人(rén)無法取得(de)商标專用權,無權禁止他(tā)人(rén)的正當使用。這在一定程度上也給申請(qǐng)人(rén)放(fàng)棄商标部分(fēn)專用權奠定了法律基礎。

商标注冊申請(qǐng)的實質審查主要包括兩個方面,一是絕對理(lǐ)由審查,二是相(xiàng)對理(lǐ)由審查。

絕對理(lǐ)由審查,通俗點說(shuō),就(jiù)是申請(qǐng)商标本身(shēn)是否具有合法性,是商标自(zì)身(shēn)先天性的問(wèn)題。相(xiàng)對理(lǐ)由審查主要是申請(qǐng)商标與在先商标的相(xiàng)同近似性審查,主要看(kàn)該商标是否與他(tā)人(rén)在先申請(qǐng)或者注冊的商标構成相(xiàng)同或者類似商品或服務項目上的近似商标。

經在國(guó)方數據庫裡(lǐ)以“放(fàng)棄專用權”爲關鍵詞、以2019-2021年(nián)的時間跨度爲檢索條件(jiàn)進行檢索,發現申請(qǐng)人(rén)希望通過放(fàng)棄專用權來(lái)獲得(de)商标注冊的案件(jiàn)多是因爲申請(qǐng)商标違反了《商标法》第十條第一款第(七)項的規定,其次是違反《商标法》第十條第二款、第十一條以及第三十條規定。

下面就(jiù)上述相(xiàng)關法條,結合對應的案例來(lái)討(tǎo)論一下申請(qǐng)商标放(fàng)棄部分(fēn)專用權的問(wèn)題,看(kàn)看(kàn)申請(qǐng)商标放(fàng)棄部分(fēn)專用權是否能夠獲得(de)商标注冊

以下列舉的案例均來(lái)自(zì)國(guó)家知識産權局中國(guó)商标網的商标評審裁定/決定文書(shū)公開數據庫。

一、違反《商标法》相(xiàng)關絕對理(lǐ)由條款的商标能否通過聲明放(fàng)棄部分(fēn)專用權獲得(de)注冊


這裡(lǐ)所說(shuō)的絕對理(lǐ)由條款主要是指《商标法》第十條、第十一條以及第十二條。下面具體(tǐ)看(kàn)看(kàn)相(xiàng)關的案例。

 1. 違反《商标法》第十條第一款第(七)項規定的情形

《商标法》第十條第一款第(七)項規定:帶有欺騙性,容易使公衆對商品的質量等特點或者産地産生(shēng)誤認的标志不得(de)作(zuò)爲商标使用。

在第27275011号“1640597908876.png”商标駁回複審案中,審查員(yuán)認爲:申請(qǐng)商标中的“腸健康直通車”使用在餅幹等指定商品上,易被消費者認爲該商品具有促進腸道健康的功能,易導緻消費者對該指定商品的原料或功能等産生(shēng)誤認,從(cóng)而違反了《商标法》第十條第一款第(七)項的有關規定。雖然申請(qǐng)人(rén)聲明放(fàng)棄對該文字部分(fēn)的專用權,但(dàn)對于消費者而言仍将其作(zuò)爲申請(qǐng)商标的重要組成部分(fēn)加以識别,與其他(tā)文字組合後整體(tǐ)并未形成其他(tā)含義。因此,申請(qǐng)商标已構成《商标法》第十條第一款第(七)項所指的情形。

類似的因《商标法》第十條第一款第(七)項規定在駁回複審程序中予以駁回的還(hái)有比如(rú)“1640597920571.png”、“1640597930963.png”、“1640597939375.png”、“1640597949957.png”、“1640597958445.png”、“1640597967454.png”。被駁回的原因是其中的文字“來(lái)自(zì)台灣的非傳統小火(huǒ)鍋”、“環保”、“貂油”、“茶”、“PURENATURAL”、“保濕噴霧”這些詞彙使用在所指定的商品或服務項目上易導緻消費者對商品或者服務的來(lái)源、質量、原料、功能用途等特點産生(shēng)誤認。

從(cóng)上述案例可(kě)以看(kàn)出,即使申請(qǐng)人(rén)聲明放(fàng)棄對該缺乏顯著性文字部分(fēn)的專用權,但(dàn)是從(cóng)消費者的角度看(kàn),因爲消費者不知曉商标申請(qǐng)人(rén)放(fàng)棄了該部分(fēn)的商标專用權,仍然會将其作(zuò)爲商标的一部分(fēn)來(lái)識别,那就(jiù)很有可(kě)能導緻消費者産生(shēng)誤認。

但(dàn)是,含有類似非顯著部分(fēn)的商标是否一律會在駁回複審程序中予以駁回呢(ne)?答案是否定的。在審理(lǐ)商标是否違反《商标法》第十條第一款第(七)項的規定時需要結合其指定使用的商品或者服務項目。

關于這一點,從(cóng)第29039203号“1640597999196.png”商标駁回複審案中核準部分(fēn)商品、駁回部分(fēn)商品中能夠看(kàn)得(de)非常清楚。在針對該商标的駁回複審決定書(shū)中,審查員(yuán)認爲:申請(qǐng)商标使用在蛋糕、餅幹、以谷物爲主的零食小吃(chī)、面包、糕點商品上不易使消費者産生(shēng)誤認,未構成《商标法》第十條第一款第(七)項所規定的不得(de)作(zuò)爲商标注冊的情形。雖然申請(qǐng)人(rén)聲明申請(qǐng)商标文字部分(fēn)“空氣蛋糕”放(fàng)棄專用權,但(dàn)對于消費者而言仍會将該文字作(zuò)爲申請(qǐng)商标的重要組成部分(fēn)加以識别。申請(qǐng)商标使用在咖啡、茶飲料、甜食(糖果)、米果(膨化食品)、冰淇淋商品上易使消費者産生(shēng)誤認,不得(de)作(zuò)爲商标使用,已構成《商标法》第十條第一款第(七)項所指的不得(de)作(zuò)爲商标使用的情形。

2. 違反《商标法》第十條第一款第(二)項以及第十條第二款的情形

《商标法》第十條第一款第(二)項規定:同外國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗等相(xiàng)同或者近似的标志不得(de)作(zuò)爲商标使用,但(dàn)經該國(guó)政府同意的除外。

《商标法》第十條第二款規定:縣級以上行政區劃的地名或者公衆知曉的外國(guó)地名,不得(de)作(zuò)爲商标……

在第27993154号“1640598021853.png”商标駁回複審案中,審查員(yuán)認爲:雖然申請(qǐng)人(rén)聲明申請(qǐng)商标字母部分(fēn)“USA”放(fàng)棄專用權,但(dàn)對于消費者而言仍會将該文字作(zuò)爲申請(qǐng)商标的重要組成部分(fēn)加以識别。申請(qǐng)商标中“USA”爲美國(guó)國(guó)名的縮寫,使用在指定商品上已構成《商标法》第十條第一款第(二)項所指的不得(de)作(zuò)爲商标使用的情形。

在35271087号“1640598042342.png”(申請(qǐng)人(rén)爲一家韓國(guó)公司)商标駁回複審案中,審查員(yuán)認爲:申請(qǐng)人(rén)雖然放(fàng)棄“PARIS”文字專用權,但(dàn)對于相(xiàng)關公衆而言,其作(zuò)爲申請(qǐng)商标一部分(fēn),仍存在申請(qǐng)商标之中。申請(qǐng)商标中含有“PARIS”,可(kě)譯爲“巴黎”,爲公衆知曉的外國(guó)地名,申請(qǐng)商标的注冊申請(qǐng)已構成《商标法》第十條第二款規定之情形。且申請(qǐng)商标中含有“PARIS”,用在指定使用商品上易使消費者對商品的來(lái)源、産地等特點産生(shēng)誤認,已構成《商标法》第十條第一款第(七)項所指之情形。

從(cóng)以上兩個案例可(kě)以看(kàn)出,外國(guó)國(guó)名和公衆知曉的外國(guó)地名,即使聲明放(fàng)棄該部分(fēn)的專用權,但(dàn)是其還(hái)是商标的一部分(fēn),消費者依然會将其視爲商标的一部分(fēn),而且,如(rú)果申請(qǐng)人(rén)并非來(lái)自(zì)該國(guó)或該地,也有可(kě)能對商品的産源等特點産生(shēng)誤認。

3. 違反《商标法》第十一條第一款第(三)項規定的情形

《商标法》第十一條第一款第(三)項規定:其他(tā)缺乏顯著特征的标識不得(de)作(zuò)爲商标注冊。

在第27667488号“1640598066690.png”商标駁回複審案中,審查員(yuán)認爲:申請(qǐng)人(rén)雖聲明放(fàng)棄英文“travel CHANNEL”的商标專用權,但(dàn)其仍構成申請(qǐng)商标的顯著識别部分(fēn)。申請(qǐng)商标由英文“travel CHANNEL”以及簡單黑(hēi)體(tǐ)箭頭圖形構成,該文字可(kě)譯爲“旅行頻道”。申請(qǐng)商标指定使用在“廣播和電視節目制作(zuò);電視文娛節目”等服務上,消費者不易将其作(zuò)爲商标識别,缺乏商标應有的顯著性,難以起到區分(fēn)服務來(lái)源的作(zuò)用,已構成《商标法》第十一條第一款第(三)項所指情形。申請(qǐng)人(rén)提供的證據不足以證明申請(qǐng)商标經使用已取得(de)顯著性特征可(kě)以作(zuò)爲商标注冊。

從(cóng)這個案例可(kě)以看(kàn)出,商标的主要部分(fēn)本身(shēn)就(jiù)缺乏顯著性,即使放(fàng)棄該部分(fēn)的專用權,但(dàn)其還(hái)是商标的主要識别部分(fēn),所以審查的時候還(hái)是審理(lǐ)該部分(fēn)的顯著性問(wèn)題,由于其本身(shēn)就(jiù)缺乏顯著性,所以會依據第十一條第一款第(三)的規定予以駁回。

二、違反《商标法》相(xiàng)對理(lǐ)由條款的商标能否通過聲明放(fàng)棄部分(fēn)專用權獲得(de)注冊


這裡(lǐ)所說(shuō)的相(xiàng)對理(lǐ)由條款,是指《商标法》第三十條和第三十一條。如(rú)果申請(qǐng)商标與在先申請(qǐng)或者注冊的商标構成近似,申請(qǐng)商标将被基于該條款予以駁回。

商标法》第三十條規定:申請(qǐng)注冊的商标,凡不符合本法有關規定或者同他(tā)人(rén)在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商标相(xiàng)同或者近似的,由商标局駁回申請(qǐng),不予公告。

《商标法》第三十一條規定:兩個或者兩個以上的商标注冊申請(qǐng)人(rén),在同一種商品或者類似商品上,以相(xiàng)同或者近似的商标申請(qǐng)注冊的,初步審定并公告申請(qǐng)在先的商标;同一天申請(qǐng)的,初步審定并公告使用在先的商标,駁回其他(tā)人(rén)的申請(qǐng),不予公告。

在第36281749号“1640598082001.png”商标駁回複審案中,審查員(yuán)認爲:申請(qǐng)人(rén)雖稱其放(fàng)棄對申請(qǐng)商标中“Westlake”的商标專用權,但(dàn)該組成要素爲申請(qǐng)商标的顯著識别部分(fēn),不屬于可(kě)放(fàng)棄專用權的内容,且相(xiàng)關公衆仍易将其作(zuò)爲申請(qǐng)商标的一部分(fēn)加以識别。申請(qǐng)商标與第19339838号1640598096185.png商标均包含相(xiàng)同的顯著識别英文“Westlake”,且含義無明顯區别,構成近似标識。申請(qǐng)商标指定使用的停車場服務、停車位出租服務與引證商标核定使用的運載工(gōng)具(車輛(liàng))出租服務屬于同一種或類似服務,若共存于市場,易造成消費者對服務的來(lái)源産生(shēng)混淆或誤認,已構成《商标法》第三十條所指的使用在同一種或類似服務上的近似商标。

與上面因絕對理(lǐ)由駁回的商标不同的是,基于《商标法》第三十條相(xiàng)對理(lǐ)由駁回的商标駁回複審案,申請(qǐng)人(rén)聲明放(fàng)棄部分(fēn)優先權時,首先審查員(yuán)需要審查,申請(qǐng)人(rén)聲明放(fàng)棄的部分(fēn)是否屬于可(kě)以放(fàng)棄專用權的部分(fēn),如(rú)果該部分(fēn)具有作(zuò)爲商标識别商品來(lái)源的作(zuò)用,那麽該部分(fēn)就(jiù)不屬于缺乏顯著識别性可(kě)予以放(fàng)棄專用權的内容。因此,通過聲明放(fàng)棄該部分(fēn)的專用權來(lái)抗辯申請(qǐng)商标與引證商标未構成近似商标就(jiù)不會得(de)到支持。而且,即使申請(qǐng)人(rén)放(fàng)棄了申請(qǐng)商标的部分(fēn)商标專用權,但(dàn)由于相(xiàng)關公衆對此并不當然知曉,在識别該商标時不會僅識别具有商标專用權的部分(fēn),而是将該商标進行整體(tǐ)識别,因此仍應将訴争商标與引證商标進行整體(tǐ)比對來(lái)判斷商标是否構成近似商标。

三、結論和建議(yì)


從(cóng)以上《商标法》的相(xiàng)關規定以及案例表明,違反《商标法》禁止性規定以及侵犯他(tā)人(rén)在先權利的,不屬于放(fàng)棄商标專用權的内容。即使申請(qǐng)人(rén)聲明放(fàng)棄該部分(fēn)的專用權,也沒法克服駁回獲得(de)商标注冊。

那麽,我們建議(yì)申請(qǐng)人(rén)在申請(qǐng)商标時,爲避免導緻消費者産生(shēng)誤認,可(kě)以避免帶有《商标法》第十條規定的國(guó)名、地名等禁用性标志,以及避免商标僅由《商标法》第十一條、十二條規定的通用名稱、圖形、型号以及表示商品質量、功能用途的标志構成或者避免帶有此類缺乏顯著特征的描述性的詞彙。比如(rú)上述案例中的商标可(kě)以嘗試修改爲“1640598113687.png”、“1640598122392.png”、“1640598132975.png”、“1640598141157.png”、“1640598158303.png”、“1640598172512.png”,這樣會避免因爲絕對理(lǐ)由駁回,提高商标注冊申請(qǐng)的成功率。對于有可(kě)能違反《商标法》第三十條或者第三十一條規定的商标,建議(yì)在提交申請(qǐng)之前做一下商标查詢,确保商标注冊不會侵犯他(tā)人(rén)的在先商标權。

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*本文首發自(zì):中華商标 10月刊


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