日(rì)本專利申請(qǐng)，審查意見(jiàn)中被指出“權利要求不清楚”？

時間: 2021-07-27 02 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司李蕊閱讀(dú)量:

随着中國(guó)專利申請(qǐng)人(rén)的專利保護意識和參與國(guó)際競争的意願不斷增強，越來(lái)越多的申請(qǐng)人(rén)開始積極地在海外進行專利申請(qǐng)。其中，在日(rì)本的申請(qǐng)也在逐年(nián)增加。于是，如(rú)何高效地進行申請(qǐng)并獲得(de)有力的權利，成爲了申請(qǐng)人(rén)以及代理(lǐ)人(rén)需要認真思考的問(wèn)題。本文筆者就(jiù)經常遇到的權利要求不清楚的問(wèn)題，嘗試進行學習探討(tǎo)。

一．日(rì)本特許法、以及審查基準（以下稱爲“審查指南(nán)”）中的相(xiàng)關規定

首先，中國(guó)是通過一部專利法對發明、實用新型、外觀設計(jì)三種專利權進行統一規範，而日(rì)本是分(fēn)别針對這三種專利設計(jì)了相(xiàng)關的法律。本文對針對發明專利的“特許法”中的涉及“明确性要件(jiàn)”（以下，稱爲“清楚性要件(jiàn)”）的法條進行學習。

根據日(rì)本特許法第36條第6項第2号規定，希望獲得(de)專利權的發明必須清楚。在日(rì)本的特許“審查指南(nán)”中，關于“清楚性要件(jiàn)”的類型，具體(tǐ)規定了兩種類型：

（1）由于權利要求的記載本身(shēn)不清楚，導緻發明不清楚。

權利要求中，作(zuò)爲日(rì)語來(lái)說(shuō)，存在不恰當的表述。
即便是考慮了說(shuō)明書(shū)和附圖的記載、以及申請(qǐng)時的技術(shù)常識，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)也無法理(lǐ)解權利要求中記載的用語的含義。

（2）權利要求所限定的技術(shù)方案中存在技術(shù)上的缺陷，導緻發明不清楚。

二．具體(tǐ)事(shì)例

根據具體(tǐ)處理(lǐ)的案件(jiàn)來(lái)看(kàn)，實務中，經常被日(rì)本審查員(yuán)指出不清楚問(wèn)題的情況，多爲上述（1）中的問(wèn)題。

1.術(shù)語概括不清楚，導緻權利要求不清楚。

例如(rú)，權利要求中記載了“機(jī)器人(rén)定位功能”，審查員(yuán)指出僅基于該術(shù)語，無法了解到底是對機(jī)器人(rén)進行定位，還(hái)是利用機(jī)器人(rén)對其它設備進行定位，因此，導緻權利要求不清楚。

2.權利要求中記載與說(shuō)明書(shū)中的記載不一緻或存在矛盾之處，從(cóng)而導緻權利要求不清楚。

例如(rú)，權利要求中的記載與說(shuō)明書(shū)實施例部分(fēn)的内容存在技術(shù)上的矛盾，而且，由于相(xiàng)關部分(fēn)的内容較少，發明内容部分(fēn)的相(xiàng)關記載采用了和權利要求中完全一樣的表述方式，因此，審查員(yuán)指出，即便是參照(zhào)說(shuō)明書(shū)和附圖的内容，該矛盾也無法消除。這種情況非常棘手，不論是反駁還(hái)是修改，可(kě)能都(dōu)會無從(cóng)下手。這就(jiù)要求在撰寫階段，從(cóng)申請(qǐng)文件(jiàn)的整體(tǐ)出發，綜合考慮技術(shù)方案，以避免上述情況。

3.翻譯不當導緻權利要求不清楚。

從(cóng)中文翻譯到日(rì)文的過程中，如(rú)果對技術(shù)方案理(lǐ)解不到位，就(jiù)會出現修飾關系不當、主謂賓語對應錯誤等翻譯問(wèn)題導緻的權利要求不清楚問(wèn)題。中日(rì)文的語法、表述方式存在很大(dà)的不同，在權利要求的翻譯中，一般情況下，會将主語放(fàng)在句子的最前面，但(dàn)是，如(rú)果句子過長，或者涉及多種結構關系時，則容易出現主語指代不清，或者某些動作(zuò)沒有執行主體(tǐ)的問(wèn)題，因此，在翻譯時，要盡量避免語句過長，如(rú)果對技術(shù)方案沒有把握，一定要和技術(shù)人(rén)員(yuán)進行充分(fēn)的交流。

關于權利要求不清楚的問(wèn)題，整體(tǐ)上來(lái)說(shuō)，中日(rì)之間的差異并不是特别大(dà)。爲了避免被審查員(yuán)指出不清楚，提高審查效率，需要發明人(rén)、負責撰寫的代理(lǐ)人(rén)、以及負責翻譯的代理(lǐ)人(rén)在了解日(rì)本的審查實務的基礎上相(xiàng)互協作(zuò)。

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