得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持與缺少必要技術(shù)特征,兩者有何關系?
時間: 2021-06-22 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司 劉瑞賢 閱讀(dú)量:

權利要求書(shū)應當得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持,和權利要求書(shū)應當包括能夠解決所提出的技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征,均是要求權利要求的保護範圍與說(shuō)明書(shū)公開的内容相(xiàng)适應,那麽這兩者之間具有怎樣的關系呢(ne)?


法條解讀(dú)


專利法》第26條第4款規定:權利要求書(shū)應當以說(shuō)明書(shū)爲依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的範圍。《專利審查指南(nán)(2010)》第二部分(fēn)第二章(zhāng)第3.2.1節規定:權利要求書(shū)中的每一項權利要求所要求保護的技術(shù)方案應當是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠從(cóng)說(shuō)明書(shū)充分(fēn)公開的内容中得(de)到或概括得(de)出的技術(shù)方案,并且不得(de)超出說(shuō)明書(shū)公開的範圍。權利要求通常由說(shuō)明書(shū)記載的一個或者多個實施方式或實施例概括而成。權利要求的概括應當不超出說(shuō)明書(shū)公開的範圍。如(rú)果所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)可(kě)以合理(lǐ)預測說(shuō)明書(shū)給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都(dōu)具備相(xiàng)同的性能或用途,則應當允許申請(qǐng)人(rén)将權利要求的保護範圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。對于權利要求概括得(de)是否恰當,審查員(yuán)應當參照(zhào)與之相(xiàng)關的現有技術(shù)進行判斷。

……

如(rú)果權利要求的概括使所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)有理(lǐ)由懷疑該上位概括或并列概括所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術(shù)問(wèn)題,并達到相(xiàng)同的技術(shù)效果,則應當認爲該權利要求沒有得(de)到說(shuō)明書(shū)的支持。

通過《專利法》第26條第4款以及《專利審查指南(nán)》中的相(xiàng)關規定可(kě)知,從(cóng)說(shuō)明書(shū)充分(fēn)公開的内容中概括得(de)到權利要求是被允許的。


判斷權利要求概括得(de)是否恰當,應當結合該發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題來(lái)進行判斷,即,概括得(de)到的每項權利要求的技術(shù)方案是否能夠解決該發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題,以及每項權利要求中概括的技術(shù)特征是否能夠解決所要解決的技術(shù)問(wèn)題。


《專利法實施細則》第20條第2款規定:獨立權利要求應當從(cóng)整體(tǐ)上反映發明或者實用新型的技術(shù)方案,記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征。該條款所指的技術(shù)問(wèn)題同樣是發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題,因此,該條款同樣規定了獨立權利要求的技術(shù)方案應當能夠解決該發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題。


從(cóng)上述對《專利法》第26條第4款和《專利法實施細則》第20條第2款的法條解讀(dú)可(kě)知,得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持與缺少必要技術(shù)特征,都(dōu)是針對權利要求/獨立權利要求和說(shuō)明書(shū)之間的關系,而且二者的判定所涉及的技術(shù)問(wèn)題都(dōu)是該發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題。


缺少必要技術(shù)特征的技術(shù)方案,通常從(cóng)說(shuō)明書(shū)充分(fēn)公開的内容中不能概括得(de)出,而缺少必要技術(shù)特征的技術(shù)方案,也通常不能解決該發明的技術(shù)問(wèn)題。


因此,缺少必要技術(shù)特征的技術(shù)方案通常也得(de)不到說(shuō)明書(shū)的支持。 


實際案例


案例1

“獨立權利要求1:

一種用于按以下方式控制的數字式頻率控制電路(lù),即,使得(de)振蕩電路(lù)的輸出信号的頻率趨近于基準信号的頻率,所述輸出信号的脈沖周期T近似爲控制輸入值S的線性函數,即T=kS+m,該電路(lù)包括:

用于對所述基準信号的脈沖計(jì)數的第一計(jì)數器;

用于對作(zuò)爲反饋信号的所述輸出信号的脈沖計(jì)數的第二計(jì)數器;

用于保持所述控制輸入值S的寄存器;以及

用于每當所述第一計(jì)數器已經計(jì)數Nr個脈沖數時計(jì)算S=No-m/k的計(jì)算電路(lù),其中No爲所述第二計(jì)數器的計(jì)數,以及

控制電路(lù),用于使得(de)所述寄存器保持S并用于使得(de)對于下一個數值的Nr等于No。”


本案要解決的技術(shù)問(wèn)題,是如(rú)何提供一種可(kě)用于較高頻率範圍以及可(kě)以較高精度進行控制的頻率控制電路(lù),而要解決該技術(shù)問(wèn)題,除需要依賴第一計(jì)數器、第二計(jì)數器、寄存器、計(jì)算電路(lù)和控制電路(lù)的特定功能之外,還(hái)依賴于說(shuō)明書(shū)實施方式中記載的第一計(jì)數器、第二計(jì)數器、寄存器、計(jì)算電路(lù)和控制電路(lù)之間的特定連接關系。


換言之,上述元件(jiàn)和電路(lù)之間的任何連接關系并非都(dōu)可(kě)以解決上述技術(shù)問(wèn)題。


從(cóng)上述案例可(kě)以看(kàn)出,獨立權利要求1中除已經限定的技術(shù)特征之外,還(hái)需要限定第一計(jì)數器、第二計(jì)數器、寄存器、計(jì)算電路(lù)和控制電路(lù)的功能和它們之間的特定連接關系,才能夠解決上述技術(shù)問(wèn)題。因此,上述元件(jiàn)和電路(lù)之間的特定連接關系是獨立權利要求1的必要技術(shù)特征,故上述獨立權利要求1不符合《專利法實施細則》第20條第2款的規定。另一方面,上述獨立權利要求1的技術(shù)方案由說(shuō)明書(shū)記載的一個或者多個實施方式或實施例概括而成,隻是這種概括過于上位,包括了不能解決該發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題的實施方式。由此,該權利要求沒有得(de)到說(shuō)明書(shū)的實質支持,從(cóng)這個角度看(kàn),權利要求的技術(shù)方案不符合《專利法》第26條第4款的規定。


案例2


“獨立權利要求1:

1、一種解碼經編碼的音頻數據的無損解碼器,該經編碼的音頻數據包括小于預定大(dà)小的數據單元,該解碼器包括:

第一緩沖器,用于緩沖第一數據單元的第一部分(fēn),該第一部分(fēn)包括加到第一原始數據單元以産生(shēng)第一數據單元的編碼音頻數據;

第二緩沖器,用于按順序接收和緩沖包含第一和第二原始數據單元的編碼的音頻數據;

緩沖器控制器,用于結合來(lái)自(zì)所述第一緩沖器的緩沖的第一部分(fēn)和按順序位于第一數據單元之後的第二數據單元,以重新産生(shēng)第二原始數據單元,其中第一部分(fēn)被從(cóng)超過預定大(dà)小的第二原始數據單元中移除以産生(shēng)在預定大(dà)小範圍内的第二數據單元;和

還(hái)原器,用于按順序接收和還(hái)原第一和第二原始數據單元。”


本案要解決的技術(shù)問(wèn)題,是現有的無損編碼方法需要非常大(dà)的緩沖器容量,使得(de)對數據的實時編碼或解碼難以實現,而要解決該技術(shù)問(wèn)題,需要将編碼音頻數據分(fēn)成具有超過最大(dà)比特率的數據量的第一數據,和具有低于最大(dà)比特率的數據量的第二數據,且在解碼時,還(hái)需要利用第一數據單元的第一部分(fēn)和第二數據單元中含有的識别信息,還(hái)原原來(lái)的第一數據。


如(rú)果在解碼過程中缺失了該識别信息,就(jiù)無法還(hái)原第一數據,解碼就(jiù)無法完成,從(cóng)而就(jiù)不能解決本案的技術(shù)問(wèn)題。


從(cóng)以上分(fēn)析可(kě)以看(kàn)出,獨立權利要求1中除已經限定的技術(shù)特征之外,還(hái)需要限定第一數據單元的第一部分(fēn)和第二數據單元中含有識别信息,才能夠解決上述技術(shù)問(wèn)題。


因此,第一數據單元的第一部分(fēn)和第二數據單元中含有識别信息,是獨立權利要求1的必要技術(shù)特征,故上述獨立權利要求1不符合《專利法實施細則》第20條第2款的規定。從(cóng)另一個角度看(kàn),可(kě)以認爲上述獨立權利要求1的技術(shù)特征“第一數據單元的第一部分(fēn)和第二數據單元”概括得(de)過于上位,包括了第一數據單元的第一部分(fēn)和第二數據單元不包含識别信息的實施方式,而這種實施方式并不能解決本案所提出的技術(shù)問(wèn)題。換言之,獨立權利要求1的技術(shù)方案概括過于上位,包括了不能解決該發明所要解決的技術(shù)問(wèn)題的實施方式。由此,該權利要求沒有得(de)到說(shuō)明書(shū)的實質支持,從(cóng)這個角度看(kàn),權利要求的技術(shù)方案不符合《專利法》第26條第4款的規定。


案例3


“獨立權利要求1:

一種粘合薄膜切斷裝置,其特征在于,包括:

薄膜卷吸附單元,用于吸附由粘合薄膜及異形薄膜兩層組成的薄膜卷;以及粘合薄膜切斷單元,從(cóng)所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜。”


本案要解決的技術(shù)問(wèn)題,是現有技術(shù)中薄膜切斷器相(xiàng)對于導電薄膜垂直移動會産生(shēng)撞擊,導緻出現切斷失誤。


要解決該技術(shù)問(wèn)題,需要切斷器從(cóng)粘合薄膜的一側朝向另一側移動,并有選擇地切斷薄膜卷中的粘合薄膜。如(rú)說(shuō)明書(shū)所述,“薄膜切斷部的薄膜切斷器沿與粘合薄膜水平的方向移動,并有選擇地僅切斷薄膜卷中的粘合薄膜,從(cóng)而可(kě)将切斷粘合薄膜時所産生(shēng)的沖擊最小化,并防止切斷失誤”,因此,要解決本案所提出的技術(shù)問(wèn)題,還(hái)需要以下結構單元:


“薄膜切斷部,包括沿一個方向延伸形成的切斷承載及結合于所述切斷承載的端部的薄膜切斷器;切斷承載支撐部,與所述切斷承載相(xiàng)結合,并支撐所述切斷承載;以及水平輸送部,與所述切斷承載支撐部相(xiàng)結合,并沿水平方向向所述粘合薄膜輸送所述薄膜切斷部,以便通過所述薄膜切斷器切斷所述粘合薄膜。”


從(cóng)以上分(fēn)析可(kě)以看(kàn)出,獨立權利要求1中除已經限定的技術(shù)特征之外,還(hái)需要限定薄膜切斷部、切斷承載支撐部以及水平輸送部這些結構單元,才能夠解決上述技術(shù)問(wèn)題。因此,薄膜切斷部、切斷承載支撐部以及水平輸送部這些結構單元是獨立權利要求1的必要技術(shù)特征。


另一方面,由于薄膜切斷部、切斷承載支撐部以及水平輸送部是包括在粘合薄膜切斷單元中,故可(kě)以認爲權利要求1中的功能性限定的特征“粘合薄膜切斷單元,從(cóng)所述粘合薄膜的一側朝向另一側切斷所述粘合薄膜”概括了過寬的保護範圍,涵蓋了所有能夠實現該功能的實施方式,而本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)并不能夠預見(jiàn)除了說(shuō)明書(shū)中公開的包括薄膜切斷部、切斷承載支撐部,以及水平輸送部的粘合薄膜切斷單元的具體(tǐ)實施方式之外的其他(tā)實施方式都(dōu)能夠解決本案所提出的上述技術(shù)問(wèn)題。由此,該權利要求沒有得(de)到說(shuō)明書(shū)的實質支持,其技術(shù)方案不符合《專利法》第26條第4款的規定。


從(cóng)上述幾個案例的分(fēn)析可(kě)以看(kàn)出,一個過寬保護範圍的獨立權利要求究竟會被認定爲得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持還(hái)是缺少必要技術(shù)特征,答案并不是絕對的。但(dàn)一般而言,缺少必要技術(shù)特征的獨立權利要求的技術(shù)方案,也不符合權利要求應當得(de)到說(shuō)明書(shū)支持的要求。


另一方面,雖然缺少必要技術(shù)特征是對獨立權利要求的約束,但(dàn)由于缺少必要技術(shù)特征也屬于無效條款,當獨立權利要求因缺少必要技術(shù)特征而被無效時,其直接引用的從(cóng)屬權利要求将成爲新的獨立權利要求。因此,缺少必要技術(shù)特征同樣适用于評述成爲新的獨立權利要求的從(cóng)屬權利要求,故實際上缺少必要技術(shù)特征的評述同樣有可(kě)能适用于從(cóng)屬權利要求。


綜上分(fēn)析,“得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持”和“缺少必要技術(shù)特征”這兩者之間具有競合關系,而且“得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持”的情形實質上包含了“缺少必要技術(shù)特征”的情形。


立法宗旨


既然《專利法》第26條第4款的規定和《專利法實施細則》第20條第2款的規定二者之間存在競合關系,那麽,《專利法》相(xiàng)關規定中爲什麽不以《專利法》第26條第4款這一項規定來(lái)直接約束獨立權利要求保護的範圍,而是同時以下位法《專利法實施細則》第20條第2款來(lái)共同約束獨立權利要求保護的範圍呢(ne)?


這要從(cóng)兩個法條的立法宗旨來(lái)看(kàn)。


專利法實施細則》第20條第2款規定的設定目的在于:保證獨立權利要求中要求保護的技術(shù)方案在解決技術(shù)問(wèn)題意義上的完整性,設立獨立權利要求應當符合的最低标準,指導申請(qǐng)人(rén)撰寫出能夠解決技術(shù)問(wèn)題同時具有最大(dà)保護範圍的獨立權利要求。


《專利法》第26條第4款的立法本義,是要求權利要求具有合理(lǐ)的保護範圍、與申請(qǐng)人(rén)/發明人(rén)做出的技術(shù)貢獻相(xiàng)匹配,避免申請(qǐng)人(rén)可(kě)能獲得(de)與其做出的技術(shù)貢獻不相(xiàng)匹配的更大(dà)的保護範圍。


可(kě)見(jiàn),《專利法實施細則》第20條第2款主要是指導申請(qǐng)人(rén)圍繞解決所提出的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)特征撰寫獨立權利要求,将解決所提出的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)特征包括到獨立權利要求的技術(shù)方案中,即,《專利法實施細則》第20條第2款主要的立足點在于“特征缺不缺”。


《專利法》第26條第4款則更多地是要求申請(qǐng)人(rén)在基于說(shuō)明書(shū)記載的一個或多個實施方式概括得(de)出權利要求的技術(shù)方案時,要合理(lǐ)确定概括範圍,與其基于說(shuō)明書(shū)記載的一個或多個實施方式的技術(shù)貢獻相(xiàng)适應。也即,《專利法》第26條第4款的主要立足點在于“特征所構成的範圍大(dà)不大(dà)”。


《專利法實施細則》第20條第2款和《專利法》第26條第4款從(cóng)不同的立足點出發,促使申請(qǐng)人(rén)将獨立權利要求/權利要求的保護範圍限定在合理(lǐ)的範圍内。


結論


本文對《專利法》第26條第4款與《專利法實施細則》第20條第2款之間的關系進行了多方面分(fēn)析,闡述了二者共存的必要性。在實際的審查意見(jiàn)答複過程中,申請(qǐng)人(rén)和專利代理(lǐ)師(shī)應當根據上述兩款規定的立足點,從(cóng)發明要解決的技術(shù)問(wèn)題出發,判定權利要求所限定的範圍是否合理(lǐ)。


*本文首發自(zì)中國(guó)知識産權雜志

關鍵詞: 得(de)不到說(shuō)明書(shū)支持,缺少必要技術(shù)特征,專利法,權利要求,專利審查指南(nán)康信知識産權
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