在專利侵權判斷的過程中，技術(shù)特征是否構成“等同”往往具有較大(dà)争議(yì)，而且在不同國(guó)家對技術(shù)特征等同的判斷标準和實操又有所不同。

那麽在日(rì)本，對專利侵權案件(jiàn)進行判定時，如(rú)何判定目标産品的技術(shù)特征與權利要求的技術(shù)特征是否構成等同呢(ne)？

首先，我們需要了解一下日(rì)本等同判定的五項要求。

日(rì)本等同判定的五項要求概括起來(lái)如(rú)圖1所示[1]，包括非本質部分(fēn)、可(kě)替換、容易替換、非顯而易見(jiàn)、無特殊情況五項要求。

詳細來(lái)說(shuō)：非本質部分(fēn)指的是，所述不同部分(fēn)并不是專利發明的本質性部分(fēn)；可(kě)替換指的是，将所述不同部分(fēn)與被控侵權産品中的相(xiàng)應部分(fēn)置換，也可(kě)達到專利發明的目的，獲得(de)相(xiàng)同的效果；容易替換指的是，所述相(xiàng)應部分(fēn)的置換，對本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)來(lái)說(shuō)，在被控侵權産品制造之時是容易想到的；非顯而易見(jiàn)指的是，所述被控侵權産品或方法與專利發明申請(qǐng)之時的公知技術(shù)并不相(xiàng)同，或者，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)無法在專利申請(qǐng)之時容易地從(cóng)公知技術(shù)推導出該被控侵權産品；無特殊情況指的是，在專利申請(qǐng)的審查期間，并不存在這樣的特殊情形：被控侵權産品或方法的技術(shù)範圍并未被有意識地排除于權利要求書(shū)之外。

圖1日(rì)本等同原則的五項要求

日(rì)本的等同判定五項要求與中國(guó)等同判定的“三個基本+顯而易見(jiàn)性”對比如(rú)表1所示。其中，與中國(guó)的等同判定原則相(xiàng)比，日(rì)本等同判定原則強調了“非本質部分(fēn)”、“非顯而易見(jiàn)”、“無特殊情況”。“非顯而易見(jiàn)”、“無特殊情況”雖然并未在中國(guó)等同判定原則中明确提出，但(dàn)與中國(guó)的“現有技術(shù)抗辯”、“禁止反悔”一緻。而“非本質部分(fēn)”是日(rì)本等同判定原則的一個特點。中國(guó)等同判定原則并不涉及“非本質部分(fēn)”要求。

表1 日(rì)本等同判定與中國(guó)等同判定對比表

對于日(rì)本專利，在侵權判定過程中，權利要求的特征與産品的特征是否爲等同特征，需同時滿足日(rì)本等同原則的五項要求，即非本質部分(fēn)、可(kě)替換、容易替換、非顯而易見(jiàn)、無特殊情況，五項要求缺一不可(kě)。下面以2016年(nián)東京地方法院第29民(mín)事(shì)庭的一個案例進行說(shuō)明[2]。

 1）案件(jiàn)概要 

事(shì)由：原告指控被告的制造行爲、銷售、進口、出口、要約銷售和展示侵犯了其專利權。

① 原告

原告擁有一項發明專利，專利号爲JP5377629B，名稱爲“自(zì)複合旋轉電纜标記标簽，帶有分(fēn)離(lí)部分(fēn)”，如(rú)圖2-圖3所示。

圖2自(zì)複合旋轉電纜标記标簽橫截面

圖3自(zì)複合旋轉電纜标記标簽軸測圖

原告專利的權利要求1如(rú)下：

“一種用于識别電纜的自(zì)層壓選擇電纜标記标簽，該标簽包括具有1個粘合區域的透明膜。

所述透明膜具有與第一粘附區域相(xiàng)鄰的非粘附區域。

所述透明膜具有與所述非粘接區域相(xiàng)鄰的第二粘接區域，所述透明膜的第二粘接區域配置爲當所述透明膜纏繞在所述電纜周圍時至少部分(fēn)地位于所述非粘接區域上。

一種自(zì)複合旋轉電纜标記标簽，其中，所述透明膜在所述透明膜的一個表面上具有印刷區域，且有貫穿所述透明膜的穿孔，所述透明膜的穿孔由所述穿孔形成。”

② 被告

被告産品如(rú)圖4所示，狹縫22在透明膜14中彎曲成U形之後，端部設置有連接部分(fēn)OP。“狹縫22和端部連接部分(fēn)OP”可(kě)認爲是切斷透明膜14的線。

圖4被告産品

③ 區别特征

本案中原告專利的權利要求限定的技術(shù)方案與被告産品的主要區别在于，原告專利權利要求中限定了“貫穿孔延伸穿過所述透明體(tǐ)”，而被告産品“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，端部設置有連接部分(fēn)”。

從(cóng)特征上分(fēn)析，原告專利權利要求中限定的“貫穿孔”被解釋爲“像虛線一樣由孔形成的虛線”，而被告産品“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，端部設置有連接部分(fēn)”與“貫穿孔”不同。

所以原告專利權利要求中限定的“貫穿孔”與被告産品“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，端部設置有連接部分(fēn)”的特征并不相(xiàng)同。

但(dàn)本案争議(yì)的焦點在于，原告專利權利要求中限定的“貫穿孔延伸穿過所述透明體(tǐ)”與被告産品“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，端部設置有連接部分(fēn)”的特征是否構成等同特征呢(ne)？

通過分(fēn)析以上區别特征，産品通過将“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，并在端部設置有連接部分(fēn)”，這種設計(jì)對于本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)來(lái)說(shuō)，在被控侵權産品制造之時是并不容易想到的，并不能容易地替換特征“穿孔延伸穿過所述透明體(tǐ)”。即上述區别特征并不滿足日(rì)本等同原則的第三項要求，即“容易替換”的要求。

對此，法院在判定時，認爲被告産品“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，端部設置有連接部分(fēn)”的特征與原告專利權利要求中限定的“穿孔延伸穿過所述透明體(tǐ)”不能被認定爲構成等同特征，即被告的産品并未落入原告專利權利要求的保護範圍之内。

因此，東京地方法院駁回了原告的起訴。

 2）案件(jiàn)如(rú)果發生(shēng)在中國(guó)是否構成等同特征 

上述案例如(rú)果發生(shēng)在中國(guó)，根據中國(guó)等同判定原則的“三基本+顯而易見(jiàn)性”，上述案例中被告産品的“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，端部設置有連接部分(fēn)”與權利要求中“貫穿孔”是否構成中國(guó)等同判定原則的“三基本+顯而易見(jiàn)性”呢(ne)？

筆者認爲，其同樣不滿足中國(guó)等同判定原則的要求。

也就(jiù)是說(shuō)，“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，并在端部設置有連接部分(fēn)”與“貫穿孔”并不是基本相(xiàng)同的手段，本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)也無法容易聯想到用“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，并在端部設置有連接部分(fēn)”替換“貫穿孔”。因此，筆者認爲被告産品“狹縫22在透明膜13中彎曲成U形，端部設置有連接部分(fēn)”的特征與原告專利權利要求中限定的“穿孔延伸穿過所述透明體(tǐ)”不滿足等同判定原則，不能被認定爲構成等同特征。

對于日(rì)本專利侵權案件(jiàn)來(lái)說(shuō)，判斷産品的特征與權利要求的特征是否構成等同特征，需要同時滿足日(rì)本等同原則的五項要求，即非本質部分(fēn)、可(kě)替換、容易替換、非顯而易見(jiàn)，無特殊情況。判定過程中，如(rú)果産品的特征與權利要求的特征不滿足五項要求中的任何一項，則産品的特征與權利要求的特征不能認定爲等同特征。

[1] Doctrine of Equivalents in Japan  Yoshiaki SHIBATA Judge Tokyo District Court  April 6, 2018

[2] 2016(Wa)7763,May 31, 2017[Tokyo District Court]（“self-laminate cabel”case） https://www.ip.courts.go.jp/eng/hanrei/judgments_list/150402/Vcms4_00000141.html