注意!實用新型專利申請(qǐng)的初步審查中常見(jiàn)這4類實質性缺陷
時間: 2020-11-02 09 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司 周春枚 閱讀(dú)量:

我國(guó)的實用新型專利吸引了大(dà)量申請(qǐng)人(rén),但(dàn)近幾年(nián)實用新型專利的授權率逐漸下降。在電學領域的實用新型的初步審查中,審查員(yuán)在審查意見(jiàn)通知書(shū)中經常指出以下幾類主要實質性缺陷,下面筆者對其進行簡單分(fēn)析。


一、保護客體(tǐ)的問(wèn)題


我國(guó)《專利法》第二條第三款規定:“實用新型,是指對産品的形狀、構造或者其結合所提出的适于實用的新的技術(shù)方案”。即,實用新型專利隻保護産品,所述産品應當是經過産業方法制造的,有确定形狀、構造且占據一定空間的實體(tǐ)。


審查員(yuán)指出實用新型專利申請(qǐng)不符合保護客體(tǐ)的問(wèn)題後,專利代理(lǐ)師(shī)(下文簡稱代理(lǐ)師(shī))需仔細分(fēn)析審查員(yuán)基于什麽基礎得(de)出該專利申請(qǐng)不符合實用新型保護客體(tǐ)的問(wèn)題。

例如(rú),分(fēn)析審查員(yuán)認爲該專利申請(qǐng)保護的主題不是産品、未反映出産品在形狀和/或結構上的變化、不是技術(shù)方案、還(hái)是不是适于實用的新的技術(shù)方案。然後在此基礎上分(fēn)析判斷審查員(yuán)的這種認定是否合理(lǐ)。若代理(lǐ)師(shī)認爲審查員(yuán)的認定不合理(lǐ),則可(kě)以有針對性地做出争辯;若代理(lǐ)師(shī)認爲審查員(yuán)的認定合理(lǐ),則考慮需要對權利要求進行針對性修改和答複,否則,該實用新型極有可(kě)能會被駁回。另外,被審查員(yuán)指出不符合保護客體(tǐ)的問(wèn)題的大(dà)多數是涉及計(jì)算機(jī)領域的實用新型專利申請(qǐng)中,代理(lǐ)師(shī)通常采用模塊或者模塊加上功能性限定的方式來(lái)撰寫權利要求,以規避計(jì)算機(jī)程序方面的限定。但(dàn)是由于功能性限定不是直接限定産品的形狀、構造特征,容易被審查員(yuán)認爲存在保護客體(tǐ)的問(wèn)題。


因此,代理(lǐ)師(shī)在撰寫該類案件(jiàn)時,若評估該案技術(shù)方案的核心發明點僅在于軟件(jiàn)方法的改進,則需要告知申請(qǐng)人(rén)此申請(qǐng)會被審查員(yuán)認定存在保護客體(tǐ)的問(wèn)題,不建議(yì)申請(qǐng)實用新型。


二、單純組成式寫法


若審查員(yuán)認爲權利要求中隻列出了所要求保護的産品的組成部件(jiàn),而沒有限定各組成部件(jiàn)之間的關系,則會被審查員(yuán)認爲未清楚地限定該實用新型。針對此情況,代理(lǐ)師(shī)應當修改權利要求,進一步限定各組成部件(jiàn)之間的關系。例如(rú),添加它們之間的必要連接關系,可(kě)以不局限于說(shuō)明書(shū)中給出的具體(tǐ)實施方式。另外,在修改權利要求的同時,應當對說(shuō)明書(shū)中的技術(shù)方案作(zuò)相(xiàng)适應的修改。


三、單純功能限定


若審查員(yuán)認爲權利要求中雖然寫明了各部件(jiàn)之間的結構關系,但(dàn)其與最接近現有技術(shù)的區别僅是其中某一或某些部件(jiàn)采用了現有技術(shù)中一種未使用過的新材料,或者對這些部件(jiàn)從(cóng)材料性能方面加以限定,則會被審查員(yuán)認爲其未反映出與現有技術(shù)在結構上的不同。針對上述情況,代理(lǐ)師(shī)可(kě)以考慮采用以下兩種措施:


1.對該實用新型所要求保護的主題進行修改,将那些對部件(jiàn)從(cóng)材料性質上進行限定的特征删去(qù),與此同時對其從(cóng)結構上作(zuò)進一步限定,以反映出其在結構上與最接近現有技術(shù)的區别;2.重新申請(qǐng)一件(jiàn)發明專利申請(qǐng),要求該實用新型專利申請(qǐng)的優先權。


四、單一性問(wèn)題


審查員(yuán)指出此類問(wèn)題可(kě)能是由于該實用新型中的多項獨立權利要求之間沒有相(xiàng)同的或相(xiàng)應的特定技術(shù)特征。針對上述情況,代理(lǐ)師(shī)若認爲多項獨立權利要求之間的确不具有相(xiàng)同的或相(xiàng)應的特定技術(shù)特征,則對本申請(qǐng)考慮删除其中一項或多項權利要求以克服單一性的問(wèn)題,同時考慮進行分(fēn)案。如(rú)果代理(lǐ)師(shī)認爲多項獨立權利要求之間具有相(xiàng)同的或相(xiàng)應的特定技術(shù)特征,則可(kě)以選擇意見(jiàn)陳述或電話(huà)討(tǎo)論的方式,與審查員(yuán)交換意見(jiàn),以争取說(shuō)服審查員(yuán)改變觀點。


綜上,針對上述被審查員(yuán)認爲主要實質性缺陷,在答複時若進行針對性修改和答複,克服上述問(wèn)題的概率還(hái)是很大(dà)的。但(dàn)最好是在專利申請(qǐng)前已經克服上述問(wèn)題,實用新型直接授權,那就(jiù)更棒了。當然,若您是客戶,您就(jiù)不用考慮那麽多了,直接信任我們就(jiù)可(kě)以了。


最後引用聖經一句話(huà):聽命勝于獻祭;順從(cóng)勝于公羊的脂油,作(zuò)爲代理(lǐ)師(shī),申請(qǐng)前若評估方案可(kě)以進行實用新型申請(qǐng)同時嚴格遵從(cóng)專利法中的規定(對應上述的聽命和順從(cóng))撰寫申請(qǐng)文件(jiàn),則實用新型專利申請(qǐng)是可(kě)以順利通過初步審查,被直接授權的。


關鍵詞: 專利法,實用新型,審查員(yuán),代理(lǐ)師(shī),申請(qǐng)實用新型,實質性缺陷,康信知識産權
康信: 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司于1994年(nián)成立, 是一家能夠提供全方位知識産權法律服務的機(jī)構,總部設在北京,在西安、德國(guó)、美國(guó)、日(rì)本設有辦事(shì)處。康信現有員(yuán)工(gōng)400餘名,其中包括經驗豐富的律師(shī)、專利代理(lǐ)人(rén)、商标代理(lǐ)人(rén)和專業技術(shù)人(rén)員(yuán)220餘名。康信公司的PCT申請(qǐng)代理(lǐ)量位居全球第四,中國(guó)區第一。
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