優先審查可(kě)能帶來(lái)的這些不利後果一定要了解!
時間: 2020-09-04 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司 李海霞 殷爽 閱讀(dú)量:

一直以來(lái),能夠快(kuài)速獲得(de)專利權并行使專利權是所有申請(qǐng)人(rén)以及發明人(rén)所期望的。在日(rì)常操作(zuò)中,申請(qǐng)人(rén)會通過提前公開專利申請(qǐng)或提出PPH申請(qǐng)等方式加快(kuài)案件(jiàn)的審查進程。


自(zì)從(cóng)國(guó)家知識産權局于2017年(nián)8月1日(rì)起施行第76号局令《專利優先審查管理(lǐ)辦法》以來(lái),申請(qǐng)人(rén)便多了一種能夠使專利申請(qǐng)快(kuài)速地進行審查的方式。在該辦法中明确規定了:


第十條國(guó)家知識産權局同意進行優先審查的,應當自(zì)同意之日(rì)起,在以下期限内結案:

(一)發明專利申請(qǐng)在四十五日(rì)内發出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū),并在一年(nián)内結案;

(二)實用新型和外觀設計(jì)專利申請(qǐng)在兩個月内結案;

(三)專利複審案件(jiàn)在七個月内結案;

(四)發明和實用新型專利無效宣告案件(jiàn)在五個月内結案,外觀設計(jì)專利無效宣告案件(jiàn)在四個月内結案”。


可(kě)以看(kàn)出,對于實審階段的發明案件(jiàn),該辦法更是将通常需要在2-3年(nián)才能結束的審查周期縮短(duǎn)到了1年(nián)的時間。然而,在享受優先審查帶給申請(qǐng)人(rén)的利好的同時,申請(qǐng)人(rén)也應該考慮到優先審查可(kě)能帶來(lái)的不利後果。


1
可(kě)能喪失主動修改的機(jī)會

在《專利優先審查管理(lǐ)辦法》中規定了:


第十二條 對于優先審查的專利申請(qǐng),有下列情形之一的,國(guó)家知識産權局可(kě)以停止優先審查程序,按普通程序處理(lǐ),并及時通知優先審查請(qǐng)求人(rén):

(一)優先審查請(qǐng)求獲得(de)同意後,申請(qǐng)人(rén)根據專利法實施細則第五十一條第一、二款對申請(qǐng)文件(jiàn)提出修改;


發明申請(qǐng)需要在提出優先審查請(qǐng)求的同時提交案件(jiàn)的“發明專利申請(qǐng)公布進入實質審查階段通知書(shū)”以及“實審繳費收據”。因此,發明申請(qǐng)的優先審查請(qǐng)求隻能在進入實質審查階段之後提出。


衆所周知,在進入實質審查之後的三個月内,申請(qǐng)人(rén)可(kě)以依照(zhào)專利法實施細則第51條進行主動修改。然而,由于在提出優先審查請(qǐng)求後,2-4周内就(jiù)可(kě)能得(de)到案件(jiàn)予以進行優先審查的通知書(shū),并且進入優先審查程序後,申請(qǐng)将在45天内下發第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)。


因此,如(rú)果申請(qǐng)人(rén)在提出優先審查請(qǐng)求後希望進行主動修改,則可(kě)能會因違反《專利優先審查管理(lǐ)辦法》第十二條第一款的規定而喪失已經獲得(de)的優先審查的資格。而當申請(qǐng)人(rén)想保留優先審查的資格的情況下,則會完全喪失進實審主動修改的機(jī)會。因此,在申請(qǐng)人(rén)希望提出優先審查請(qǐng)求同時又希望對案件(jiàn)進行主動修改的情況下,建議(yì)申請(qǐng)人(rén)可(kě)先提出主動修改,然後再提出優先審查請(qǐng)求。


2
OA的答複準備時間縮短(duǎn)

在《專利優先審查管理(lǐ)辦法》中規定了:


第十一條對于優先審查的專利申請(qǐng),申請(qǐng)人(rén)應當盡快(kuài)作(zuò)出答複或者補正。申請(qǐng)人(rén)答複發明專利審查意見(jiàn)通知書(shū)的期限爲通知書(shū)發文日(rì)起兩個月,申請(qǐng)人(rén)答複實用新型和外觀設計(jì)專利審查意見(jiàn)通知書(shū)的期限爲通知書(shū)發文日(rì)起十五日(rì)。


對于申請(qǐng)人(rén)而言,針對審查意見(jiàn)通知書(shū)對專利申請(qǐng)文件(jiàn)做出适當修改或者做出充分(fēn)且适當的争辯,對于專利授權而言起到至關重要的作(zuò)用。然而,由于在進行優先審查過程中,答複審查意見(jiàn)通知書(shū)的時間被大(dà)大(dà)縮短(duǎn)。針對發明類案件(jiàn),在審查意見(jiàn)通知書(shū)下發之後必須在發文日(rì)起2個月内進行答複,這與普通申請(qǐng)的第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)的15天加4個月的答複時間相(xiàng)比,申請(qǐng)人(rén)少了一半的時間進行準備。因此,建議(yì)申請(qǐng)人(rén)針對優先審查案件(jiàn),合理(lǐ)安排時間,在答複期限内做出最佳的策略選擇以及準備出最充分(fēn)的答複意見(jiàn)。

 

針對一些化學類案件(jiàn),2017年(nián)修改的《專利審查指南(nán)》中新增第3.5節關于補交實驗數據的規定,其中規定了:


“對于申請(qǐng)日(rì)後補交的實驗數據,審查員(yuán)應當予以審查,補充實驗數據所證明的技術(shù)效果應當是所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠從(cóng)專利申請(qǐng)公開的内容中得(de)到的”。


因此,在實際工(gōng)作(zuò)中,如(rú)果化學類案件(jiàn)的申請(qǐng)人(rén)希望在答複審查意見(jiàn)通知書(shū)時針對審查員(yuán)檢索出的對比文件(jiàn)補充比較性實驗數據,那麽對于複雜的實驗而言,兩個月的答複時間顯然不足以完成實驗。


因此,在提出優先申請(qǐng)的同時,申請(qǐng)人(rén)還(hái)應該充分(fēn)考慮案件(jiàn)的實際情況(例如(rú)所涉及的技術(shù)領域等),以做出合理(lǐ)的規劃。比如(rú),對于化學、生(shēng)物領域的案件(jiàn),申請(qǐng)人(rén)可(kě)以基于自(zì)身(shēn)條件(jiàn),提前進行現有技術(shù)檢索,基于檢索結果提前準備比較性實驗數據,以備答複審查意見(jiàn)時使用。


3
可(kě)能加速案件(jiàn)的駁回

由于《專利優先審查管理(lǐ)辦法》規定了發明案件(jiàn)需要在一年(nián)内結案,因此如(rú)果審查員(yuán)在發出多次審查意見(jiàn)通知書(shū)後,仍認爲該申請(qǐng)不具備授權條件(jiàn),通常會直接駁回案件(jiàn)以保證在一年(nián)的時間内結案。而對于非優先審查的普通案件(jiàn),由于沒有明确的結案時間限制,審查員(yuán)會有更充裕的時間通過多次審查意見(jiàn)通知書(shū)或電話(huà)溝通的形式與申請(qǐng)人(rén)就(jiù)案件(jiàn)中的問(wèn)題進行討(tǎo)論,并給申請(qǐng)人(rén)更長的時間予以考慮和修改。


因此,相(xiàng)比于一般申請(qǐng),對于優先審查案件(jiàn)而言,申請(qǐng)人(rén)對于答複策略的選擇尤應謹慎。如(rú)果申請(qǐng)人(rén)未能在答複審查意見(jiàn)時做出充分(fēn)的論述或恰當的修改使得(de)申請(qǐng)文件(jiàn)可(kě)授權,則審查員(yuán)很可(kě)能會限于結案時長而駁回申請(qǐng)。


建議(yì)申請(qǐng)人(rén)對于優先審查案件(jiàn),優先予以關注,在收到審查意見(jiàn)後對審查意見(jiàn)中指出的缺陷做出全面研究,争取在答複期限内做出最恰當的修改和最充分(fēn)的争辯,盡可(kě)能使審查員(yuán)接受該申請(qǐng)。

 

此外,對于一些申請(qǐng)人(rén)希望長時間保持案件(jiàn)存活,并在一個申請(qǐng)的基礎上,通過提出分(fēn)案的形式以保護最合适的權利範圍或最大(dà)化權利範圍的情況,采用優先審查的方式顯然也是不合适的。


綜上,在申請(qǐng)人(rén)希望通過優先審查的途徑來(lái)快(kuài)速進行專利審批時,還(hái)是應該結合自(zì)身(shēn)情況,從(cóng)案件(jiàn)的具體(tǐ)情況出發來(lái)權衡利弊,不能僅考慮縮短(duǎn)審查周期所帶來(lái)的便利,還(hái)應該對案件(jiàn)在審理(lǐ)中可(kě)能遇到的具體(tǐ)問(wèn)題有清楚的認識和了解,從(cóng)而選擇最合适的申請(qǐng)策略。


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