《專利法》第33條規定：申請(qǐng)人(rén)可(kě)以對其專利申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改，但(dàn)是，對發明和實用新型專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍，對外觀設計(jì)專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原圖片或者照(zhào)片表示的範圍。

《專利審查指南(nán)》進一步明确：《專利法》第33條所稱的原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)是指申請(qǐng)日(rì)提交的說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)，對于分(fēn)案申請(qǐng)，是指申請(qǐng)日(rì)提交的原申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)。原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍包括原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容和根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接且毫無疑義地确定的内容。

上述直接且毫無疑義地确定的内容對于本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)來(lái)說(shuō)應當是确定無疑的，不包括從(cóng)原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中推測出的技術(shù)内容。

也就(jiù)是說(shuō)，專利申請(qǐng)文件(jiàn)經修改後，如(rú)果所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)認爲修改後的說(shuō)明書(shū)或權利要求書(shū)中存在着不能從(cóng)原申請(qǐng)直接且毫無疑義地确定的内容，則認爲修改超出了原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。

此外，《專利審查指南(nán)》指明，如(rú)果一項申請(qǐng)在一個權利要求中限定多個并列的可(kě)選擇要素，則構成“馬庫什”權利要求。化學通式是用來(lái)表示一類或幾類化合物的，其中至少一個基團是可(kě)變化的，由此構成“馬庫什”型化合物。

雖然《專利法》和《專利審查指南(nán)》都(dōu)對“修改超範圍”作(zuò)出了确切的解釋，但(dàn)是由于“馬庫什”權利要求高度概括的撰寫方式非常獨特，在面對涉及“馬庫什”型化合物的權利要求的修改是否合理(lǐ)時，本領域曾一度存在争議(yì)。

在較長的一段時間中，一部分(fēn)觀點認爲“馬庫什”權利要求屬于整體(tǐ)技術(shù)方案；而另一部分(fēn)的觀點則認爲“馬庫什”權利要求屬于并列技術(shù)方案。

筆者現在和大(dà)家分(fēn)享一個在最近的工(gōng)作(zuò)中遇到的被審查員(yuán)指爲修改超範圍的案例，以期對此問(wèn)題進行一點淺顯的探討(tǎo)。

案例：

“1. 一種具有式(A)的綴合物：，其中D代表基團D1：……當C2與C3之間存在雙鍵時，R²可(kě)以選自(zì)基團，其中R³¹、R³²和R³³中的每一個獨立地選自(zì)H、C₁-₃飽和的烷基、C₂-₃烯基、C₂-₃炔基以及環丙基，其中₁－R²基團中碳原子的總數目不超過5”。

在第二次審查意見(jiàn)通知書(shū)中，審查員(yuán)指出目前的權利要求1限定了衆多得(de)不到支持的技術(shù)方案。

申請(qǐng)人(rén)爲了加快(kuài)審查進展，對權利要求1的範圍進行了修改，其中，申請(qǐng)人(rén)在修改後的權利要求1中限定了“R³¹、R³²和R³³中的兩個是H，而另一個基團選自(zì)H、甲基和乙基”。

可(kě)見(jiàn)，申請(qǐng)人(rén)在答複中将“C₁-₃飽和的烷基”修改爲“甲基和乙基”。

在修改過程中，筆者對這個修改方式産生(shēng)了一定的懷疑。

前面我們提到，對于馬庫什權利要求的屬性，在較長的一段時間中，本領域中的一部分(fēn)觀點認爲馬庫什權利要求屬于整體(tǐ)技術(shù)方案；而另一部分(fēn)的觀點則認爲馬庫什權利要求屬于并列技術(shù)方案。

在這個案例中，雖然權利要求書(shū)中采用了“C₁-₃飽和的烷基”的撰寫方式，但(dàn)是本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)可(kě)以理(lǐ)解“C₁-₃飽和的烷基”實際上隻涉及“甲基”、“乙基”和“丙基”三個具體(tǐ)的基團，因此，可(kě)以認爲“C₁-₃飽和的烷基”的撰寫方式實際上特定公開了“甲基”、“乙基”和“丙基”三個具體(tǐ)的基團。

假如(rú)我們将僅涉及“甲基”、“乙基”和“丙基”三個具體(tǐ)的基團的“C₁-₃飽和的烷基”認爲是屬于整體(tǐ)技術(shù)方案，則無疑将“C₁-₃飽和的烷基”修改爲“甲基和乙基”以後，破壞了“甲基”、“乙基”和“丙基”的整體(tǐ)方案的新穎性。

而假如(rú)将僅涉及“甲基”、“乙基”和“丙基”三個具體(tǐ)的基團的“C₁-₃飽和的烷基”認爲屬于并列技術(shù)方案，則将“C₁-₃飽和的烷基”修改爲“甲基和乙基”以後，僅僅是删除了一個并列技術(shù)方案，因而并未破壞原技術(shù)方案的新穎性。那麽結果如(rú)何呢(ne)？

審查員(yuán)在随後在第三次審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出：“權利要求1的修改超出了原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍，因此不符合專利法第33條的規定”，無疑證明了現在的審查實踐中是将“馬庫什”權利要求認爲是屬于整體(tǐ)技術(shù)方案的。

筆者帶着求證的想法緻電請(qǐng)教了審查員(yuán)關于上述審查意見(jiàn)的評價依據。

審查員(yuán)引用了《專利審查指南(nán)》第二部分(fēn)第十章(zhāng)第5節：化學發明的新穎性，并指出：

“通式不能破壞該通式中一個具體(tǐ)化合物的新穎性。一個具體(tǐ)化合物的公開使包括該具體(tǐ)化合物的通式權利要求喪失新穎性，但(dàn)不影(yǐng)響該通式所包括的除該具體(tǐ)化合物以外的其他(tā)化合物的新穎性。一系列具體(tǐ)的化合物能破壞這系列中相(xiàng)應的化合物的新穎性。一個範圍的化合物(例如(rú)C₁－C4)能破壞該範圍内兩端具體(tǐ)化合物(C₁和C4)的新穎性，但(dàn)若C4化合物有幾種異構體(tǐ)，則C₁－C4化合物不能破壞每個單獨異構體(tǐ)的新穎性。”

由于修改後的權利要求具有新穎性，因此，該修改超出了原申請(qǐng)文件(jiàn)的記載。

由此證實了筆者的前述想法，即：現在的審查實踐中是将“馬庫什”權利要求認爲是屬于整體(tǐ)技術(shù)方案的。

筆者進一步閱讀(dú)了最高人(rén)民(mín)法院針對專利号爲9712634.7的發明專利行政判決書(shū)（(2016)最高法行再第41号判決）中的内容，其同樣明确了：馬庫什方式撰寫的化合物權利要求被視爲結構式的表達方式，而非功能性的表達方式。“馬庫什”權利要求應當被視爲馬庫什要素的集合，而不是衆多化合物的集合，應當理(lǐ)解爲具有共同性能和作(zuò)用的一類化合物。因此，“不能因爲修改而産生(shēng)新性能和作(zuò)用的一類或單個化合物”。

總結：

通過這個案例我們可(kě)以明确：在對“馬庫什”權利要求進行修改時，對馬庫什要素的删除應當歸屬于對整體(tǐ)技術(shù)方案中的某個或某些技術(shù)特征的删除，可(kě)以采用類似于“新穎性判斷原則”判斷修改是否合适。如(rú)果修改後的權利要求相(xiàng)對于修改前的權利要求不具有新穎性，則該修改具有合法性，如(rú)果修改後的權利要求相(xiàng)對于修改前的權利要求具有新穎性，則修改不合法。

這個認定也對代理(lǐ)人(rén)的日(rì)常工(gōng)作(zuò)具有一定的指導借鑒作(zuò)用：當以通式化合物的形式進行限定時，如(rú)果某些基團特别重要，應當在說(shuō)明書(shū)中對特定基團進行具體(tǐ)限定。例如(rú)，在本文所討(tǎo)論的案例中，可(kě)以在說(shuō)明書(shū)中采用這樣的撰寫方式：“在一個實施方式中，R³¹、R³²和R³³中的每一個獨立地選自(zì)H、C₁-₃飽和的烷基、C₂-₃烯基、C₂-₃炔基以及環丙基，……，在具體(tǐ)的實施方式中，不是H的基團選自(zì)甲基和乙基……”由此，爲日(rì)後可(kě)能進行的修改提供充分(fēn)的修改依據以保護申請(qǐng)人(rén)的利益。