作(zuò)者：劉旺貴

摘要：
針對我國(guó)PCT申請(qǐng)量逐年(nián)快(kuài)速增長的情況，筆者根據自(zì)己的代理(lǐ)經驗介紹了一些PCT申請(qǐng)進入美國(guó)應該注意的問(wèn)題，以及申請(qǐng)人(rén)如(rú)何在申請(qǐng)過程中更好地利用美國(guó)專利制度所特有的相(xiàng)關規定來(lái)保護自(zì)己的權益。

關鍵詞： PCT 美國(guó) 專利制度

一、引言
随着知識經濟的全球化發展，我國(guó)向國(guó)外申請(qǐng)專利的數量快(kuài)速增加，據2012年(nián)的統計(jì)數據，2012年(nián)我國(guó)的PCT申請(qǐng)量爲18,627件(jiàn)，相(xiàng)對于2011年(nián)的PCT申請(qǐng)量增長了13.6%，申請(qǐng)總量位列全球第四。目前各國(guó)的專利體(tǐ)系存在一定的差異化現象，特别是美國(guó)，與我國(guó)以及歐洲、日(rì)本等其它國(guó)家的專利體(tǐ)系均存在着明顯的差異，因此，筆者将根據自(zì)己的代理(lǐ)經驗介紹一些我國(guó)的專利申請(qǐng)進入美國(guó)應該注意的問(wèn)題，以及申請(qǐng)人(rén)如(rú)何在申請(qǐng)過程中更好地利用美國(guó)專利制度所特有的相(xiàng)關規定來(lái)保護自(zì)己的權益。

二、關于PCT申請(qǐng)進入美國(guó)應該注意的問(wèn)題，筆者主要介紹以下兩點：
1. 說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分(fēn)的撰寫
我國(guó)的專利法實施細則以及審查指南(nán)規定，申請(qǐng)人(rén)應在說(shuō)明書(shū)的背景技術(shù)部分(fēn)記載最接近的現有技術(shù)，并客觀分(fēn)析其所存在的問(wèn)題。例如(rú)：《專利審查指南(nán)》（2010）第二部分(fēn)第二章(zhāng)2.2.3節規定：發明或實用新型說(shuō)明書(shū)的背景技術(shù)部分(fēn)應當寫明對發明或實用新型的理(lǐ)解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且盡可(kě)能能引證反映這些背景技術(shù)的文件(jiàn)；此外，在說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分(fēn)中，還(hái)要客觀地指出背景技術(shù)中存在的問(wèn)題和缺點，但(dàn)是，僅限于涉及由發明或者實用新型的技術(shù)方案所解決的問(wèn)題和缺點；在可(kě)能的情況下，說(shuō)明存在這種問(wèn)題和缺點的原因以及解決這些問(wèn)題時曾經遇到的困難【1】。

與我國(guó)的上述規定相(xiàng)比，美國(guó)專利法以及相(xiàng)關規定（參見(jiàn)MPEP § 608.01（c））中雖然也指出申請(qǐng)人(rén)應描述所知的現有技術(shù)的狀态，如(rú)果有必要，可(kě)進一步指出發明所要解決的現有技術(shù)中存在的問(wèn)題，但(dàn)是美國(guó)專利法并沒有強制規定申請(qǐng)人(rén)必須在背景技術(shù)中詳細記載所有相(xiàng)關技術(shù)的情況和存在的問(wèn)題。

在筆者所接觸的國(guó)内的一些專利申請(qǐng)中，不少發明人(rén)或者代理(lǐ)人(rén)對現有技術(shù)可(kě)能界定的不是很清楚，從(cóng)而将一些并不是現有技術(shù)的内容寫入到背景技術(shù)中，這是比較常見(jiàn)的。另外，有些發明人(rén)爲了突出自(zì)己的發明的技術(shù)效果，可(kě)能會對他(tā)人(rén)的一些相(xiàng)關技術(shù)存在的問(wèn)題和缺點進行一些不是很客觀的評述，甚至進行惡意的诋毀。雖然在我國(guó)的專利審查實踐中規定，發明人(rén)在說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分(fēn)記載的相(xiàng)關技術(shù)并不能用來(lái)評價本申請(qǐng)的新穎性和創造性，但(dàn)是，該專利申請(qǐng)進入美國(guó)國(guó)家階段之後，可(kě)能會造成一些潛在的問(wèn)題。例如(rú)：

1）根據美國(guó)專利的有關判例法，在說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)中記載的他(tā)人(rén)的技術(shù)可(kě)以推定爲是申請(qǐng)人(rén)承認的現有技術(shù)，即使他(tā)人(rén)的技術(shù)本來(lái)可(kě)能不會構成現有技術(shù)（參見(jiàn)37 CFR 1.77和 MPEP § 608.01）。

2）法院處理(lǐ)專利糾紛，尤其是侵權糾紛時，可(kě)能會根據申請(qǐng)人(rén)在說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)的記載判定所訴專利權利要求的保護範圍，從(cóng)而斷定侵權訴求不成立。

3）美國(guó)專利審查指南(nán)中還(hái)明确規定，申請(qǐng)人(rén)不可(kě)以在專利說(shuō)明書(shū)中诋毀他(tā)人(rén)的技術(shù)。因而，如(rú)果申請(qǐng)人(rén)在說(shuō)明書(shū)中對他(tā)人(rén)技術(shù)的批評不客觀，則有可(kě)能帶來(lái)不必要的麻煩和訴訟【2】。

因此，筆者建議(yì)對于進入美國(guó)的申請(qǐng)可(kě)以盡量簡單、客觀地撰寫說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分(fēn)，而一些相(xiàng)關的現有技術(shù)則可(kě)以通過一份信息公開聲明（Information Disclosure Statement，IDS）來(lái)遞交給美國(guó)專利局。關于IDS的問(wèn)題，筆者在後面會比較詳細地說(shuō)明。

2.關于信息公開聲明（IDS）
與我國(guó)的專利制度不同的是，美國(guó)聯邦法規明确規定（參見(jiàn)37 CFR 1.56），本申請(qǐng)的每一個發明人(rén)、每一個準備或審查本申請(qǐng)的律師(shī)或代理(lǐ)人(rén)、每一個實質性地參與準備或審查本申請(qǐng)的人(rén)和與發明人(rén)或者受讓人(rén)或者任何有簽署本申請(qǐng)義務的人(rén)有關聯的人(rén)都(dōu)有對美國(guó)專利商标局公開與本申請(qǐng)可(kě)專利性相(xiàng)關的信息（具體(tǐ)應包括的信息請(qǐng)參見(jiàn)MPEP § 1.98）的義務。即使申請(qǐng)人(rén)本身(shēn)不确定其所掌握的信息是否與本申請(qǐng)相(xiàng)關或者是該信息有别于本申請(qǐng)，申請(qǐng)人(rén)仍有公開的義務。

從(cóng)筆者的代理(lǐ)經驗來(lái)看(kàn)，我國(guó)的發明人(rén)或申請(qǐng)人(rén)對信息公開聲明及其可(kě)能導緻的法律後果往往重視不夠，錯誤地認爲檢索最接近的相(xiàng)關技術(shù)隻是專利審查員(yuán)的義務，即使自(zì)己掌握潛在影(yǐng)響其發明專利性的相(xiàng)關信息，也沒有義務和必要告知審查員(yuán)；或者是存在一些顧慮，擔心所提供的信息對于美國(guó)專利申請(qǐng)構成不利的影(yǐng)響，甚至會可(kě)能作(zuò)爲審查員(yuán)駁回的依據。但(dàn)是，筆者認爲不論基于何種理(lǐ)由，申請(qǐng)人(rén)都(dōu)不應該隐瞞其所掌握的相(xiàng)關信息。

首先，從(cóng)美國(guó)的專利制度考慮，此類與可(kě)專利性相(xiàng)關的技術(shù)資料是必須提供的，否則，如(rú)果專利發明人(rén)或任何其他(tā)相(xiàng)關利益人(rén)沒有履行信息公開義務，那麽在後續的訴訟程序中，法院就(jiù)有可(kě)能判定其在專利申請(qǐng)和審查過程中有欺騙USPTO的意圖（intent to deceive），爲不當行爲（inequitable conduct），從(cóng)而判定該專利沒有執行效力（unenforceable），從(cóng)而導緻嚴重的法律後果。

其次，假定申請(qǐng)人(rén)通過刻意隐瞞相(xiàng)關信息而誤導審查員(yuán)，如(rú)願獲得(de)了專利，但(dàn)是，如(rú)果你(nǐ)的專利本身(shēn)具有很大(dà)的價值，你(nǐ)的競争對手就(jiù)會仔細審視你(nǐ)的專利，試圖發現用來(lái)攻擊你(nǐ)的授權專利的每一個缺陷。特别是在涉及到侵權訴訟的案件(jiàn)中，被告侵權人(rén)必然會詳細閱讀(dú)該專利以及其同族專利的審查過程文件(jiàn)，檢查專利權人(rén)是否充分(fēn)履行信息公開義務，以試圖證明專利發明人(rén)或其他(tā)利益相(xiàng)關人(rén)從(cóng)事(shì)不當行爲而導緻所訴專利沒有執行效力。

實際上，很多情況下，在考慮了申請(qǐng)人(rén)主動披露的信息後，專利審查員(yuán)可(kě)能仍會判定申請(qǐng)人(rén)的發明具有專利性。當然，如(rú)果專利申請(qǐng)人(rén)主動披露的信息與本申請(qǐng)非常相(xiàng)關，申請(qǐng)人(rén)可(kě)能需要修改權利要求。但(dàn)是，經過這樣的程序所獲得(de)的專利權更具有穩定性，經得(de)起競争對手的挑戰。

因此，對于進入美國(guó)的申請(qǐng)案，筆者強烈建議(yì)，在提交美國(guó)專利申請(qǐng)後，一旦注意到相(xiàng)關資料，必須提交IDS來(lái)引起USPTO的注意，忽略這一責任将會危及到專利的合法性。例如(rú)，如(rú)果已就(jiù)美國(guó)申請(qǐng)在中國(guó)的優先權申請(qǐng)做了檢索或者收到了中國(guó)專利局的審查意見(jiàn)，則有義務将該文件(jiàn)及時提交美國(guó)商标專利局。即使是美國(guó)專利商标局已經發出授權通知後，申請(qǐng)人(rén)才發現其未披露有關信息時，申請(qǐng)人(rén)也應該要求專利局撤回授權決定，根據申請(qǐng)人(rén)新提交的信息重新審查專利申請(qǐng)，而不應該抱有僥幸心理(lǐ)。

三、關于如(rú)何在申請(qǐng)過程中更好地利用一些美國(guó)專利制度的相(xiàng)關規定，筆者主要介紹以下兩方面：
1. 通過主動修改獲得(de)更全面的保護
美國(guó)專利法對可(kě)保護的專利客體(tǐ)限制較少，除原子核裂變物質發明不能獲得(de)專利外，其餘的"陽光(guāng)下一切人(rén)造之物"基本上均可(kě)獲得(de)專利，例如(rú)，在我國(guó)的專利法中不保護的軟件(jiàn)以及商業方法在美國(guó)專利法中屬于合法的保護客體(tǐ)。那麽，對于進入美國(guó)的PCT專利申請(qǐng)，申請(qǐng)人(rén)如(rú)何來(lái)利用美國(guó)專利法的這一特點，對自(zì)己的專利進行更全面的保護呢(ne)？就(jiù)通訊領域而言，很多案件(jiàn)的發明點可(kě)能僅在于終端與基站(zhàn)、基站(zhàn)控制器等網元之間的信令流程的改變，或者是信令中攜帶的信息的改變，而這種改變通常是通過軟件(jiàn)來(lái)實現的，而在國(guó)内申請(qǐng)該類型的通訊案件(jiàn)時，基本上是按照(zhào)專利審查指南(nán)第二部分(fēn)第九章(zhāng)中的關于涉及計(jì)算機(jī)程序的發明專利申請(qǐng)的權利要求書(shū)的撰寫規定，撰寫一套方法權利要求和一套對應的虛拟裝置的權利要求，如(rú)果申請(qǐng)人(rén)想對自(zì)己的專利進入美國(guó)後，進行更全面的保護，則可(kě)以在國(guó)内優先權申請(qǐng)文件(jiàn)的撰寫時，預先在說(shuō)明書(shū)中撰寫一套計(jì)算機(jī)可(kě)讀(dú)存儲介質的相(xiàng)關内容，等到進入美國(guó)國(guó)家階段時，再通過主動修改的方式增加到權利要求書(shū)中。如(rú)果該發明的發明點涉及到幀結構的改變，則同樣可(kě)預先在說(shuō)明書(shū)中撰寫一套幀結構的相(xiàng)關内容，等到進入美國(guó)國(guó)家階段時，再通過主動修改的方式增加到權利要求書(shū)中。因此，對于我國(guó)的申請(qǐng)人(rén)來(lái)說(shuō)，應該很好地利用美國(guó)專利制度的這一特點，實現對自(zì)己專利的更全面的保護。

2.專利策略的應用
美國(guó)的專利體(tǐ)系可(kě)以說(shuō)是世界上最自(zì)由的專利體(tǐ)系，在專利的整個申請(qǐng)、審查以及授權過程中，都(dōu)給申請(qǐng)人(rén)提供了很大(dà)的靈活性。例如(rú)，在申請(qǐng)程序中，美國(guó)專利法規定，在申請(qǐng)前一年(nián)之内由發明人(rén)自(zì)己或從(cóng)發明人(rén)獲得(de)技術(shù)的他(tā)人(rén)所作(zuò)的公開不構成現有技術(shù)，也就(jiù)是說(shuō)技術(shù)公開後的一年(nián)之内的任何時候都(dōu)可(kě)以向美國(guó)專利局提出專利申請(qǐng)。再例如(rú)，在審查程序中，申請(qǐng)人(rén)收到最終審查通知書(shū)（Final Action）時，如(rú)果申請(qǐng)仍然被駁回，可(kě)通過繳納一定的費用提出申請(qǐng)要求繼續審查（Request for Continuing Examination, RCE）。如(rú)果需要加入新的技術(shù)内容，才能克服申請(qǐng)文件(jiàn)的缺陷，則可(kě)以終止該申請(qǐng)的程序，另行提出一個繼續申請(qǐng)（Continuation Application）或部分(fēn)繼續申請(qǐng)（Continuation-in-Part, CIP），而部分(fēn)繼續申請(qǐng)可(kě)以綜合原始提出的内容和新加入的内容。另外，在授權後的程序中，美國(guó)專利制度中還(hái)有獨特的再頒專利的規定，如(rú)果專利申請(qǐng)人(rén)非故意的欺騙導緻在提交的文件(jiàn)中有缺陷，緻使專利權全部或部分(fēn)不能實施或無效，專利局可(kě)以根據修正後提出的新申請(qǐng)重新頒布專利證書(shū)。除此之外，美國(guó)專利制度還(hái)允許專利權人(rén)在獲得(de)授權之後兩年(nián)内通過更正程序擴大(dà)權利要求的範圍并獲得(de)與繼續申請(qǐng)基本相(xiàng)同的結果。總而言之，在美國(guó)這種獨特的專利體(tǐ)系下，申請(qǐng)人(rén)可(kě)以根據自(zì)身(shēn)的專利策略，充分(fēn)利用美國(guó)專利制度的各項規定以獲取最大(dà)利益。

引文：
[1] 專利審查指南(nán) 2010
[2] 洪恩山(shān) 撰寫美國(guó)專利說(shuō)明書(shū)背景技術(shù)部分(fēn)時應注意的問(wèn)題《中國(guó)專利代理(lǐ)》2012年(nián)第1期