企業何時需要做FTO？如(rú)何開展FTO？...

時間: 2020-06-12 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司張英閱讀(dú)量:

FTO是個外來(lái)詞，是FREEDOM TO OPERATE的首字母縮寫，一般翻譯爲“自(zì)由實施”，是指實施人(rén)在不侵犯他(tā)人(rén)專利權的前提下可(kě)以對該技術(shù)自(zì)由地進行使用和開發。

具體(tǐ)而言，就(jiù)是針對該技術(shù)，出具一份專利侵權檢索與分(fēn)析報告，其目的在于證明當前“技術(shù)”可(kě)實施，不會侵犯他(tā)人(rén)專利權，證明非故意侵權以避免可(kě)能的懲罰性賠償。

一、企業何時需要做FTO？

通常而言，企業在産品待設計(jì)定型和/或上市之前需要做FTO，以規避故意侵權指控。

事(shì)實上，FTO調查可(kě)以貫穿于技術(shù)研發和改進的整個生(shēng)命周期。在技術(shù)研發初期，就(jiù)可(kě)以針對相(xiàng)關技術(shù)進行專利檢索，了解各個技術(shù)路(lù)線和技術(shù)分(fēn)支的特點，此時可(kě)以視爲專利的預警分(fēn)析。

在此基礎上，确定産品研發的具體(tǐ)路(lù)線，待産品設計(jì)基本完成之前，此時需要針對具體(tǐ)設計(jì)開展産品的FTO檢索和分(fēn)析。

二、企業需要針對什麽内容開展FTO？

衆所周知，一個産品、尤其是大(dà)型産品或複雜産品會涉及衆多技術(shù)特征，那麽企業需要重點開展FTO的技術(shù)特征，應該主要聚焦于作(zuò)爲創新點的技術(shù)特征。對于一些标準件(jiàn)或外購(gòu)件(jiàn)則可(kě)以不做重點，但(dàn)是對于外購(gòu)件(jiàn)則可(kě)以要求供貨商提供相(xiàng)應的FTO報告。

對于大(dà)型産品或複雜産品，則需要針對相(xiàng)關技術(shù)進行技術(shù)分(fēn)解，将其按照(zhào)不同分(fēn)類進行拆解，例如(rú)可(kě)以拆分(fēn)成結構組成、控制部分(fēn)、生(shēng)産工(gōng)藝、設備布局等等方面，然後針對每個方面還(hái)可(kě)以進行二級、三級的技術(shù)拆分(fēn)，然後針對每個下級分(fēn)支技術(shù)中作(zuò)爲創新點的技術(shù)特征進行專利檢索和分(fēn)析。

三、企業需要針對何地開展FTO調查？

确定了拟上市産品的技術(shù)分(fēn)解和拟開展FTO調查作(zuò)爲創新點的技術(shù)特征之後，此時需要确定拟開展FTO的區域。

一般而言，由于專利保護是有地域性的，因此可(kě)以将拟開展FTO的區域限定于未來(lái)産品上市銷售、出口、許諾銷售、進行商業應用的區域。

舉例而言，一個産品如(rú)果在中國(guó)進行生(shēng)産，然後出口至美國(guó)和歐洲，則企業需要在産品上市之前針對中國(guó)、美國(guó)和歐洲分(fēn)别開展FTO檢索和分(fēn)析。尤其對于歐洲地區，除了需要針對地區進行相(xiàng)關檢索和分(fēn)析，還(hái)需要對具體(tǐ)國(guó)家進行相(xiàng)關的檢索和分(fēn)析。

四、如(rú)何開展FTO？

确定了需要進行專利檢索和分(fēn)析的技術(shù)特征和拟開展FTO檢索的地域之後，就(jiù)需要開展FTO檢索和分(fēn)析了，具體(tǐ)需要如(rú)下操作(zuò)。

（1）進行技術(shù)分(fēn)解

例如(rú)，目前需要對于一種新設計(jì)的煤氣化爐開展FTO檢索和分(fēn)析，則需要對其中涉及到的技術(shù)進行分(fēn)解，可(kě)以将其分(fēn)解成燒嘴部分(fēn)、燃燒室、激冷(lěng)室、旋風(fēng)分(fēn)離(lí)器等多個部分(fēn)，分(fēn)别對各部分(fēn)進行技術(shù)特征的分(fēn)解和歸納，然後再開展FTO檢索和分(fēn)析。

（2）确定檢索要素和檢索地域

針對分(fēn)解後的每個技術(shù)分(fēn)支，确定需要檢索和分(fēn)析的具有創新性的特征。例如(rú)具有創新特征的燒嘴，其包括具有特定結構的燒嘴部分(fēn)。因此需要将“燒嘴”确定爲檢索要素之一。同時，因爲該技術(shù)未來(lái)主要在中國(guó)境内使用，則需要将檢索的地域确定爲中國(guó)。

（3）全面的專利檢索

FTO檢索需要保證查全率，因爲其目的是爲了避免故意侵權指控，因而專利檢索需要盡可(kě)能做到全面準确。需要充分(fēn)考慮相(xiàng)應行業内的常用關鍵詞、行業慣用語、翻譯時的可(kě)能表述、IPC分(fēn)類号以及例如(rú)美國(guó)、歐洲和日(rì)本各自(zì)的分(fēn)類号，例如(rú)USPC、ECLAICO、CPC、F-term等。例如(rú)，對于煤氣化爐中燒嘴部分(fēn)，可(kě)能的術(shù)語，例如(rú)“燒嘴”、“燃燒器”、“燃燒裝置”、“噴嘴”等及其英譯文等，相(xiàng)應的IPC分(fēn)類号，例如(rú)C10J3/50、C10J3/00、C10J3/48等。

FTO檢索對于權利要求的檢索是重點，但(dàn)FTO檢索不能僅限于權利要求，因爲具體(tǐ)特征的下位表述，尤其是相(xiàng)關的技術(shù)效果，一般不體(tǐ)現在權利要求中而僅體(tǐ)現在說(shuō)明書(shū)中，因此需要結合全文和其他(tā)部分(fēn)（例如(rú)發明名稱和摘要）的檢索，FTO還(hái)需要關注審中的專利申請(qǐng)，因爲相(xiàng)關申請(qǐng)未來(lái)一旦授權，則可(kě)能對相(xiàng)應産品構成障礙。而失效專利也可(kě)以加以适當關注，後續可(kě)以作(zuò)爲規避設計(jì)思路(lù)或現有技術(shù)抗辯的基礎。

（4）檢索結果的篩選

根據上述原則進行相(xiàng)關地域的專利檢索之後，對于檢索到專利和申請(qǐng)先進行初篩。此時可(kě)以保留失效專利和審中的專利申請(qǐng)，以便于分(fēn)析人(rén)員(yuán)對于整個技術(shù)的發展脈絡有個整體(tǐ)和清晰的了解。可(kě)以将檢索到的專利/申請(qǐng)進行分(fēn)級，保留相(xiàng)關性高的專利/申請(qǐng)待進一步進行比對分(fēn)析。

在檢索到的相(xiàng)關專利特别多的情況下，需要進一步分(fēn)析以剔除掉一部分(fēn)權利要求保護範圍不穩定的申請(qǐng)，尤其是未經過審查的實用新型專利。對于檢索到的相(xiàng)關專利特别少的情況，需要基于檢索到的專利/申請(qǐng)，理(lǐ)清技術(shù)發展脈絡，确定出與開展FTO的技術(shù)方案最接近的專利/申請(qǐng)，經比對後明确開展FTO的技術(shù)方案的風(fēng)險等級爲極低。

（5）權利要求比對

基于保留的相(xiàng)關性較高的專利/申請(qǐng)，逐個進行權利要求的比對，明确其風(fēng)險等級。具體(tǐ)而言，将每項專利/申請(qǐng)的獨立權利的技術(shù)特征進行拆分(fēn)，與相(xiàng)關産品分(fēn)解的各個技術(shù)特征進行一一比對，判定相(xiàng)應産品的技術(shù)特征是否落入到專利/申請(qǐng)的權利要求保護範圍内。

相(xiàng)應地，基于全面覆蓋原則和等同原則判定待上市産品是否具有侵權風(fēng)險。

（6）得(de)出風(fēng)險等級的結論

基于上述權利要求比對的結果，得(de)出FTO報告中關于風(fēng)險等級的結論。一般而言，企業FTO的目的是證明其非故意侵權以避免可(kě)能的懲罰性賠償，因而FTO報告的結論也應該慎重得(de)出。

如(rú)果分(fēn)析的産品并不包括經比對專利/申請(qǐng)獨立權利的所有技術(shù)特征，亦即該産品并沒有落入某項專利/申請(qǐng)的權利要求保護範圍内，則該産品不屬于字面侵權，此時FTO報告的結論則應當爲無風(fēng)險或低風(fēng)險。

此時，還(hái)需要針對不相(xiàng)同的技術(shù)特征進行進一步分(fēn)析，考慮不相(xiàng)同的技術(shù)特征是否構成等同特征，如(rú)果也不構成等同特征，則分(fēn)析的産品相(xiàng)對于經比對專利/申請(qǐng)無風(fēng)險。如(rú)果不相(xiàng)同的技術(shù)特征有可(kě)能構成等同特征，則分(fēn)析的産品相(xiàng)對于經比對專利/申請(qǐng)具有中等風(fēng)險。

與之相(xiàng)反，如(rú)果分(fēn)析的産品包括了某項專利/申請(qǐng)獨立權利的所有技術(shù)特征，亦即該産品落入了某項專利/申請(qǐng)的權利要求保護範圍内，則該産品屬于字面侵權，此時FTO報告的結論客觀講應當爲高風(fēng)險。但(dàn)這可(kě)能有違企業的初衷，此時則需要與企業的相(xiàng)關負責人(rén)進行溝通，對于具有高風(fēng)險的專利/申請(qǐng)提出相(xiàng)應的應對方案。

例如(rú)，對于授權專利可(kě)以提出無效的建議(yì)和意見(jiàn)；例如(rú)，在前期檢索過程中獲得(de)的失效專利/申請(qǐng)可(kě)能作(zuò)爲無效證據。對于審中的專利申請(qǐng)可(kě)以基于相(xiàng)關文獻提出公衆意見(jiàn)以阻礙其授權，或者使其授權的權利要求保護範圍大(dà)幅縮限，使得(de)開展FTO的産品不再具有侵權風(fēng)險。

此外，還(hái)可(kě)以提示企業可(kě)以基于前期檢索過程中獲得(de)的失效專利/申請(qǐng)的設計(jì)思路(lù)進行規避設計(jì)或者将其作(zuò)爲現有技術(shù)抗辯的理(lǐ)由以應對後續可(kě)能的侵權訴訟。

以上筆者就(jiù)企業何時需要做FTO、需要針對什麽内容開展FTO、需要針對何地開展FTO調查以及如(rú)何開展FTO進行了小結，希望能爲企業的技術(shù)研發和産品上市有所幫助。

如(rú)文中有任何不妥，請(qǐng)各位同仁不吝賜教。

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