2019年(nián)12月，北京市高級人(rén)民(mín)法院就(jiù)北京棉田紡織品有限公司（以下簡稱“北京棉田”）、北京無印良品投資有限公司（以下簡稱“北京無印良品”）與株式會社良品計(jì)畫(huà)（以下簡稱“良品計(jì)畫(huà)”）、無印良品（上海）商業有限公司（以下簡稱“上海無印良品”）侵犯商标權糾紛案，作(zuò)出終審判決。
良品計(jì)畫(huà)、上海無印良品立即停止在“浴巾、面巾、被套、枕套”等商品上侵犯北京棉田、北京無印良品注冊商标專用權的行爲，良品計(jì)畫(huà)、上海無印良品在天貓“無印良品MUJI官方旗艦店(diàn)”（muji.tmall.com）和中國(guó)大(dà)陸的實體(tǐ)門(mén)店(diàn)發布聲明以消除侵權影(yǐng)響，并賠償北京棉田、北京無印良品經濟損失50萬元及合理(lǐ)開支12.6萬餘元。
一時間，輿論嘩然，認爲跨國(guó)企業品牌保護戰略疏漏有之，認爲中國(guó)企業打擦邊球搶注商标有之，而筆者今天在這裡(lǐ)想就(jiù)這個案子談一下馳名商标跨國(guó)保護的必要性，以期我國(guó)在誠實信用大(dà)原則下，對馳名商标保護能夠在地域性原則上進行有限的突破，維護知識産權法制公平正義。上述案件(jiàn)中良品計(jì)畫(huà)敗訴的主要原因，是其在第24類 “浴巾、面巾、被套、枕套”等商品上不享有商标注冊權。
早在1980年(nián)，“無印良品”品牌就(jiù)由設計(jì)師(shī)田中一光(guāng)創作(zuò)完成，并首先在日(rì)本注冊商标，1999年(nián)良品計(jì)畫(huà)在中國(guó)也申請(qǐng)了多件(jiàn)“無印良品”商标，指定使用在16、20、21、35、41類商品或服務上，但(dàn)未在24類上申請(qǐng)注冊商标。
而24類上“無印良品”商标被海南(nán)南(nán)華實業貿易公司于2000年(nián)4月申請(qǐng)，指定商品爲“毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床單、枕套、被子、被罩”，申請(qǐng)号爲1561046。後該商标轉讓至北京棉田有限公司名下。雖然在該商标初審公告後，良品計(jì)畫(huà)提出了異議(yì)，但(dàn)後續曆經十餘年(nián)，經過行政評審、司法訴訟，最終該商标仍獲得(de)注冊。導緻良品計(jì)畫(huà)侵權及賠償的也正是該枚商标。
在良品計(jì)畫(huà)對北京棉田24類 “無印良品”商标異議(yì)案中，筆者注意到，良品計(jì)畫(huà)提交的證據中顯示，在2004年(nián)1月良品計(jì)畫(huà)“無印良品”商标被列入日(rì)本馳名商标名錄。
1989年(nián)香港高等法院認定良品計(jì)畫(huà)“無印良品”商标爲知名商标。由于馳名商标認定是基于該品牌在認馳之前持續數年(nián)形成的知名度的認定，因此，在北京棉田的“無印良品”商标申請(qǐng)的2000年(nián)時，良品計(jì)畫(huà)的“無印良品”商标事(shì)實上已經在日(rì)本具有極高的知名度，達到馳名商标的程度。
但(dàn)最終我國(guó)法院并未支持良品計(jì)畫(huà)的訴訟請(qǐng)求，最高院在最高法（2012）行提字第2号中認定，良品計(jì)畫(huà)提交的證據隻能證明“無印良品”商标在日(rì)本、中國(guó)香港等地區知名度的情況，并不能夠充分(fēn)證明“無印良品”商标在中國(guó)大(dà)陸境内使用在第24類的毛巾等商品上具有影(yǐng)響。
最高院做出的上述判決，體(tǐ)現了我國(guó)在馳名商标的保護上，是嚴格遵循地域性保護原則，即境外馳名商标隻有提供證據證明該境外商标在中國(guó)境内進行了大(dà)量使用和宣傳，在中國(guó)境内達到了馳名商标的程度，才能在我國(guó)獲得(de)馳名商标的保護。
筆者認爲，對境外馳名商标的保護，無一例外地嚴格遵循地域性保護原則，已經不能适應當今世界經濟全球化發展，更不利于我國(guó)打擊商标惡意搶注，營造誠實信用社會環境。
馳名商标的跨國(guó)保護問(wèn)題亟待解決。
《巴黎公約》及《TRIPS協議(yì)》是馳名商标保護的淵源，上述國(guó)際公約對馳名商标的保護，是授予各成員(yuán)國(guó)主管機(jī)關的馳名商标認定權，因此，各國(guó)基本是遵循着商标地域性保護的原則。
随着全球經濟一體(tǐ)化的進程，馳名商标的跨國(guó)保護與傳統商标法的地域性原則的沖突愈發嚴重，爲了解決這一問(wèn)題，世界知識産權組織（WIPO）于1999年(nián)通過了《關于馳名商标保護條款的聯合建議(yì)》，該建議(yì)中列舉了很多馳名商标的參考因素，比如(rú)：“任何使用該商标的持續時間、範圍及地理(lǐ)區域”，“對該商标任何推廣活動所持續的時間、範圍及地理(lǐ)區域，包括使用該商标的商品或服務的廣告及在展會上的展示”等。該建議(yì)并沒有将判斷馳名商标的因素限定在保護尋求國(guó)，而是用了“任何”字樣。
INTA是一個有着130多年(nián)曆史緻力于商标權保護的非營利國(guó)際民(mín)間組織，INTA董事(shì)會于1996年(nián)9月18日(rì)通過了關于馳名商标保護的董事(shì)會決議(yì)，列舉了認定馳名商标的參考因素：
b) 該商标先天性或後天獲得(de)的顯著性的程度；c) 該商标在當地或世界範圍内使用或廣告的持續時間；d) 該商标在當地或世界範圍内使用或廣告的地理(lǐ)區域；e) 該商标在當地或世界範圍内獲得(de)的商業價值。
顯然，該組織認定爲馳名商标的參考因素并不限定于當地，即保護尋求國(guó)，也應當參考該商标在世界範圍内的馳名要素。
世界上其他(tā)國(guó)家對馳名商标的地域性保護原則也已經有所突破。
在美國(guó)，雖然有些法院仍然采取比較謹慎的态度，但(dàn)在“ GIGANTE＂商标案中，原告作(zuò)爲墨西哥經營連鎖超市的馳名商标“ GIGANTE＂所有人(rén)，向美國(guó)法院主張禁止被告的搶注行爲，審理(lǐ)該案的第九巡回區聯邦上訴法院的 Kleinfeld法官在判詞中說(shuō):“然而，我們判決确實存在馳名商标對地域性原則的例外。盡管在商标法領域，地域性原則是一久遠(yuǎn)且重要的法則，但(dàn)是這不能絕對化。一個沒有馳名商标例外的、絕對的地域性法則将會導緻消費者混淆和欺詐。”
在日(rì)本，其商标法第四條第一款第十九項規定：“出于不正當的目的，在相(xiàng)關的商品或者服務上與他(tā)人(rén)在日(rì)本國(guó)内或國(guó)外馳名的商标相(xiàng)同或者近似的商标，不予注冊”。該項規定新增于1996年(nián)，該條款體(tǐ)現了日(rì)本對馳名商标的保護突破了地域性原則，即不要求該馳名商标必須在日(rì)本達到馳名的程度。
我國(guó)的馳名商标“攜程Ctrip”在日(rì)本被他(tā)人(rén)搶注，攜程公司就(jiù)是依據上述馳名商标條款在日(rì)本維權成功。在無效申請(qǐng)程序中，日(rì)本特許廳審查認爲：“攜程公司所使用的‘攜程’和‘Ctrip’标識均已被中國(guó)相(xiàng)關公衆所熟知，各引證商标‘攜程Ctrip’在争議(yì)商标提出申請(qǐng)時在中國(guó)境内已廣爲人(rén)知；争議(yì)商标與各引證商标在外觀、呼叫上存在共同之處，已構成近似商标；争議(yì)商标權利人(rén)在明知各引證商标知名度的情況下申請(qǐng)注冊争議(yì)商标，搶占相(xiàng)關榮譽的不正當目的明顯，難謂偶然。綜上，争議(yì)商标已違反商4條1款19項馳名商标條款的規定”。
誠實信用原則是我國(guó)商标法的重要原則，該原則貫穿于整個商标法條款中。
由于馳名商标具有的知名度和品牌價值，更容易成爲搶注者的目标。随着全球經濟一體(tǐ)化發展，搶注者将境外馳名商标在中國(guó)進行搶注的态勢有愈演愈烈之勢。如(rú)不予以打擊，将有悖于商标法的立法宗旨，同時，也将有損中國(guó)在國(guó)際上的形象。
筆者認爲，我國(guó)對境外馳名商标的保護，可(kě)以參考上述WIPO的建議(yì)以及其他(tā)國(guó)家的做法，在對境外馳名商标保護時，主要着眼如(rú)下兩個方面，對馳名商标商标地域性原則進行有限的突破：
一是要修改馳名商标的舉證要求。世界經濟一體(tǐ)化，信息傳遞的快(kuài)速與便捷，使相(xiàng)關公衆對品牌知名度的知悉和受影(yǐng)響的方式變得(de)多元化和迅捷化。因此，要求境外馳名商标需在我國(guó)境内進行使用，需提供在中國(guó)境内銷售、宣傳等使用證據的認馳證據要求急需修改。筆者建議(yì)，如(rú)果有證據證明境外的馳名商标通過互聯網、媒體(tǐ)、國(guó)際間的交流等多種方式，已經被國(guó)人(rén)知曉其知名度，即使該商标并未在中國(guó)使用，也應獲得(de)馳名商标的保護。
一是馳名商标保護，需要考慮相(xiàng)對方是否存在“搭便車”的惡意。這裡(lǐ)需要考慮境外馳名商标的顯著性，顯著性是商标的核心屬性，顯著性越強的商标，應獲得(de)更強的保護。針對顯著性強的馳名商标，他(tā)人(rén)很難形成創意上的巧合，将他(tā)國(guó)顯著性強的商标在本國(guó)申請(qǐng)，可(kě)以推定申請(qǐng)人(rén)具有明知該馳名商标的主觀故意。同時，對于境外馳名商标權利人(rén)已經有證據證明該境外馳名商标的知名度已經爲中國(guó)公衆所知悉，也可(kě)以推定他(tā)人(rén)注冊與該境外馳名商标相(xiàng)關商品或服務上的相(xiàng)同近似商标，具有“搭便車”的主觀惡意。
我們回到本文中的無印良品案，如(rú)果按照(zhào)上述對境外馳名商标的保護規定。我想“無印良品”案，将會出現截然不同的審判結果：“無印良品”這一具有日(rì)文特色的短(duǎn)語，顯然不符合中文表達習慣，其具有較強的顯著性， 良品計(jì)畫(huà)也有證據表明，該品牌是在1980年(nián)由設計(jì)師(shī)田中一光(guāng)創作(zuò)完成。北京棉田公司及最初的申請(qǐng)人(rén)南(nán)華實業公司并未提供申請(qǐng)該商标合理(lǐ)的創意來(lái)源，在被異議(yì)商标“無印良品”申請(qǐng)日(rì)前，良品計(jì)畫(huà)“無印良品”商标已經在日(rì)本被認定爲馳名商标，在香港曾被認定爲馳名商标，也足以證明其馳名商标的知名度足以被中國(guó)相(xiàng)關公衆所知悉，南(nán)華實業公司在24類申請(qǐng)“無印良品”商标難謂正當。
因此，根據馳名商标保護規定，被異議(yì)商标“無印良品”應不予注冊。
