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近日(rì)，有客戶就(jiù)美國(guó)專利申請(qǐng)咨詢新穎性問(wèn)題，遂将中美專利法中關于新穎性的異同點進行簡單梳理(lǐ)，在此與大(dà)家分(fēn)享。
新穎性的概念
中國(guó)專利法第22條第2款規定：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術(shù)，也沒有任何單位或者個人(rén)就(jiù)同樣的發明或者實用新型在申請(qǐng)日(rì)以前向專利局提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日(rì)以後（含申請(qǐng)日(rì)）公布的專利申請(qǐng)文件(jiàn)或者公告的專利文件(jiàn)中。
參見(jiàn)表1：
表1
法條 | 主題 | 日(rì)期 | 公開類型 | 結論 | |
22.2 | 主張權利之發明或實用新型 | 被現有技術(shù)披露 | 爲公衆所知 | 公開出版物；（雜志、報紙、新聞、中國(guó)申請(qǐng)文件(jiàn)等） 使用公開（包括制造、使用、銷售、進口、演示等方式）； 其它方式（科(kē)學會議(yì)上的口頭介紹、報告、演講、視頻、廣播等） | 不能獲得(de)授權 |
22.2
| 主張權利之發明或實用新型 | 被抵觸申請(qǐng)公開 | 申請(qǐng)日(rì)以前提出，申請(qǐng)日(rì)以後（含申請(qǐng)日(rì)）公布或者公告 | 中國(guó)專利； 中國(guó)申請(qǐng)文件(jiàn)； PCT國(guó)際申請(qǐng)（指定進中國(guó)） | 不能獲得(de)授權 |
美國(guó)專利法規定，新穎性是指發明未被現有技術(shù)披露，且美國(guó)專利法35 U.S.C 102 (a)(1)和(a)(2)具體(tǐ)規定了何爲“現有技術(shù)”，詳見(jiàn)表2：
表2
法條 | 主題 | 日(rì)期 | 公開類型 | 結論 | |
102 (a)(1) | 主張權利之發明 | 被現有技術(shù)披露 | 能夠被公衆公開訪問(wèn)的公開日(rì)早于美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日(rì) | 專利；（美國(guó)專利或者其它語言的專利） 公開出版物；（雜志、報紙、新聞、美國(guó)申請(qǐng)文件(jiàn)等） 公開使用； 銷售； 其它方式（科(kē)學會議(yì)上的口頭介紹、演講、視頻、網絡等） | 不能獲得(de)授權 |
102 (a)(2)
| 主張權利之發明 | 被現有技術(shù)披露 | 有效提交日(rì)早于美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日(rì) | 美國(guó)專利； 美國(guó)申請(qǐng)文件(jiàn)； PCT國(guó)際申請(qǐng)（指定進美國(guó)） | 不能獲得(de)授權 |
根據上述表1和表2可(kě)知，美國(guó)專利法的102 (a)(1)和 102 (a)(2)條款基本與中國(guó)專利法第22.2條款形式上一緻，不同點在于：中國(guó)專利法提出了“抵觸申請(qǐng)”這一概念，并将其排除在現有技術(shù)之外，隻能單獨用來(lái)評價一個申請(qǐng)文件(jiàn)的新穎性；而美國(guó)專利法中類似的情形見(jiàn)35 U.S.C 102 (a)(2)，并将其明确規定爲“現有技術(shù)”，可(kě)以用來(lái)評述申請(qǐng)文件(jiàn)的創造性。
關于新穎性的寬限期
中國(guó)專利法24條規定了申請(qǐng)專利的發明創造在申請(qǐng)日(rì)以前的六個月内，不喪失新穎性的幾種情形。而美國(guó)專利法35 U.S.C 102 (b)(1)和(b)(2)則規定了已經披露的内容不屬于現有技術(shù)的幾種例外情形。具體(tǐ)見(jiàn)表3和表4。
表3
前提 | 不同點 | |||
披露主體(tǐ)
| 披露時間 | 披露情形 | ||
102 (b)(1) (A)
| 必須符合102 (a)( 1)
| 發明人(rén)、共同發明人(rén)、another（從(cóng)發明人(rén)或者共同發明人(rén)處直接或間接獲得(de)發明） | 一年(nián)寬限期以内 | |
102 (b)(1) (B)
| 必須符合102 (a)( 1)
| 第三方（Third Party） | 一年(nián)寬限期以内且第三方的披露時間晚于發明人(rén)、共同發明人(rén)或者其他(tā)人(rén)的披露時間 | 未做規定（筆者認爲可(kě)以爲任何形式） |
中國(guó)專利法第24條 | 申請(qǐng)人(rén)（包括發明人(rén)）或者他(tā)人(rén) | 申請(qǐng)日(rì)以前六個月内 | （1）中國(guó)政府主辦或者承認的國(guó)際展覽會上首次展出； （2）在規定的學術(shù)會議(yì)或者技術(shù)會議(yì)上首次發表的； （3）他(tā)人(rén)未經申請(qǐng)人(rén)同意而洩露其内容的 | |
表4
前提 | 不同點 | |||
公開主體(tǐ) | 披露時間 | 披露情形 | ||
102 (b)(2) (A)
| 符合102 (a)( 2)
| 任何人(rén) Disclosure obtained from inventor | 美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日(rì)以前且一年(nián)寬限期以内 | 未做規定（筆者認爲可(kě)以爲任何形式） |
102 (b)(2) (B)
| 符合102 (a)( 2)
| 第三方（Third Party） | 美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日(rì)以前且一年(nián)以内且第三方的披露時間晚于發明人(rén)、共同發明人(rén)或者其他(tā)人(rén)的披露時間 | 未做規定（筆者認爲可(kě)以爲任何形式） |
102 (b)(2) (C)
| 符合102 (a)( 2) | 共同擁有 | 美國(guó)專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日(rì)之前 | 未做規定（筆者認爲可(kě)以爲任何形式） |
中國(guó)專利法第24條 | 申請(qǐng)人(rén)（包括發明人(rén)）或者他(tā)人(rén) | 申請(qǐng)日(rì)以前六個月内 | （1）中國(guó)政府主辦或者承認的國(guó)際展覽會上首次展出； （2）在規定的學術(shù)會議(yì)或者技術(shù)會議(yì)上首次發表的； （3）他(tā)人(rén)未經申請(qǐng)人(rén)同意而洩露其内容的 | |
根據表3和表4可(kě)知，中美關于寬限期的規定有以下幾點不同：
第一、時間标準不同，美國(guó)專利法規定的是“有效申請(qǐng)日(rì)前一年(nián)内”，中國(guó)專利法規定的是“申請(qǐng)日(rì)”前6個月；
第二、披露形式不同，美國(guó)未對披露形式作(zuò)出規定，而中國(guó)專利法嚴格規定隻有特定形式的幾種披露形式才符合要求；
第三、披露主體(tǐ)不同，在中國(guó)，披露行爲的主體(tǐ)隻能是申請(qǐng)人(rén)或者他(tā)人(rén)，而在美國(guó)，披露行爲的披露主體(tǐ)除了發明人(rén)、共同發明人(rén)和他(tā)人(rén)之外，還(hái)特定引入了“Third Party（第三方）”的概念，也就(jiù)是說(shuō)，美國(guó)對于披露主體(tǐ)的要求較爲寬松。
需要說(shuō)明的是，根據美國(guó)專利法規定，“Third Party（第三方）”指的是未從(cóng)發明人(rén)或者共同發明人(rén)處獲得(de)申請(qǐng)但(dàn)是卻披露了發明的第三人(rén)。
下面，舉個簡單例子：
假設發明人(rén)A于2017年(nián)5月1日(rì)完成一項發明創造後未及時申請(qǐng)專利，後于2017年(nián)5月20日(rì)的一次全國(guó)性學術(shù)團體(tǐ)組織的學術(shù)會議(yì)上首次披露了該發明創造；發明人(rén)B于2017年(nián)6月1日(rì)獨立完成了相(xiàng)同的發明，并于2017年(nián)6月20日(rì)提出并遞交了該專利申請(qǐng)；發明人(rén)A于2017年(nián)7月20日(rì)提出了該專利申請(qǐng)。
如(rú)果該案發生(shēng)在美國(guó)，根據美國(guó)AIA法案之後的102 (b)(1)條款規定，發明人(rén)A雖然申請(qǐng)在後，但(dàn)是其披露在先，因此，隻要其能在披露自(zì)己的發明之後的一年(nián)的寬限期内提出專利申請(qǐng)，發明人(rén)A就(jiù)能将B的申請(qǐng)排除在現有技術(shù)的範圍之外。因此，發明人(rén)A的申請(qǐng)可(kě)以獲得(de)授權。
假如(rú)該案發生(shēng)在中國(guó)，根據中國(guó)專利法第22條關于抵觸申請(qǐng)的規定，B的申請(qǐng)構成了A的抵觸申請(qǐng)，可(kě)以評述A的申請(qǐng)的新穎性，A的申請(qǐng)不能獲得(de)授權；再根據中國(guó)專利法第22條關于新穎性和現有技術(shù)的規定，發明人(rén)A在發明人(rén)B的申請(qǐng)日(rì)之前所做的披露構成了現有技術(shù)，發明人(rén)B的申請(qǐng)也不能獲得(de)授權。
結論
筆者認爲，在美國(guó)寬限期的保護之下，發明人(rén)準備申請(qǐng)文件(jiàn)的時間更加充足；除了通過PCT途徑進美國(guó)之外，依據巴黎公約，企業一般會在提出中國(guó)申請(qǐng)的一年(nián)以内提出美國(guó)申請(qǐng)，最晚不能超過一年(nián)半公開日(rì)，但(dàn)是申請(qǐng)人(rén)可(kě)以充分(fēn)利用美國(guó)專利法給予的一年(nián)寬限期，也就(jiù)是說(shuō)，在提出中國(guó)申請(qǐng)的兩年(nián)半内（未要求提前公開），如(rú)果申請(qǐng)人(rén)發現該産品存在商機(jī)，仍然可(kě)以在美國(guó)提出專利申請(qǐng)。或者某項已經被公開的技術(shù)很有價值，雖然已經不能在中國(guó)申請(qǐng)，但(dàn)是可(kě)以在美國(guó)進行申請(qǐng)。
另外，筆者發現在各代理(lǐ)機(jī)構的實際操作(zuò)過程中，通過巴黎公約途徑進美國(guó)的申請(qǐng)均要求了國(guó)内在先申請(qǐng)的優先權，該申請(qǐng)方式與上述利用寬限期的方式并不沖突，要求優先權的方式能夠獲得(de)較早的有效申請(qǐng)日(rì)；而充分(fēn)利用寬限期的方式則确保能夠在有效期内提出美國(guó)申請(qǐng)，二者各有優勢。再者，美國(guó)專利法制度體(tǐ)系龐大(dà)，僅關于新穎性的條款102涉及的内容就(jiù)很多，筆者和其它代理(lǐ)師(shī)們也會密切關注美國(guó)專利法的最新規定和申請(qǐng)人(rén)的需求，及時調整申請(qǐng)策略，以爲申請(qǐng)人(rén)争取合理(lǐ)的利益。
