關于PPH請(qǐng)求中權利要求對應性的解釋
時間: 2019-11-28 17 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司 王紅(hóng)豔 閱讀(dú)量:

一、引言


PPH以其能夠加快(kuài)審查速度、降低申請(qǐng)成本及高授權率的優勢而越來(lái)越受到申請(qǐng)人(rén)的青睐。據中國(guó)專利局的統計(jì)數據[1],2018年(nián)中國(guó)專利局共受理(lǐ)6063件(jiàn)PPH請(qǐng)求,其中,整體(tǐ)合格率達到95%以上。在這些不合格的PPH請(qǐng)求中,因爲PPH請(qǐng)求表的填寫原因導緻的不合格占到了80%,而其中又以權利要求對應性解釋導緻不合格的數量最多。本文旨在針對PPH請(qǐng)求中在各種情況下如(rú)何進行權利要求對應性的解釋進行探討(tǎo)。


二、關于權利要求對應性的相(xiàng)關規定


對于世界上不同國(guó)家或地區的知識産權局與中國(guó)知識産權局(SIPO)所建立的PPH項目,其向中國(guó)國(guó)家知識産權局提出PPH請(qǐng)求的流程有所不同,但(dàn)在所有的PPH請(qǐng)求流程中,對于權利要求的對應性方面,都(dōu)有如(rú)下類似的規定[2]:


SIPO申請(qǐng)的所有權利要求,無論是原始提交的或者是修改後的,必須與對應局認定爲具有可(kě)專利性/可(kě)授權的一個或多個權利要求充分(fēn)對應。


考慮到由于翻譯和權利要求格式造成的差異,如(rú)果SIPO申請(qǐng)的權利要求與在對應局提出的對應申請(qǐng)的權利要求有着同樣或相(xiàng)似的範圍,或者SIPO申請(qǐng)的權利要求範圍比在對應局提出的對應申請(qǐng)的權利要求範圍小,那麽,權利要求被認爲是“充分(fēn)對應”。


在提交PPH請(qǐng)求時,要求在PPH請(qǐng)求表的D欄“權利要求對應性”一欄中對SIPO申請(qǐng)的所有權利要求如(rú)何與對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的權利要求充分(fēn)對應進行說(shuō)明。


三、權利要求對應性的解釋


在很多情況下,申請(qǐng)人(rén)可(kě)以在提交SIPO申請(qǐng)時,或者利用主動修改機(jī)會,将SIPO申請(qǐng)的權利要求修改爲和對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的一個或多個權利要求完全一緻。這樣,在填寫PPH請(qǐng)求表的D欄“權利要求對應性”時,填寫“完全相(xiàng)同”即可(kě)。


然而,在實際工(gōng)作(zuò)中,申請(qǐng)人(rén)在提PPH請(qǐng)求時,可(kě)能已經錯過了主動修改時機(jī),從(cóng)而無法将SIPO申請(qǐng)的權利要求修改爲和對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的一個或多個權利要求完全一緻,或者申請(qǐng)人(rén)并不希望将SIPO申請(qǐng)的權利要求修改成和對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的一個或多個權利要求完全一緻,在這種情況下,就(jiù)需要對權利要求的對應性進行說(shuō)明。


下面筆者主要針對在實際工(gōng)作(zuò)中遇到的情況,以分(fēn)類舉例的方式分(fēn)别說(shuō)明當SIPO申請(qǐng)(下文中也稱爲“本申請(qǐng)”)的權利要求和對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的一個或多個權利要求在形式和/或實質上不同時該如(rú)何解釋權利要求的對應性。


1. 簡單的引用關系變化


例1,本申請(qǐng)的權利要求1-10與對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的權利要求1-10分(fēn)别對應,本申請(qǐng)的權利要求5引用權利要求1,而對應申請(qǐng)的權利要求5引用權利要求1至4中任一項。


很顯然,本申請(qǐng)權利要求5僅是對應申請(qǐng)權利要求5引用權利要求1時的技術(shù)方案,這時對本申請(qǐng)權利要求5和對應申請(qǐng)的權利要求5的對應性解釋可(kě)以表述爲“修改了本申請(qǐng)和對應申請(qǐng)的權利要求間的引用關系,本申請(qǐng)權利要求5引用權利要求1,對應申請(qǐng)的權利要求5引用權利要求1-4中任一項”。


例2,對應申請(qǐng)爲一韓國(guó)申請(qǐng),在授權時删除了權利要求3,但(dàn)仍保留了權利要求3的編号而沒有對權利要求書(shū)進行重新編号,授權的權利要求爲1-10,但(dàn)實際上隻有9個授權的權利要求。


相(xiàng)應的本申請(qǐng)的權利要求1-9與對應申請(qǐng)的權利要求1-2、4-10分(fēn)别對應,例如(rú),對于本申請(qǐng)的權利要求5,其對應于對應申請(qǐng)的權利要求6,但(dàn)本申請(qǐng)的權利要求5引用權利要求4,對應申請(qǐng)的權利要求6引用權利要求5。


盡管本申請(qǐng)權利要求5的實質範圍和對應申請(qǐng)的權利要求6的實質範圍相(xiàng)同,但(dàn)它們的引用關系在形式上是不同的,這就(jiù)需要對本申請(qǐng)權利要求5和對應申請(qǐng)的權利要求6的對應性進行說(shuō)明,它們的對應性解釋可(kě)以表述爲“本申請(qǐng)權利要求5和對應申請(qǐng)的權利要求6實質範圍相(xiàng)同,本申請(qǐng)的權利要求5引用權利要求4,對應申請(qǐng)的權利要求6引用權利要求5”。


2. 複雜的引用關系變化[1]


例3,本申請(qǐng)的權利要求1-3與對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的權利要求1-3分(fēn)别對應,對應申請(qǐng)的權利要求3引用權利要求1,本申請(qǐng)的權利要求3引用權利要求1或2,權利要求2引用權利要求1。


很顯然,本申請(qǐng)的權利要求3包含了兩個技術(shù)方案:方案1——權利要求3引用權利要求1,方案2——權利要求3引用權利要求2。


對于方案1,本申請(qǐng)權利要求3的實質範圍和對應申請(qǐng)權利要求3的實質範圍是相(xiàng)同的。


對于方案2,本申請(qǐng)權利要求3的實質範圍比對應申請(qǐng)權利要求3的實質範圍小,與對應申請(qǐng)權利要求3相(xiàng)比,方案2中的權利要求3多了權利要求2中的附加技術(shù)特征。


在對本申請(qǐng)權利要求3和對應申請(qǐng)的權利要求3的對應性說(shuō)明中,則需要将上述不同之處描述清楚。例如(rú),假設權利要求2的附加技術(shù)特征爲“A”,則可(kě)以将對本申請(qǐng)權利要求3和對應申請(qǐng)的權利要求3的對應性解釋表述爲“本申請(qǐng)的權利要求3引用權利要求1與對應申請(qǐng)的權利要求3引用權利要求1的實質範圍是一樣的,但(dàn)本申請(qǐng)的權利要求3引用權利要求2時,是在對應申請(qǐng)權利要求3的基礎上增加了本申請(qǐng)權利要求2中的特征‘A’”。


即,在上述權利要求對應性描述中,需要說(shuō)明本申請(qǐng)權利要求的引用關系的各種組合,以及這些組合中的每一個與對應申請(qǐng)的相(xiàng)應權利要求是如(rú)何對應的。


例4,本申請(qǐng)的權利要求1-3與對應申請(qǐng)的具有可(kě)專利性/可(kě)授權的權利要求1-3分(fēn)别對應,對應申請(qǐng)的權利要求2引用權利要求1并且權利要求3引用權利要求2,本申請(qǐng)權利要求3引用權利要求1或2。


在這種情況下,假設權利要求1的技術(shù)特征爲A,權利要求2的附加技術(shù)特征爲B,權利要求3的附加技術(shù)特征爲C,則對應申請(qǐng)權利要求3包含技術(shù)特征A+B+C。


當本申請(qǐng)的權利要求3引用權利要求2時,本申請(qǐng)的權利要求3包含技術(shù)特征A+B+C,這與對應申請(qǐng)權利要求3的實質範圍是相(xiàng)同的。

然而,當本申請(qǐng)權利要求3引用權利要求1時,本申請(qǐng)權利要求3包含的技術(shù)特征爲A+C,這一範圍顯然比對應申請(qǐng)權利要求3的範圍大(dà)。所以,此時本申請(qǐng)權利要求3和對應申請(qǐng)權利要求3是不具備充分(fēn)對應性的。


從(cóng)例1~例4可(kě)以看(kàn)出,當本申請(qǐng)的權利要求的引用關系相(xiàng)對于對應申請(qǐng)的權利要求的引用關系發生(shēng)變化時,即使本申請(qǐng)的權利要求的附加技術(shù)特征與對應申請(qǐng)的相(xiàng)應權利要求的附加技術(shù)特征相(xiàng)同,本申請(qǐng)的該權利要求和對應申請(qǐng)的相(xiàng)應權利要求之間也并不必然充分(fēn)對應。這也是PPH請(qǐng)求中需要清楚地描述權利要求的引用關系的一個重要原因。


3. 增加新的技術(shù)特征


例5,本申請(qǐng)具有權利要求1-4,對應申請(qǐng)有具有可(kě)專利性/可(kě)授權的權利要求1-3,在對應申請(qǐng)中并不存在權利要求4,本申請(qǐng)的權利要求1-3與對應申請(qǐng)的權利要求1-3分(fēn)别相(xiàng)同,本申請(qǐng)的權利要求4引用權利要求1。


假設權利要求1的技術(shù)特征爲A,本申請(qǐng)權利要求4的附加技術(shù)特征爲B,則本申請(qǐng)權利要求4包含技術(shù)特征A+B,本申請(qǐng)權利要求4的範圍顯然比對應申請(qǐng)的權利要求1的範圍小,這符合PPH請(qǐng)求中關于權利要求對應性的上述規定。


對于這種情況,可(kě)以考慮将本申請(qǐng)的權利要求4理(lǐ)解爲對應于對應申請(qǐng)的權利要求1且在對應申請(qǐng)權利要求1的基礎上增加了來(lái)自(zì)說(shuō)明書(shū)中的一個或多個技術(shù)特征而得(de)到。


因此,可(kě)以将本申請(qǐng)權利要求4和對應申請(qǐng)權利要求1的對應性解釋表述爲“本申請(qǐng)權利要求4是在對應申請(qǐng)權利要求1的基礎上增加了來(lái)自(zì)本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)第X頁第Y段第Z行的技術(shù)特征B而得(de)到的”。


這裡(lǐ)需要注意的是,增加的技術(shù)特征在說(shuō)明書(shū)或權利要求書(shū)中必須有明确的文字記載,不能是經過任何概括、演繹等得(de)到的技術(shù)特征。


4. 将從(cóng)屬權利要求改寫成獨立權利要求後獨立權利要求的對應性[2]


例6,對應申請(qǐng)的權利要求1不具備創造性,但(dàn)其權利要求2具備創造性,本申請(qǐng)的權利要求1是将對應申請(qǐng)的權利要求2中的附加技術(shù)特征加入權利要求1所得(de)。


對于這種情況,由于對應申請(qǐng)的權利要求1并不具備創造性,所以本申請(qǐng)的權利要求1不可(kě)能與對應申請(qǐng)的權利要求1對應。本申請(qǐng)的權利要求1和對應申請(qǐng)的權利要求2的實質範圍相(xiàng)同,可(kě)以将本申請(qǐng)的權利要求1理(lǐ)解爲将對應申請(qǐng)的權利要求2改寫成獨立權利要求所得(de)。


這裡(lǐ),假設對應申請(qǐng)的權利要求1的技術(shù)特征爲“A”,對應申請(qǐng)的權利要求2的附加技術(shù)特征爲“B”,則本申請(qǐng)權利要求1和對應申請(qǐng)權利要求2的對應性解釋可(kě)以表述爲“本申請(qǐng)權利要求1是将對應申請(qǐng)權利要求2引用權利要求1的技術(shù)方案改寫爲獨立權利要求得(de)到的。因此,本申請(qǐng)權利要求1既包含對應申請(qǐng)權利要求1中的技術(shù)特征‘A’,也包含對應申請(qǐng)權利要求2中的技術(shù)特征‘B’”。


即,在将從(cóng)屬權利要求改寫爲獨立權利要求的權利要求對應性描述中,需要描述清楚是将哪種引用關系的從(cóng)屬權利要求改寫成了獨立權利要求,以及改寫後的獨立權利要求中都(dōu)具有哪些特征,這樣就(jiù)描述清楚了獨立權利要求的改寫過程。


上述例6示出了将具有最簡單的引用關系的從(cóng)屬權利要求改寫爲獨立權利要求的情況下對獨立權利要求的對應性的解釋。


下面通過例7進一步說(shuō)明将具有複雜的引用關系的從(cóng)屬權利要求改寫爲獨立權利要求的情況下,如(rú)何解釋獨立權利要求的對應性。


例7,對應申請(qǐng)的權利要求1-4不具備創造性,其權利要求5具備創造性,且權利要求5引用權利要求1-4中任一項,本申請(qǐng)權利要求1是将對應申請(qǐng)權利要求5引用權利要求3、對應申請(qǐng)權利要求3引用權利要求1的情況改寫成獨立權利要求而得(de)到。


由于對應申請(qǐng)權利要求5引用權利要求1-4中任一項,所以将其改寫成獨立權利要求的方式有多種,而将對應申請(qǐng)權利要求5引用權利要求3、對應申請(qǐng)權利要求3引用權利要求1的情況改寫成獨立權利要求隻是其中的一種,所以,在權利要求的對應性描述中,必須要描述清楚對應申請(qǐng)權利要求5是通過哪種引用關系改寫成獨立權利要求的。


這裡(lǐ),假設對應申請(qǐng)權利要求1的技術(shù)特征爲“A”,對應申請(qǐng)的權利要求3的附加技術(shù)特征爲“B”,對應申請(qǐng)的權利要求5的附加技術(shù)特征爲“C”,則本申請(qǐng)權利要求1和對應申請(qǐng)權利要求5的對應性解釋可(kě)以描述爲“本申請(qǐng)的權利要求1是将對應申請(qǐng)權利要求5引用權利要求3、權利要求3引用權利要求1的技術(shù)方案改寫成獨立權利要求得(de)到的。因此,本申請(qǐng)權利要求1包含對應申請(qǐng)權利要求1中的技術(shù)特征‘A’、對應申請(qǐng)權利要求3中的技術(shù)特征‘B’和對應申請(qǐng)權利要求5中的技術(shù)特征‘C’”。


5. 将從(cóng)屬權利要求改寫成獨立權利要求後其他(tā)從(cóng)屬權利要求的對應性


例8,對應申請(qǐng)具有權利要求1-4,隻有權利要求2具備創造性,本申請(qǐng)具有權利要求1-3,本申請(qǐng)權利要求1是将對應申請(qǐng)的權利要求2的附加技術(shù)特征加入到對應申請(qǐng)的權利要求1中所得(de),本申請(qǐng)權利要求2的附加技術(shù)特征和對應申請(qǐng)的權利要求3的附加技術(shù)特征相(xiàng)同,本申請(qǐng)權利要求3的附加技術(shù)特征和對應申請(qǐng)的權利要求4的附加技術(shù)特征相(xiàng)同。


在這種情況下,對于本申請(qǐng)的權利要求2來(lái)說(shuō),其是在将對應申請(qǐng)的權利要求2引用權利要求1的技術(shù)方案改寫成獨立權利要求的基礎上,增加對應申請(qǐng)的權利要求3的附加技術(shù)特征所得(de)。


假設對應申請(qǐng)的權利要求1的技術(shù)特征爲“A”,對應申請(qǐng)的權利要求2的附加技術(shù)特征爲“B”,對應申請(qǐng)的權利要求3的附加技術(shù)特征爲“C”,則本申請(qǐng)的權利要求2與對應申請(qǐng)的權利要求2的對應性解釋可(kě)以表述爲“本申請(qǐng)的權利要求2是在将對應申請(qǐng)權利要求2引用權利要求1的技術(shù)方案改寫成獨立權利要求的基礎上,增加對應申請(qǐng)的權利要求3的附加技術(shù)特征所得(de)。因此,本申請(qǐng)的權利要求2包含對應申請(qǐng)權利要求1的技術(shù)特征‘A’,對應申請(qǐng)權利要求2的技術(shù)特征‘B’和對應申請(qǐng)權利要求3的技術(shù)特征‘C’”。


三、結論


以上僅通過舉例的方式描述了實際工(gōng)作(zuò)中常見(jiàn)的本申請(qǐng)和對應申請(qǐng)權利要求不一緻的情況以及在相(xiàng)應情況下如(rú)何解釋權利要求的對應性。


在PPH請(qǐng)求中,本申請(qǐng)和對應申請(qǐng)權利要求不一緻的表現形式很多,但(dàn)歸根結底都(dōu)是由權利要求的引用關系和/或技術(shù)特征的變化導緻的。


在滿足權利要求充分(fēn)對應的前提下,清楚地描述權利要求的引用關系以及技術(shù)特征的變化過程,即可(kě)使得(de)權利要求的對應性得(de)以充分(fēn)解釋。


以上僅是筆者對在提交PPH請(qǐng)求工(gōng)作(zuò)中的一些經驗總結,望能夠對目前從(cóng)事(shì)PPH請(qǐng)求工(gōng)作(zuò)的同仁有所幫助,不當之處望不吝指正。


參考文獻

1. http://www.acpaa.cn/article/content/201908/4699/1.html,PPH業務審代交流會課件(jiàn)。

2. http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/xglj2/1126623.html,2018年(nián)專利審查高速路(lù)(PPH)項目推廣培訓班。


關鍵詞: PPH;權利要求對應性;解釋
康信: 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司于1994年(nián)成立, 是一家能夠提供全方位知識産權法律服務的機(jī)構,總部設在北京,在西安、德國(guó)、美國(guó)、日(rì)本設有辦事(shì)處。康信現有員(yuán)工(gōng)400餘名,其中包括經驗豐富的律師(shī)、專利代理(lǐ)人(rén)、商标代理(lǐ)人(rén)和專業技術(shù)人(rén)員(yuán)220餘名。康信公司的PCT申請(qǐng)代理(lǐ)量位居全球第四,中國(guó)區第一。
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