在目前中國(guó)的專利實踐中，修改超範圍一直是審查意見(jiàn)中經常提出的問(wèn)題，同時這也是最令申請(qǐng)人(rén)和代理(lǐ)人(rén)困惑且難以解決的問(wèn)題之一，尤其是需要證明其是根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無疑義地确定的内容。本文結合具體(tǐ)的案例來(lái)淺議(yì)本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)在修改超範圍判斷中的作(zuò)用。

“修改不得(de)超範圍”對應的法條是專利法第33條。專利法第33條第1款規定：申請(qǐng)人(rén)可(kě)以對其專利申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改，但(dàn)是，對發明和實用新型專利申請(qǐng)文件(jiàn)的修改不得(de)超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍。

《專利審查指南(nán)》第2部分(fēn)第8章(zhāng)第5.2.1.1節規定：原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍包括原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容和根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無疑義地确定的内容。

上述内容規定了判斷修改超範圍的兩種基本方法：修改的内容在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)有無“文字記載”；以及修改的内容是否能夠根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖直接地、毫無疑義地确定，其中文字記載的内容在專利實踐中很好把握，就(jiù)是說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中有相(xiàng)應的文字記載，而“直接地、毫無疑義地确定的内容”被解釋爲：雖然在原申請(qǐng)文件(jiàn)中沒有明确的文字記載，但(dàn)所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖，可(kě)以唯一确定的、沒有任何歧義的信息。

以下将通過具體(tǐ)案例說(shuō)明所屬技術(shù)領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)在證明修改的内容能夠根據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容以及說(shuō)明書(shū)附圖能直接地、毫無疑義地确定中的作(zuò)用。

案例一

本案涉及一種基于實際訪問(wèn)的計(jì)算機(jī)安全策略自(zì)動地替換基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略，如(rú)本申請(qǐng)的附圖之一所示，用實際訪問(wèn)數據庫來(lái)替換訪問(wèn)權限數據庫。

申請(qǐng)人(rén)根據上述附圖将技術(shù)特征“自(zì)動地移除所述預選組對所述網絡對象的所有訪問(wèn)權限，而不管所述預選組中的成員(yuán)是否實際在訪問(wèn)所述網絡對象；以及自(zì)動地向所述網絡對象的之前對所述網絡對象具有實際訪問(wèn)的用戶提供對所述網絡對象的訪問(wèn)權限，之前對所述網絡對象具有實際訪問(wèn)的用戶在自(zì)動移除所有訪問(wèn)權限步驟中其訪問(wèn)權限被自(zì)動移除”補入到權利要求1中。然而，在原說(shuō)明書(shū)和原權利要求書(shū)中均未涉及自(zì)動替換的細節是如(rú)何實現的，自(zì)動移除訪問(wèn)權限和自(zì)動提供訪問(wèn)權限的步驟均未明确地記載在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中，那麽這樣的修改是否超範圍呢(ne)？

審查員(yuán)在第五次審查意見(jiàn)通知書(shū)中指出上述修改超範圍，因爲在原說(shuō)明書(shū)和原權利要求書(shū)中均未涉及自(zì)動替換的細節是如(rú)何實現的，自(zì)動移除訪問(wèn)權限和自(zì)動提供訪問(wèn)權限的步驟均未明确地記載在原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)中。

筆者在答複第五次審查意見(jiàn)通知書(shū)時，引入了修改是否超範圍的判斷主體(tǐ) —— 本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)，而根據《審查指南(nán)》第2部分(fēn)第2章(zhāng)第2.4節的規定：“本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)是指一種假設的‘人(rén)’，假定他(tā)知曉申請(qǐng)日(rì)或者優先權日(rì)之前發明所屬技術(shù)領域所有的普通技術(shù)知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術(shù)，并且具有應用該日(rì)期之前常規實驗手段的能力，但(dàn)他(tā)不具有創造能力……”。不言而喻，具有這樣知識水平的人(rén)，在閱讀(dú)了專利申請(qǐng)的權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)、說(shuō)明書(shū)附圖之後，所獲取的信息并不僅僅是說(shuō)明書(shū)中文字記載的内容，而還(hái)應當包括根據其對該文字記載的内容的理(lǐ)解所能夠唯一并且毫無歧義地确定的内容。

在本案例中，權利要求1的主題文字記載了“計(jì)算機(jī)安全策略自(zì)動地替換”的相(xiàng)關特征以及本申請(qǐng)的發明名稱中文字記載了“自(zì)動移除”的相(xiàng)關特征，基于此，本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)根據本申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)的上述附圖中所示出的：使用基于實際訪問(wèn)的計(jì)算機(jī)安全策略爲，基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略爲，必然能夠毫無歧義地得(de)出：用基于實際訪問(wèn)的計(jì)算機(jī)安全策略替換基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略是先将基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略移除之後再提供基于實際訪問(wèn)的計(jì)算機(jī)安全策略，因此，本案權利要求1中記載的自(zì)動替換必然需要通過兩個步驟“自(zì)動移除和自(zì)動提供”來(lái)實現。

此外，基于本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)知曉的申請(qǐng)日(rì)或者優先權日(rì)之前發明所屬技術(shù)領域所有的普通技術(shù)知識，能夠毫無歧義地确定以下内容：首先存在的是基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略，而且基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略所包括的訪問(wèn)權限的範圍必然大(dà)于基于實際訪問(wèn)的計(jì)算機(jī)安全策略所包括的訪問(wèn)權限的範圍，因此，根據上述說(shuō)明書(shū)附圖産生(shēng)的訪問(wèn)權限建議(yì)可(kě)以毫無疑義地确定出，在本申請(qǐng)中，并不存在用基于實際訪問(wèn)的計(jì)算機(jī)安全策略部分(fēn)替換基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略，這是因爲基于用戶安全組的計(jì)算機(jī)安全策略中的某些人(rén)的訪問(wèn)權限已經不存在。

基于上述理(lǐ)由，所做的修改并未超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍，符合專利法第33條的規定。

最終，該論述被審查員(yuán)所接受。

就(jiù)本案而言，由于原說(shuō)明書(shū)的内容與原權利要求的内容基本上一緻而且并沒有具體(tǐ)地描述如(rú)何進行替換。在這種情況下，申請(qǐng)人(rén)修改時在權利要求中補入了大(dà)量在說(shuō)明書(shū)中沒有文字記載的内容很容易産生(shēng)修改超範圍的問(wèn)題，因爲，從(cóng)字面上看(kàn)，新補入權利要求1中的大(dà)量技術(shù)特征在原說(shuō)明書(shū)中并沒有文字記載。

但(dàn)是，千萬不要忽略了基于本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所具有的知識和能力，能夠從(cóng)原始說(shuō)明書(shū)、權利要求和附圖毫無疑義地得(de)出的内容，因爲該内容可(kě)能恰恰是修改的依據。

案例二：

本案涉及一種白(bái)光(guāng)光(guāng)源的制作(zuò)方法，爲了克服創造性缺陷，申請(qǐng)人(rén)在修改權利要求時，在權利要求中補入了“第一熒光(guāng)材料”、“第一參照(zhào)波長”、“第一激發波長譜帶”、“第一發射波長譜帶”、“第一顔色”、“第二熒光(guāng)材料”、“第二參照(zhào)波長”、“第二激發波長譜帶”、“第二發射波長譜帶”、“第二顔色”相(xiàng)關技術(shù)特征。

審查員(yuán)認爲，所補入的這些技術(shù)特征在原說(shuō)明書(shū)中沒有記載，因此，所做的修改超出了原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍，不符合專利法第33條的規定。

複審委認爲，雖然從(cóng)字面上，說(shuō)明書(shū)中并沒有文字記載上述技術(shù)特征，但(dàn)是本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)在閱讀(dú)和了解說(shuō)明書(shū)所記載的技術(shù)内容之後，能夠毫無疑義地确定出本案的實質技術(shù)内容爲：一種熒光(guāng)材料被光(guāng)源激發産生(shēng)一種光(guāng)，而這種光(guāng)能夠激發另一種熒光(guāng)材料，從(cóng)而獲得(de)兩種顔色的光(guāng)，這兩種顔色的光(guāng)按一定比例混合能夠得(de)到白(bái)光(guāng)，且可(kě)以通過色度坐(zuò)标圖來(lái)選擇混合比例。

複審委進一步認爲，對于由哪兩種顔色的光(guāng)混合能夠得(de)到白(bái)光(guāng)是本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所公知的，因此，本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)能夠毫無歧義地确定第一顔色和第二顔色，當選定了第一顔色和第二顔色之後，哪種熒光(guāng)材料受激發後可(kě)以發出特定顔色的光(guāng)是本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)從(cóng)已知技術(shù)中能夠推導得(de)出的，因此，第一熒光(guāng)材料和第二熒光(guāng)材料的選擇是唯一的并且是确定的，對于選定的熒光(guāng)材料，它受波長爲多少的光(guāng)源的激發可(kě)以發出該顔色的光(guāng)，也是本領域的技術(shù)人(rén)員(yuán)可(kě)以從(cóng)已知技術(shù)中推導得(de)出的，因此，“第一參照(zhào)波長”、“第一激發波長譜帶”和“第二參照(zhào)波長”、“第二激發波長譜帶”也都(dōu)是毫無疑義地确定的。

因此，修改後的權利要求的技術(shù)方案從(cóng)原申請(qǐng)文件(jiàn)中能夠直接地、毫無疑義地确定出，從(cóng)而未超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍，符合專利法第33條的規定。

從(cóng)複審委的上述意見(jiàn)可(kě)以看(kàn)出，在判斷是否能夠直接地、毫無疑義地确定修改的内容時，其判斷主體(tǐ)是本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)，并且判斷時應當參照(zhào)本案申請(qǐng)時本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所掌握的公知常識或慣用技術(shù)手段等，将原申請(qǐng)文件(jiàn)的實質技術(shù)内容與公知常識或慣用技術(shù)手段等進行合理(lǐ)的結合。在此基礎上，判斷修改後的技術(shù)方案是否是從(cóng)原申請(qǐng)文件(jiàn)中直接地、毫無疑義地确定的技術(shù)方案，即，判斷将原申請(qǐng)文件(jiàn)的實質技術(shù)内容與公知常識或慣用技術(shù)手段等進行合理(lǐ)的結合得(de)到的技術(shù)方案是否是毫無歧義的。如(rú)果判斷結果是肯定的，則證明修改後的權利要求的技術(shù)方案能夠從(cóng)原申請(qǐng)文件(jiàn)中能夠直接地、毫無疑義地确定出，從(cóng)而未超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍；如(rú)果判斷的結果爲否，則修改後的權利要求的技術(shù)方案并不是唯一的，因此修改後的技術(shù)方案超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍。

從(cóng)上述兩個案例中可(kě)以看(kàn)出，在判斷申請(qǐng)文件(jiàn)的修改是否超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的範圍時，不但(dàn)要基于原申請(qǐng)文件(jiàn)明确記載的實質技術(shù)内容，還(hái)應當考慮将原申請(qǐng)文件(jiàn)明确記載的技術(shù)内容與本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)在申請(qǐng)日(rì)之前所具有的公知常識或慣用技術(shù)手段等相(xiàng)結合所能夠直接地、毫無疑義地得(de)出的内容。

換言之，在判斷修改的内容是否超範圍時，請(qǐng)不要忽略了本領域普通技術(shù)人(rén)員(yuán)所具有的知識和能力，即，在答複修改的内容是否超範圍時，請(qǐng)不要忽略了“本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)”這一主體(tǐ)的視角，而僅根據原始申請(qǐng)文件(jiàn)文字記載的内容來(lái)判斷，因爲一個門(mén)外漢可(kě)能認爲修改或增加了一個詞就(jiù)超範圍了，而本領域的普通技術(shù)人(rén)員(yuán)基于自(zì)身(shēn)所具有的知識和能力根據原始文件(jiàn)能夠毫無歧義得(de)出的内容遠(yuǎn)遠(yuǎn)大(dà)于一個門(mén)外漢所能夠得(de)到的信息，從(cóng)而能夠确定所做的修改并未超出原申請(qǐng)文件(jiàn)記載的範圍。

綜合上述案例分(fēn)析，筆者認爲，雖然在我國(guó)的專利實踐中修改超範圍的審查标準非常嚴格，大(dà)部分(fēn)審查員(yuán)通常會依據原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)文字記載的内容來(lái)判定修改是否超範圍，而且在專利實踐中，證明修改後的内容能夠根據原始記載内容毫無疑義地确定出往往是非常困難的。但(dàn)是，筆者在此想強調的一點是，雖然有困難但(dàn)并不是無路(lù)可(kě)循，在證明修改後的内容能夠根據原始記載内容毫無疑義地确定出時，請(qǐng)不要忽略了本領域技術(shù)人(rén)員(yuán)所具備的知識和能力。

以上僅僅是筆者在實操中的一點拙見(jiàn)和體(tǐ)會，起到抛磚引玉的作(zuò)用，請(qǐng)大(dà)家多多指正。