【案例概述】

手機(jī)制造商廣東歐珀移動通信有限公司（OPPO）收購(gòu)了美國(guó)音頻公司杜比實驗室（Dolby）的20餘個專利組合，涵蓋240多項音頻和視頻技術(shù)，涉及美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大(dà)利和英國(guó)等多個國(guó)家的專利。這是OPPO迄今爲止最大(dà)的一筆專利收購(gòu)。

今年(nián)上半年(nián)，OPPO以1520件(jiàn)中國(guó)發明專利授權位居中國(guó)企業發明專利授權榜第三名，較去(qù)年(nián)全年(nián)增長50.79%，覆蓋VOOC閃充技術(shù)、5G通信标準、影(yǐng)像和人(rén)工(gōng)智能等領域，成爲上半年(nián)國(guó)内發明專利授權量最多的手機(jī)終端公司。其在全球共計(jì)擁有5500件(jiàn)授權專利，分(fēn)布在中國(guó)、美國(guó)、印度、韓國(guó)、日(rì)本和歐洲等多個國(guó)家和地區[1]。

【案例分(fēn)析】

OPPO正在實施全球化戰略，通過在海外大(dà)規模收購(gòu)專利，掃除了在海外市場的專利壁壘，避免陷入專利侵權訴訟糾紛中。随着全球化進程的加快(kuài)，越來(lái)越多的中國(guó)企業開始“走出去(qù)”，拓展海外市場，這些企業必然面臨海外知識産權法律環境帶來(lái)的風(fēng)險，爲應對這些風(fēng)險，中國(guó)企業應當重視知識産權，提前進行海外專利預警與風(fēng)險管控。

一、重視知識産權，促進技術(shù)進步

根據美國(guó)專利商标局的記錄，OPPO在海外持續進行小規模的專利收購(gòu)，近年(nián)來(lái)進行了三次較大(dà)規模的專利收購(gòu)。2017年(nián)11月21日(rì)，OPPO通過Golden Valley(金谷集團有限公司)購(gòu)買了56項美國(guó)專利組合，組合中的專利包括新加坡、墨西哥、韓國(guó)、日(rì)本、印度、香港、加拿大(dà)、巴西和澳大(dà)利亞等同族。2018年(nián)1月17日(rì)，OPPO通過Golden Valley購(gòu)買了來(lái)自(zì)英特爾的37項美國(guó)專利組合，組合中的專利包括香港、歐洲及歐洲的英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大(dà)利、荷蘭等同族。2018年(nián)3月29日(rì)，OPPO從(cóng)Dolby購(gòu)買了55項專利組合，組合中的專利包括香港、歐洲及歐洲的英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、瑞士、愛爾蘭等同族。OPPO通過收購(gòu)專利加快(kuài)了在海外的專利布局，專利布局涵蓋其在海外的主要市場日(rì)美歐韓等國(guó)家地區，如(rú)圖1所示。

圖1 OPPO海外專利布局地圖

在國(guó)内，OPPO一直在積極申請(qǐng)專利。如(rú)圖2所示，截至2018年(nián)07月30日(rì)，OPPO在國(guó)内的專利申請(qǐng)公開量共17563件(jiàn)，其中發明專利申請(qǐng)公開量15278件(jiàn)(在審10359件(jiàn),有效3819件(jiàn)，無效1100件(jiàn))，實用新型授權量2042件(jiàn)(無效20件(jiàn))，外觀設計(jì)授權量300件(jiàn)（無效41件(jiàn)）。發明專利在所有專利申請(qǐng)中的占比爲86.66%，67.8%的發明專利均處于權利未決的在審狀态，可(kě)見(jiàn)，OPPO近些年(nián)加大(dà)了在國(guó)内的專利申請(qǐng)力度。值得(de)注意的是OPPO的發明、實用新型和外觀設計(jì)專利中有效專利占比分(fēn)别爲77.6%，99.0%和86.3%，比例均超過了75%，證明OPPO同樣注重國(guó)内的專利維護。OPPO通過自(zì)主申請(qǐng)專利加快(kuài)了在國(guó)内的專利布局。

圖2 OPPO國(guó)内專利布局

在國(guó)外大(dà)量收購(gòu)專利，在國(guó)内大(dà)量申請(qǐng)專利，表達了OPPO構建專利池的強烈願望，也體(tǐ)現了其對知識産權的重視程度之高。專利受讓企業尊重知識産權，願意通過付費的方式獲得(de)高價值專利的自(zì)由使用權，快(kuài)捷獲取核心技術(shù)，累積自(zì)身(shēn)技術(shù)實力，在此基礎上形成具有競争力的新技術(shù)并進行專利布局；而專利轉讓企業不僅通過先進的科(kē)技産品獲得(de)利潤，還(hái)通過對應的專利再次獲取收益，提高了創新研發以及專利布局的積極性。專利的運營使企業進入了保護創新和鼓勵創新的良性循環，促進企業技術(shù)進步。

二、專利預警分(fēn)析，實現風(fēng)險管控

OPPO正在步入全球市場，其大(dà)量收購(gòu)海外專利很重要的一個原因就(jiù)是避免産品進入國(guó)際市場後，産生(shēng)專利糾紛。随着OPPO的業務在海外的擴張，在國(guó)外曾經多次遭遇專利侵權訴訟。2013年(nián)5月，OPPO在美國(guó)被Wyncomm公司提起專利侵權訴訟；2013年(nián)10月，在美國(guó)被Blue Spike公司提起專利侵權訴訟；2016年(nián)1月，在美國(guó)被Motile Optics公司提起專利侵權訴訟；2016年(nián)10月，在印度被Dolby提起專利侵權訴訟；2017年(nián)10月和2018年(nián)1月，在美國(guó)被LG Chem等公司提起專利侵權訴訟。頻繁陷入專利侵權訴訟不利于樹(shù)立正面的企業形象，如(rú)果判定侵權行爲成立，企業會被處以高額賠償。因此，企業要盡量避免專利侵權訴訟。但(dàn)是對于企業來(lái)說(shuō)，被訴侵權是産品在海外上市的風(fēng)險之一，企業要想進入海外市場，尤其是知識産權保護力度較強的國(guó)家或地區，必須首先在專利上掃除壁壘。爲避免陷入被訴侵權的處境，企業應當在産品上市之前确定風(fēng)險，并制定風(fēng)險應對方案。通過檢索明确專利壁壘，通過規避設計(jì)、無效專利或收購(gòu)專利等方式掃除壁壘。

1．利用FTO檢索，明确障礙

FTO是“Freedom To Operate”的英文縮寫，通過檢索現有技術(shù)查找可(kě)能遇到的專利壁壘，并識别侵權風(fēng)險，保障技術(shù)能夠自(zì)由地運作(zuò)。通過FTO檢索，可(kě)以明确企業的産品在目标市場國(guó)家或地區是否會面臨侵犯他(tā)人(rén)專利權的風(fēng)險，同時可(kě)以根據檢索的結果制定相(xiàng)應的應對措施。

專利具有地域性，每個國(guó)家根據各自(zì)的專利法審查專利，在一個國(guó)家獲得(de)授權的專利，隻在該國(guó)家或地區有效，因此各專利通常在重點市場國(guó)家地區均有布局。産品在海外上市涉及多個國(guó)家，在任何一個國(guó)家均應排除專利侵權的可(kě)能，需要在每一個目标市場國(guó)家和地區進行專利檢索，以确定是否存在可(kě)能侵犯的專利權。爲了保證不侵犯任何一個現有專利權，需要檢索到所有可(kě)能侵犯其權利的專利。FTO檢索分(fēn)析通過全面而精确的檢索獲得(de)所有相(xiàng)關專利，在檢索到的相(xiàng)關專利中篩選出高相(xiàng)關專利，根據目标市場國(guó)家和地區的法律判斷産品的侵權風(fēng)險。

在檢索階段，通過商業數據庫進行檢索，針對産品進行檢索要素的提取，并對檢索要素進行關鍵詞和分(fēn)類号的全面擴展，構建檢索式。在篩選階段，根據技術(shù)相(xiàng)關性及權利要求保護範圍篩選出高相(xiàng)關專利。在侵權判定過程中，将産品特征與高相(xiàng)關專利的權利要求中的技術(shù)特征一一對比，确定相(xiàng)同和不同之處，根據侵權判定原則判斷侵權風(fēng)險的高低。專利語言對普通技術(shù)人(rén)員(yuán)而言較爲晦澀；各個國(guó)家的法律不盡相(xiàng)同，侵權判定原則存在差異，判定主體(tǐ)需要熟知各個國(guó)家法律規定的侵權判定原則。FTO檢索分(fēn)析流程及應對策略如(rú)圖3所示。

圖3 FTO檢索分(fēn)析流程及應對策略

FTO檢索分(fēn)析涉及技術(shù)分(fēn)析和法律判定，是一項專業性較強的工(gōng)作(zuò)，通常在代理(lǐ)機(jī)構的協助下進行。代理(lǐ)機(jī)構提供檢索報告，在檢索報告中标定出高相(xiàng)關專利，以及産品相(xiàng)對于專利的侵權風(fēng)險高低。企業根據檢索報告獲得(de)可(kě)能侵犯其專利權的專利信息，制定應對策略以避免陷入專利侵權訴訟，應對策略包括以下幾種：

規避設計(jì)：通過改進産品的設計(jì)方案，避開侵權專利的保護範圍。規避設計(jì)的方法包括：省略權利要求中的某些技術(shù)特征，改變權利要求中的某些技術(shù)特征，選擇專利權人(rén)在意見(jiàn)陳述過程中明确放(fàng)棄的技術(shù)方案或僅記載在說(shuō)明書(shū)中未在權利要求中保護的技術(shù)方案。

無效侵權專利：分(fēn)析目标專利的穩定性，如(rú)果穩定性不高，對該專利發起無效宣告請(qǐng)求。無效宣告請(qǐng)求可(kě)以在産品上市前發起，也可(kě)以在收到專利權人(rén)的專利侵權警告函後發起。

許可(kě)或收購(gòu)：與專利權人(rén)進行許可(kě)或收購(gòu)談判，以保證自(zì)由實施專利方案。主動進行許可(kě)或收購(gòu)談判與被訴後進行被動談判相(xiàng)比，企業能夠占據主動地位。

2．收購(gòu)專利，掃除障礙

在以上應對策略中，規避設計(jì)是首選，其本質是一種研發活動，通過借鑒現有專利，形成自(zì)己的專利技術(shù)。如(rú)果無法進行規避設計(jì)或規避設計(jì)成本較高，則考慮進行專利無效。如(rú)果目标專利穩定性較高或對目标專利技術(shù)需求迫切，則考慮進行專利的許可(kě)或收購(gòu)。

對于普通企業來(lái)說(shuō)，海外收購(gòu)專利可(kě)以減小研發成本，彌補技術(shù)短(duǎn)闆。想拓展海外市場，購(gòu)買專利甚至是一條捷徑。但(dàn)是專利收購(gòu)費用數額較大(dà)，而專利是一種無形資産，其權屬、有效性和價值等情況均需要深入調查才能确定，因此，在專利收購(gòu)中存在技術(shù)和法律等領域特定的風(fēng)險。企業在海外收購(gòu)專利之前，至少需要在技術(shù)層面和法律層面進行風(fēng)險排查。

• 技術(shù)方面：

專利匹配度：核實專利技術(shù)是否與需求的技術(shù)相(xiàng)匹配。對于防禦性收購(gòu)，技術(shù)匹配度一般較高。但(dàn)對于主動性收購(gòu)，應當根據企業需求來(lái)選擇目标專利，企業需求是填補技術(shù)空白(bái)，則選擇與自(zì)身(shēn)技術(shù)和知識産權互補性較強的專利；企業需求是增強技術(shù)優勢，則選擇與自(zì)身(shēn)技術(shù)和知識産權重合度高且有技術(shù)優勢的專利。

專利穩定性：核實專利是否正在或曾經處于侵權訴訟糾紛、涉及無效宣告程序或者是否有很大(dà)可(kě)能性被無效。雖然專利是經過審查後獲得(de)授權，但(dàn)是專利審查結果受審查員(yuán)工(gōng)作(zuò)時間、專業水平和檢索水平影(yǐng)響較大(dà)。無效合議(yì)審查的結果可(kě)能與實質審查的結果不同，如(rú)果專利的權利要求保護範圍與技術(shù)貢獻不匹配或者專利的撰寫存在錯誤，專利則可(kě)能被無效。

侵權風(fēng)險：核實專利是否具有侵犯他(tā)人(rén)專利權的風(fēng)險。擁有專利權并不代表不會侵犯他(tā)人(rén)專利權，實施在他(tā)人(rén)基礎專利上進行改進的包括基礎專利全部技術(shù)特征的從(cóng)屬專利，具有侵犯他(tā)人(rén)專利權的風(fēng)險。

可(kě)實施性：核實專利技術(shù)是否能夠獨立進行商業化生(shēng)産，是否依賴于其他(tā)技術(shù)。在專利實施過程中可(kě)能需要轉讓方的技術(shù)指導及服務，對于此種技術(shù)需求，應當約定在轉讓合同中。

專利價值評估：核實專利的價值，評估其在未來(lái)的收益是否與付出的費用和預期收益相(xiàng)符。

• 法律方面：

法律法規：各國(guó)對知識産權轉讓存在不同的限制，核實專利收購(gòu)行爲是否符合專利所屬國(guó)的技術(shù)進出口限制政策和反壟斷相(xiàng)關法律法規的規定。

專利時效性：核實專利是否處于有效狀态，以及距離(lí)有效期屆滿的時間。

專利地域性：核實專利同族是否覆蓋目标市場。專利具有地域性，隻在授權該專利的國(guó)家和地區有效。收購(gòu)的專利包括其所有同族，需要保證專利同族涵蓋産品的目标市場，如(rú)果有遺漏，需要考慮是否有可(kě)能以收購(gòu)的專利爲優先權，在遺漏的地區進行專利申請(qǐng)。

專利權屬：核實轉讓人(rén)是否爲專利權人(rén)，是否爲共有專利權人(rén)之一而不具備完全的處分(fēn)權，專利是否存在權屬糾紛。

專利許可(kě)：核實專利是否已進行許可(kě)或者質押，尤其是是否進行獨占許可(kě)，在獨占許可(kě)的前提下，專利權人(rén)無權實施專利。

圖4 海外專利收購(gòu)風(fēng)險排查要素圖

專利收購(gòu)中存在技術(shù)和法律層面的多重風(fēng)險，如(rú)圖4所示，如(rú)果不能全面評估風(fēng)險，可(kě)能會導緻重大(dà)損失。對專利風(fēng)險的評估專業性較強，企業在收購(gòu)專利之前最好通過第三方知識産權代理(lǐ)機(jī)構進行盡職調查，排除以上所有風(fēng)險，以保證以合理(lǐ)的價格獲取高質量專利。

三、重視技術(shù)研發，提升自(zì)身(shēn)水平

産品要想在市場上處于有利競争地位，需要具有核心技術(shù)。企業應當注重産品核心技術(shù)的研發。在研發階段進行專利分(fēn)析，了解技術(shù)發展現狀及趨勢、技術(shù)熱(rè)點空白(bái)點以及專利布局形勢，能夠助力研發。知已知彼，在全面了解技術(shù)現狀的基礎上進行高起點自(zì)主創新，培育核心技術(shù)，能夠提高企業的國(guó)際競争力。

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[1]新聞來(lái)源：人(rén)民(mín)網