職務發明創造糾紛中,如(rú)何判斷發明創造與本職工(gōng)作(zuò)或被分(fēn)配的任務“有關”?
時間: 2023-06-26 10 北京康瑞律師(shī)事(shì)務所 吳孟秋 閱讀(dú)量:

随着技術(shù)人(rén)才的流動愈加普遍且通常是流動到同業競争方,同時随着技術(shù)創新的發展以及知識産權保護意識的增強,專利權屬糾紛案件(jiàn)數量逐年(nián)增長(最高人(rén)民(mín)法院知識産權庭2022年(nián)全年(nián)新收專利民(mín)事(shì)二審案件(jiàn)中,專利權屬糾紛案件(jiàn)占比超過10%),而由此産生(shēng)的專利權屬糾紛中,職務發明創造糾紛是常見(jiàn)的類型。


關于職務發明創造,根據我國(guó)現行專利法及實施細則的規定,專利申請(qǐng)權及專利權應歸屬該單位,職務發明創造主要包括以下幾種: (一)在本職工(gōng)作(zuò)中作(zuò)出的發明創造;(二)履行本單位交付的本職工(gōng)作(zuò)之外的任務所作(zuò)出的發明創造;(三)退休、調離(lí)原單位後或者勞動、人(rén)事(shì)關系終止後1年(nián)内作(zuò)出的,與其在原單位承擔的本職工(gōng)作(zuò)或者原單位分(fēn)配的任務有關的發明創造。


雖然專利法及實施細則有上述規定,但(dàn)實踐中對于上述規定中的具體(tǐ)認定要件(jiàn)的解釋仍然存在争議(yì),尤其是上述第三項所涉及的糾紛通常是由技術(shù)人(rén)員(yuán)的離(lí)職所産生(shēng)的,如(rú)何認定發明創造與離(lí)職員(yuán)工(gōng)在原單位本職工(gōng)作(zuò)或者分(fēn)配任務“有關”?具體(tǐ)判斷标準及尺度如(rú)何适用?下文結合最高人(rén)民(mín)法院知識産權庭于2023年(nián)3月發布的一個案例進行介紹和分(fēn)析,在該案例中最高院對“有關”的認定需要考慮的因素進行了詳細論述。


在上訴人(rén)浙江C公司與被上訴人(rén)S公司、陳某、隆某等專利權屬糾紛案[1]中,C公司主張,訴争專利發明創造系陳某、隆某從(cóng)C公司離(lí)職後1年(nián)内作(zuò)出的與其二人(rén)在C公司承擔的本職工(gōng)作(zuò)或分(fēn)配的任務有關的發明創造,故訴争專利權應當歸屬于C公司。最高院認爲,判斷發明創造與離(lí)職員(yuán)工(gōng)在原單位承擔的本職工(gōng)作(zuò)或者被分(fēn)配的任務是否“有關”,既要注意維護原單位對确屬職務發明創造的科(kē)學技術(shù)成果享有的合法權利,鼓勵和支持創新驅動發展,也要注意避免将細則規定的“有關的發明創造”作(zuò)過于寬泛的解釋,導緻在沒有法律明确規定或者競業限制協議(yì)約定的情況下,不适當地限制研發人(rén)員(yuán)的正常流動,或者限制研發人(rén)員(yuán)在新的單位合法參與或開展新的技術(shù)研發活動。


具體(tǐ)而言,最高院認爲進行上述判斷時應綜合考慮以下因素:


一、訴争專利的具體(tǐ)情況,包括技術(shù)領域、所解決的技術(shù)問(wèn)題、發明目的和技術(shù)效果、權利要求限定的保護範圍、相(xiàng)對于現有技術(shù)的”實質性特點“等。分(fēn)析訴争專利發明創造的實質性特點或者改進思路(lù)是否已經體(tǐ)現于原單位技術(shù)方案中,或者說(shuō)訴争專利發明創造相(xiàng)對于原單位技術(shù)方案在技術(shù)思路(lù)上是否體(tǐ)現出延續性和傳承性。


本案中,C公司空氣濾清器的技術(shù)方案無論從(cóng)技術(shù)手段及技術(shù)效果來(lái)看(kàn)均未體(tǐ)現訴争專利區别于現有技術(shù)的發明點,因此訴争專利發明創造相(xiàng)對于C公司的技術(shù)方案在技術(shù)思路(lù)上并未體(tǐ)現出延續性和傳承性。


二、離(lí)職員(yuán)工(gōng)在原單位承擔的本職工(gōng)作(zuò)或原單位分(fēn)配的任務的具體(tǐ)内容,包括工(gōng)作(zuò)職責、權限,能夠接觸、控制、獲取的與訴争專利有關的技術(shù)信息等,以及訴争專利與離(lí)職員(yuán)工(gōng)承擔的本職工(gōng)作(zuò)或原單位分(fēn)配任務的關系。


本案中,陳某、隆某的工(gōng)作(zuò)崗位均不涉及空氣濾清器的具體(tǐ)研發,也未被分(fēn)配改進空氣濾清器的具體(tǐ)工(gōng)作(zuò)任務。雖然二人(rén)曾接觸過“空氣濾清器總成”相(xiàng)關圖紙,但(dàn)這些圖紙并未進一步披露具體(tǐ)的技術(shù)信息細節。因此,最高院認爲C公司關于訴争專利系其職務發明創造、訴争專利應歸屬其所有的訴請(qǐng)不能成立。


同時本案中最高院還(hái)指出,空氣濾清器爲汽車衆多零配件(jiàn)之一,且爲該領域常見(jiàn)的零配件(jiàn)。應适度把握”相(xiàng)關性“認定的尺度,如(rú)果按照(zhào)過于寬泛思路(lù)對涉及職務發明創造的權利歸屬進行認定,勢必相(xiàng)當于認爲離(lí)職員(yuán)工(gōng)隻要在離(lí)開原單位1年(nián)内作(zuò)出的涉及任一汽車零配件(jiàn)的發明創造都(dōu)應當然地認定爲原單位的職務發明創造,由此獲得(de)的專利權都(dōu)當然地歸屬原單位,這種思路(lù)無異于實質性剝奪了離(lí)職員(yuán)工(gōng)獨立發揮職業技能進行技術(shù)創新的機(jī)會,不适當地限縮了員(yuán)工(gōng)基于個人(rén)職業規劃重新作(zuò)出擇業選擇的正常流動空間,進而導緻在原單位、離(lí)職員(yuán)工(gōng)以及離(lí)職員(yuán)工(gōng)新任職單位三者之間出現明顯的利益失衡,顯然并不足取。


在以往的司法實踐中,關于“有關”的判斷标準和尺度并不統一。通過該案,最高院細化了判斷标準,明确了判斷的尺度,即不能按照(zhào)技術(shù)領域相(xiàng)關這種過于寬泛思路(lù)對涉及職務發明創造的權利歸屬進行認定,而應綜合考慮發明人(rén)在原單位的工(gōng)作(zuò)内容及在原單位接觸相(xiàng)關技術(shù)方案并将其帶到新單位申請(qǐng)專利的可(kě)能性,同時應該考慮原單位、離(lí)職員(yuán)工(gōng)以及離(lí)職員(yuán)工(gōng)新任職單位三者之間的利益平衡。雖然我國(guó)司法并非判例法體(tǐ)系,但(dàn)上述判斷的思路(lù)對後續類似案件(jiàn)具有一定的參照(zhào)和借鑒意義。


參考文獻:[1] (2022)最高法知民(mín)終1229号判決書(shū)

關鍵詞: 職務發明創造,發明創造,專利,技術(shù)方案
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