專利侵權判定之“禁止反悔原則”,你(nǐ)用對了嗎(ma)?
時間: 2019-08-07 11 菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司 吳孟秋 閱讀(dú)量:

何爲禁止反悔原則?

 

禁止反悔原則,也稱“禁反言(estoppel)”,主要指專利權人(rén)在專利授權确權過程中,若爲了滿足授權要求而對權利要求的範圍進行了限縮性修改或陳述,則在主張專利權時,不得(de)将通過該限縮而放(fàng)棄的内容重新納入專利權的保護範圍。該原則是對專利侵權判定的另一原則“等同原則”的重要限制,即法院在适用在“等同原則”判定是否侵權時,應當先适用該原則,目的在于“敦促當事(shì)人(rén)在訴訟活動中誠實守信,避免當事(shì)人(rén)在行政授權确權程序和侵權民(mín)事(shì)訴訟中對權利要求作(zuò)出不一緻的解釋。通過适用禁止反悔原則對等同範圍予以必要的限制,可(kě)以合理(lǐ)地确定專利權的保護範圍,維持專利權人(rén)與被訴侵權人(rén)以及社會公衆之間的利益平衡”。

 

禁止反悔原則是專利侵權判定過程中普遍适用的法律規則之一,屬于國(guó)際通行規則,例如(rú)在英、美、日(rì)、德等國(guó)家的專利侵權訴訟中均有對應的适用此規則的法律規定。在中國(guó)的相(xiàng)關法律法規中也對其做出了具體(tǐ)的規定,《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋》第六條規定:“專利申請(qǐng)人(rén)、專利權人(rén)在專利授權或者無效宣告程序中,通過對權利要求、說(shuō)明書(shū)的修改或者意見(jiàn)陳述而放(fàng)棄的技術(shù)方案,權利人(rén)在侵犯專利權糾紛案件(jiàn)中又将其納入專利權保護範圍的,人(rén)民(mín)法院不予支持。”

 

禁止反悔原則如(rú)何适用?

 

那麽是不是隻要是在授權确權程序中專利權人(rén)對權利要求進行了限縮性修改或陳述,就(jiù)一定會導緻在後續主張權利過程中适用禁止反悔原則呢(ne)?下面我們通過一個具體(tǐ)案例來(lái)更好的理(lǐ)解禁止反悔原則在侵權訴訟案中的适用。

 

篇幅所限,此處隻選取此案例中與禁止反悔原則适用問(wèn)題相(xiàng)關的主要部分(fēn)。

 

專利權人(rén)天津聯力化工(gōng)有限公司(以下簡稱聯力公司)訴被告浙江福瑞德化工(gōng)有限公司(以下簡稱福瑞德公司)侵害發明專利權糾紛一案,北京知識産權法院認定被訴侵權産品落入權利要求1的保護範圍,判決被告福瑞德公司賠償聯力公司經濟損失880萬元。被告福瑞德公司不服一審判決,向北京高院提起上訴。

 

北京高院二審支持了一審判決,同時認爲福瑞德公司不能證明聯力公司在無效宣告行政程序中的相(xiàng)關陳述對涉案專利權的有效性已經産生(shēng)了實質性的影(yǐng)響,因此,在本案中不适用禁止反悔原則。被告不服北京高院的判決,向最高院申請(qǐng)再審。

 

最高院對福瑞德公司有關權利要求1中的“料位開關”應适用禁止反悔原則的主張能否成立進行了審查:

 

本案中,聯力公司在涉案專利授權前,對權利要求1進行了修改,在其中增加了技術(shù)特征“料位開關”。福瑞德公司主張該修改方式導緻涉案專利被維持有效,應适用禁止反悔原則,不能在侵權訴訟中再就(jiù)“料位開關”适用等同原則,即不應将技術(shù)方案A中用壓力檢測來(lái)判斷鋁粉是否已經排空的技術(shù)特征,認定爲與“料位開關”等同的技術(shù)特征。

  

最高院認爲:

 

首先,在發明專利授權确權程序中,專利申請(qǐng)人(rén)有權依法提交意見(jiàn)陳述或修改權利要求。專利申請(qǐng)人(rén)在修改權利要求時增加新的技術(shù)特征,并主張修改後的技術(shù)方案是非顯而易見(jiàn)的,是專利審查實踐中的常見(jiàn)情形。雖然在權利要求中增加技術(shù)特征會進一步限定專利權的保護範圍,導緻權利要求的保護範圍發生(shēng)變化,但(dàn)在沒有其他(tā)證據證明權利人(rén)通過修改或者意見(jiàn)陳述“放(fàng)棄”特定技術(shù)方案的情況下,不能僅僅由于在權利要求中增加技術(shù)特征,導緻權利要求的保護範圍進一步限縮,就(jiù)認定權利人(rén)完全“放(fàng)棄”了與該技術(shù)特征等同的其他(tā)所有技術(shù)特征,不能再就(jiù)增加的技術(shù)特征主張适用等同原則。如(rú)此,會導緻以增加技術(shù)特征的方式修改的權利要求的保護範圍受到過度限制,被訴侵權人(rén)極易通過技術(shù)特征的修改、替換來(lái)規避侵權,導緻權利人(rén)與社會公衆的利益失衡。這樣既與禁止反悔原則的目的不符,也與專利法保護專利權人(rén)的合法權益,鼓勵發明創造的立法目的不相(xiàng)适應。

 

其次,關于禁止反悔原則的舉證責任問(wèn)題,《最高人(rén)民(mín)法院關于審理(lǐ)侵犯專利權糾紛案件(jiàn)應用法律若幹問(wèn)題的解釋(二)》第十三條規定:“權利人(rén)證明專利申請(qǐng)人(rén)、專利權人(rén)在專利授權确權程序中對權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及附圖的限縮性修改或者陳述被明确否定的,人(rén)民(mín)法院應當認定該修改或者陳述未導緻技術(shù)方案的放(fàng)棄”。

 

根據該規定,在權利人(rén)作(zuò)出了限縮性修改或者陳述的情況下,在認定是否适用禁止反悔原則時,應當查明權利人(rén)是否通過“限縮性修改或者陳述”導緻“放(fàng)棄”了特定的技術(shù)方案,而不僅僅是考慮“限縮性修改或者陳述”是否對專利權的效力産生(shēng)實質性影(yǐng)響。因此,被訴侵權人(rén)主張适用禁止反悔原則的,應舉證證明權利人(rén)“限縮性修改或者陳述”的具體(tǐ)情形,以及是否權利人(rén)因此放(fàng)棄了“被訴侵權技術(shù)方案”。而權利人(rén)主張“未導緻技術(shù)方案的放(fàng)棄”,不适用禁止反悔原則的,則應由權利人(rén)就(jiù)“限縮性修改或者陳述被明确否定”承擔舉證責任。本案中,二審法院以“福瑞德公司不能證明聯力公司在無效宣告行政程序中的相(xiàng)關陳述對涉案專利權的有效性已經産生(shēng)了實質性的影(yǐng)響”爲由,認爲“在本案中不适用禁止反悔原則”,适用法律有所不當,最高院予以糾正。

 

本案中,雖然權利人(rén)在實質審查過程中修改權利要求1時增加了“料位開關”,涉案專利權最終被維持有效。但(dàn)在無效程序中,并無證據證明權利人(rén)通過上述修改以及意見(jiàn)陳述,放(fàng)棄了對通過壓力檢測來(lái)确定是否排空鋁粉的技術(shù)方案主張等同侵權。因此,對于福瑞德公司有關本案應适用禁止反悔原則,不能再認定“料位開關”與技術(shù)方案A中的壓力檢測構成等同的主張,最高院不予支持。

 

敲黑(hēi)闆,劃重點啦!

 

通過上述最高院在案例可(kě)以明确,确定禁止反悔原則的适用關鍵是看(kàn)是否有證據證明專利權人(rén)是否在授權确權過程中的修改或陳述中導緻了技術(shù)方案的放(fàng)棄,具體(tǐ)而言:


1.若在專利授權确權程序中對權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)及附圖的限縮性修改或者陳述被明确否定的,應當認定該修改或者陳述未導緻技術(shù)方案的放(fàng)棄。

 

2.主張适用禁止反悔原則的一方,應舉證證明權利人(rén)“限縮性修改或者陳述”的具體(tǐ)情形,以及是否權利人(rén)因此放(fàng)棄了“被訴侵權技術(shù)方案”。而權利人(rén)主張“未導緻技術(shù)方案的放(fàng)棄”,不适用禁止反悔原則的,則應由權利人(rén)就(jiù)“限縮性修改或者陳述被明确否定”承擔舉證責任。


關鍵詞: 專利侵權
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