摘要

近年(nián)來(lái)，醫藥企業的專利侵權訴訟逐年(nián)增加，使得(de)藥品在上市的過程中接連碰壁。要改變這種局面，就(jiù)必須通過自(zì)由實施（Freedom To Operate，FTO）專利檢索與分(fēn)析來(lái)評估專利侵權風(fēng)險，基于評估結果做出應對策略，降低涉訴風(fēng)險。

正文

醫藥領域的FTO專利檢索與FTO侵權分(fēn)析的目标是盡可(kě)能全面、準确地發現藥品可(kě)能存在侵權風(fēng)險的障礙專利，從(cóng)而有效防範法律風(fēng)險。FTO專利檢索與分(fēn)析是一個多環節相(xiàng)互聯系的過程，通常包括專利檢索、專利篩選、專利侵權分(fēn)析、結論與建議(yì)等步驟，下文将對其進行詳細介紹。

一、醫藥行業何時進行FTO

1．藥品立項之前或研發過程中

該階段進行FTO調查，能夠幫助藥企了解藥品的專利情況，給藥品立項或者研發提供指導性的方向意見(jiàn)和建議(yì)。但(dàn)由于此階段的藥品設計(jì)方案尚未成型，其FTO調查并不會非常具有針對性。

2．藥品研發完成後上市之前

該階段進行FTO調查，能夠幫助藥企了解藥品的上市時間和上市區域。由于此階段藥品設計(jì)方案已基本完成，其FTO調查往往非常具有針對性。

3．藥企的融資并購(gòu)或藥品的許可(kě)轉讓

在藥企的融資或并購(gòu)過程中，FTO調查主要用于幫助投資方或并購(gòu)方評估藥品的價值及交易風(fēng)險；而在藥品的許可(kě)或轉讓時，FTO調查主要用于幫助藥品的被許可(kě)方評估藥品的價值及相(xiàng)關交易風(fēng)險。

二、FTO專利檢索

FTO專利檢索是查全性檢索，如(rú)果專利檢索不全面，就(jiù)會增加一定的侵權風(fēng)險，因此保證檢索式命中風(fēng)險專利的全面性是至關重要的。

對于化學藥品來(lái)說(shuō)，影(yǐng)響藥品自(zì)由實施的專利有可(kě)能包括化合物、鹽型、晶型、制備方法、用途、聯合用藥和劑型等。化學領域的專利或專利申請(qǐng)的權利要求有時會使用化合物的上位概念來(lái)撰寫，故專利檢索時要考慮合理(lǐ)的上位概念，比如(rú)目标藥品是一種EGFR抑制劑，在進行FTO專利檢索時可(kě)以使用EGFR作(zuò)爲關鍵詞進行檢索。此外，由于化學領域使用關鍵詞檢索有一定的局限性，所以還(hái)要結合結構式進行專利檢索。

對于生(shēng)物藥來(lái)說(shuō)，影(yǐng)響藥品自(zì)由實施的專利有可(kě)能包括抗原、靶點、表位、核酸、蛋白(bái)質、表達載體(tǐ)、表達細胞、制備方法、用途、聯合用藥和劑型等。生(shēng)物領域的專利或專利申請(qǐng)的權利要求有時會使用家族、配體(tǐ)、受體(tǐ)等相(xiàng)關名稱或上位概念來(lái)撰寫，故專利檢索時要多方面考慮其合理(lǐ)的上位概念。除使用關鍵詞外，生(shēng)物領域的FTO專利檢索還(hái)要結合序列進行檢索。

1．藥品基本信息檢索

在使用專門(mén)的檢索工(gōng)具進行專利檢索之前，通常要使用藥品一般信息檢索工(gōng)具檢索藥物的基本信息，包括藥品的中英文名稱、中英文擴展名稱、中英文商品名、化學結構式、生(shēng)物序列、分(fēn)子式、CAS号、靶點和适應症等。常用的藥品一般信息檢索途徑包括公司官網、Google、FDA、NMPA、Drugfuture、DrugBank、PubChem和Adis Insight等。

2．專利檢索數據庫選擇

根據專利檢索的目标國(guó)和藥品的種類來(lái)确定檢索數據庫。一般來(lái)講，如(rú)果是基于英文關鍵詞和申請(qǐng)人(rén)等信息進行檢索，建議(yì)使用國(guó)外商業專利數據庫Thomson Innovation、Total Patent或PatBase等；如(rú)果是基于純中文的關鍵詞或申請(qǐng)人(rén)等信息進行專利檢索，建議(yì)使用SIPO提供的數據庫或者中國(guó)知識産權出版社推出的CNIPR數據庫等；如(rú)果是對化合物的結構進行專利檢索，一般使用Scifinder檢索工(gōng)具；如(rú)果是對生(shēng)物序列進行檢索，一般使用SNT、GenomeQuest或NCBI中的BLAST等檢索工(gōng)具。

3．專利檢索要素表

專利檢索要素表一般包括中文關鍵詞、英文關鍵詞、專利分(fēn)類号、化學結構、生(shēng)物序列、申請(qǐng)人(rén)和發明人(rén)等。

需要注意的是，由于專利侵權風(fēng)險的描述方式不一定是大(dà)家熟知的關鍵詞，故關鍵詞的擴展除了在藥品的一般信息中獲取外，還(hái)要在閱讀(dú)專利文獻的過程中進行補充。對于分(fēn)類号的确定，一般采用統計(jì)的方法進行比較來(lái)确定，同時在閱讀(dú)專利文獻的過程中，還(hái)要關注相(xiàng)關性較高專利文獻的分(fēn)類号，看(kàn)之前确定的分(fēn)類号是否有遺漏，如(rú)有遺漏進行補充。

4．構建檢索式

在構建檢索式時，往往采用多種專利檢索方式，從(cóng)而能更好地保證檢索的全面性。首先要使用藥品相(xiàng)關的關鍵詞進行檢索，當發現專利檢索結果中出現大(dà)量不相(xiàng)關的幹擾專利時，除了要調整關鍵詞外，還(hái)要使用分(fēn)類号進一步限定；其次要使用特定的數據庫對化學結構或生(shēng)物序列進行檢索；最後還(hái)要使用申請(qǐng)人(rén)和發明人(rén)進行補充專利檢索。

三、FTO專利篩選

專利篩選可(kě)以通過兩個階段來(lái)進行，初步篩選和精确篩選。在初步篩選時，一般采用反向排除法，即将明顯不相(xiàng)關的專利排除掉，相(xiàng)關性存疑的專利全部保留，此時可(kě)不考慮專利的保護範圍和版本。在精确篩選時，将初步篩選列表中的獨立權利要求所保護的技術(shù)方案與技術(shù)事(shì)實作(zuò)比對，從(cóng)整體(tǐ)上判斷技術(shù)的相(xiàng)關性，篩選出高相(xiàng)關的專利。

值得(de)注意的是，對于中國(guó)的FTO專利檢索，可(kě)以通過申請(qǐng)日(rì)和法律狀态進行篩選排除，申請(qǐng)日(rì)距今已超過20年(nián)的專利或專利申請(qǐng)，或者是失效的專利都(dōu)可(kě)以排除在外。而對于國(guó)外的FTO專利檢索，切記不要基于申請(qǐng)日(rì)加20年(nián)來(lái)判斷是否過期，篩選前要了解各個國(guó)家或地區的專利到期日(rì)計(jì)算方法後再做判斷。例如(rú)美國(guó)藥品專利申請(qǐng)，存在兩種藥品延長保護期限制度（PTA+PTE），具體(tǐ)的專利到期日(rì)可(kě)通過橙皮書(shū)或USPTO進行查詢。

四、專利侵權分(fēn)析

專利侵權分(fēn)析主要包括權利要求技術(shù)特征拆分(fēn)、權利要求保護範圍确定、目标藥品技術(shù)特征拆分(fēn)以及侵權比對分(fēn)析。

1．權利要求技術(shù)特征拆分(fēn)

分(fēn)析獨立權利要求類型及權項之間的關系，拆分(fēn)各獨立權利要求中的技術(shù)特征，并将劃分(fēn)出的技術(shù)特征進行編号，以便于後續的專利侵權比對分(fēn)析。

2．權利要求保護範圍确定

首先通過目标專利公開文檔中的背景技術(shù)、說(shuō)明書(shū)等掌握權利要求中特定技術(shù)特征的具體(tǐ)含義；其次通過各國(guó)專利局的官方網站(zhàn)調取目标專利的審查檔案，包括審查意見(jiàn)通知書(shū)、申請(qǐng)人(rén)答複意見(jiàn)書(shū)、複審檔案、無效請(qǐng)求書(shū)、無效決定書(shū)等，研究目标專利在确權或維權過程中的答複文件(jiàn)，确定申請(qǐng)人(rén)或專利權人(rén)對技術(shù)特征的解釋及對保護範圍的影(yǐng)響，判斷是否有禁止反悔原則的适用空間；最後通過研讀(dú)專利說(shuō)明書(shū)中的各個實施例，分(fēn)析所有實施例與權利要求之間的關系，判斷是否有捐獻原則的适用空間。

3．目标藥品技術(shù)特征拆分(fēn)

結合藥品結構、适應症、制備方法等資料信息，确定目标藥品中與目标專利所對應的技術(shù)特征，并對其進行編号，以便于後續專利侵權比對分(fēn)析。

4．專利侵權比對分(fēn)析

以列表的形式分(fēn)别将目标專利和目标藥品的技術(shù)特征進行一一比對，并說(shuō)明每對技術(shù)特征的比對結論及簡要理(lǐ)由，根據“全面覆蓋原則”和“等同原則”進行專利侵權風(fēng)險的分(fēn)析判斷，綜合分(fēn)析判斷結果來(lái)确定目标藥品是否落入目标專利的保護範圍。

由于化合物專利相(xiàng)較于其他(tā)專利有其獨特性，下面将具體(tǐ)介紹化合物專利侵權判定的一些基本原則。

1）如(rú)果目标專利保護的是化學名稱，則該化學名稱可(kě)能對應一類化合物，也可(kě)能對應一種化合物。當對應一類化合物時，目标藥品隻要是其中的一種，即可(kě)被認定爲落入目标專利的保護範圍；當對應一種化合物時，目标藥品是該種化合物時，才會被認定爲落入目标專利的保護範圍。

2）如(rú)果目标專利保護的是化合物的結構式，則應重點關注其各種官能團、分(fēn)子立體(tǐ)構型等要素。當各種官能團發生(shēng)任何原子層面上的微小變化，即可(kě)被認定爲不具有侵權風(fēng)險，因爲官能團任何變化都(dōu)會導緻另外一種物質的産生(shēng)。此外，分(fēn)子立體(tǐ)構型的變化也會導緻不同的保護範圍，當目标專利權利要求具體(tǐ)保護了某種分(fēn)子立體(tǐ)構型時，該立體(tǐ)構型之外的其他(tā)分(fēn)子構型則不具有專利侵權風(fēng)險。

3）如(rú)果目标專利保護的是化合物的分(fēn)子式，那麽其各種異構體(tǐ)均具有專利侵權風(fēng)險，如(rú)果目标藥品的分(fēn)子式與目标專利權利要求的分(fēn)子式發生(shēng)原子層面的變化，則不具有專利侵權風(fēng)險。

五、結論與建議(yì)

根據專利侵權分(fēn)析結果，如(rú)果存在高風(fēng)險專利，則應制定應對策略避免制藥企業陷入專利侵權訴訟或交易糾紛的風(fēng)險。一般應對策略包括以下幾種方式。

1．規避設計(jì)

改進藥品相(xiàng)關的設計(jì)方案，避開侵權專利的保護範圍。通常來(lái)講，化合物專利和适應症專利一般無法規避，而晶型專利、制劑專利、制備方法專利等則可(kě)有效規避。針對晶型專利，建議(yì)客戶通過新晶型的開發，在确保新晶型與原晶型的藥物生(shēng)物等效的情況下，進行有效規避。針對制劑專利，可(kě)以通過減少或改變輔料種類或比例等，進行有效規避。針對制備方法專利，可(kě)以通過改變合成路(lù)線或反應條件(jiàn)等，進行有效規避。

2．無效障礙專利

對于難以進行規避設計(jì)，而專利穩定性或可(kě)專利性較差的專利或專利申請(qǐng)，建議(yì)提交無效宣告請(qǐng)求或者第三方公衆意見(jiàn)。一般來(lái)講，藥物的晶型專利、劑型專利和治療方法專利的被無效的可(kě)能性較大(dà)。

3．等待障礙專利到期

針對保護力度較強且無法規避的專利，例如(rú)化合物專利，一般建議(yì)直接等待障礙專利到期。需要注意的是，化合物專利到期日(rì)一般以在後申請(qǐng)的具體(tǐ)化合物專利來(lái)計(jì)算，因此應重點關注具體(tǐ)化合物的到期時間。

4．許可(kě)或轉讓

對于專利難以規避而專利權人(rén)有可(kě)能進行許可(kě)或者轉讓的情形，例如(rú)專利權人(rén)是大(dà)學，或者主營業務與專利方向不同的，建議(yì)可(kě)以進行專利許可(kě)或者轉讓的談判，以保證自(zì)由實施專利方案。

結語

從(cóng)上面的分(fēn)析可(kě)以看(kàn)出，無論是FTO專利檢索要素的表達、專利檢索數據庫的選擇、檢索式的制定和專利檢索結果的篩選，還(hái)是相(xiàng)關專利侵權分(fēn)析，都(dōu)需要專利分(fēn)析人(rén)員(yuán)耐心細緻的工(gōng)作(zuò)，從(cóng)而才能更好地評估醫藥企業在藥品研發、上市、許可(kě)或是醫藥企業融資、并購(gòu)過程中存在的潛在風(fēng)險。

參考文獻：

1. 韓羽楓. 侵權判定原則在化合物專利案件(jiàn)中的适用[J]. 商法專欄: 知識産權訴訟與執行, 2014, (10): 62-63.

2. 路(lù)炜, 肖滬衛. 專利侵權檢索與分(fēn)析報告的規範研究[J].圖書(shū)情報工(gōng)作(zuò),7714 2008,52(2):73-73.

3. 龍克文. 企業專利信息利用和防侵權檢索分(fēn)析[J]. 中外企業家, 2013 (10): 12.

4. 王吉霞. 專利防侵權調查的檢索方法探究[J]. 現代情報, 2014, 34(6): 95-98.

5. What is a freedom to operate (FTO) or infringement search?

6. IP and Business: Launching a New Product: freedom to operate. WIP0.