作(zuò)者：
菏澤開發區冠博知識産權代理有限公司　吳貴明
美國(guó)Cantor Colburn律師(shī)所 Daniel Drexler

近二十年(nián)來(lái)，随着中國(guó)經濟實力的大(dà)幅提升、中國(guó)制造産品質量的穩步提高，越來(lái)越多的中國(guó)企業将目标瞄向了海外國(guó)際市場，不少中國(guó)企業的産品進入了美國(guó)市場。相(xiàng)應地，起保駕護航作(zuò)用的中國(guó)企業在美國(guó)的專利申請(qǐng)也越來(lái)越多。2015年(nián)度，來(lái)自(zì)中國(guó)向美國(guó)提交的發明專利申請(qǐng)達到21,386件(jiàn)，獲得(de)授權的發明專利爲8,116件(jiàn)。爲了及時保護企業的自(zì)主知識産權，在市場競争中處于有利地位，中國(guó)企業往往希望在美國(guó)提交的專利申請(qǐng)能盡快(kuài)獲得(de)授權保護，以在市場競争中占據有利地位。那麽在美國(guó)的專利制度框架下，有可(kě)能快(kuài)速獲得(de)專利授權嗎(ma)？我們需要從(cóng)美國(guó)目前的專利審查流程制度說(shuō)起。

一、美國(guó)專利申請(qǐng)審查流程

首先我們來(lái)了解下美國(guó)專利申請(qǐng)從(cóng)遞交新申請(qǐng)到專利授權的整個流程，如(rú)下圖１所示。

圖１　美國(guó)專利申請(qǐng)審查流程

從(cóng)上圖可(kě)以看(kàn)出，美國(guó)專利申請(qǐng)從(cóng)向美國(guó)專利商标局（USPTO）提交新申請(qǐng)到獲得(de)授權，大(dà)緻經曆申請(qǐng)人(rén)提交申請(qǐng)、USPTO發出非最終駁回審查意見(jiàn)通知書(shū)、申請(qǐng)人(rén)提出答辯或對申請(qǐng)文件(jiàn)進行修改、USPTO發出最終駁回審查意見(jiàn)通知書(shū)（FOA）、申請(qǐng)人(rén)對最終駁回進行答辯或修改、USPTO給出建議(yì)書(shū)、申請(qǐng)人(rén)請(qǐng)求繼續審查（RCE）或提起上訴（Appeal）或提起繼續申請(qǐng)等程序。一般而言，從(cóng)申請(qǐng)人(rén)遞交專利申請(qǐng)到最終獲得(de)授權需要2-3年(nián)左右的時間。

那麽，在美國(guó)審查制度下有辦法能大(dà)幅縮短(duǎn)審查時間而快(kuài)速獲得(de)專利授權嗎(ma)？答案是肯定的。爲了滿足專利申請(qǐng)人(rén)盡快(kuài)獲得(de)專利授權的實際需求，USPTO提供了多種途徑供專利申請(qǐng)人(rén)選擇使用，以使其專利申請(qǐng)能盡快(kuài)獲得(de)授權。這些途徑要麽是借用了與其他(tā)國(guó)家或地區專利局之間的雙邊或多邊合作(zuò)協議(yì)這一通道；要麽是通過專利申請(qǐng)人(rén)自(zì)己去(qù)做一些功課作(zuò)業并提供給USPTO參考；要麽是通過繳納一筆不菲的額外官費等來(lái)推動并加快(kuài)專利申請(qǐng)審查進程。這些能加快(kuài)專利申請(qǐng)授權進程的途徑主要包括：專利審查高速路(lù)（Patent Prosecution Highway, PPH）、加快(kuài)審查程序（Accelerated Examination, AE）、優先審查程序（Prioritized Examination, PE）、審查前會晤（First Action Interview Pilot, FAIP）、駁回後重審（After Final Consideration Program, AFCP）、審查後程序（Post-Prosecution Pilot, P3 ）、上訴前會商（Pre-Appeal Brief Conference）等。請(qǐng)記住這兒出現的以及前面出現過的一些名詞英文字母縮寫，我們在後面将會多次用到。

二、美國(guó)專利申請(qǐng)加快(kuài)審查程序

下面我們逐一對上面提到的這些加快(kuài)途徑的使用條件(jiàn)及其優缺點進行具體(tǐ)介紹。

１、專利審查高速路(lù)（Patent Prosecution Highway, PPH）

隻要一件(jiàn)專利申請(qǐng)的同族專利申請(qǐng)在另一國(guó)家或地區專利局（這些國(guó)家或地區專利局與美國(guó)專利商标局簽訂有試點PPH協議(yì)）獲得(de)了有利的審查結果，與該專利申請(qǐng)相(xiàng)對應的美國(guó)專利申請(qǐng)在美國(guó)即适用PPH。例如(rú)，隻要相(xiàng)應的中國(guó)國(guó)家知識産權局（SIPO）對一件(jiàn)發明專利申請(qǐng)作(zuò)出了授權決定或指出某一項權利要求可(kě)以授權，則此結果可(kě)作(zuò)爲在美國(guó)同族專利申請(qǐng)提起加快(kuài)審查的依據。又例如(rú)，一項國(guó)際專利申請(qǐng)（PCT）獲得(de)有利的書(shū)面審查意見(jiàn)，或者新穎性與創造性方面肯定的國(guó)際檢索報告，都(dōu)可(kě)以用于将其對應的美國(guó)國(guó)家階段申請(qǐng)走審查高速路(lù)，以縮短(duǎn)審查時間而盡快(kuài)獲得(de)專利授權。

此途徑的特點：不需要官費！隻需要代理(lǐ)律師(shī)做很少量的工(gōng)作(zuò)，具有很高的接受率。截止2017年(nián)1月31日(rì):　已有43,426 件(jiàn)PPH申請(qǐng)提交到USPTO，其中36,547件(jiàn)獲得(de)批準，比例高達84.2%。另一方面，走PPH通道的美國(guó)專利申請(qǐng)有更高的專利授權率，平均發出的審查意見(jiàn)通知書(shū)（OA）更少，相(xiàng)對非PPH案件(jiàn)減少了RCE率, 以及上訴（Appeal）率。

可(kě)見(jiàn)通過PPH來(lái)加快(kuài)授權的優點是費用很低、程序簡單，及高通過率。而其缺點在于不适用于已走其他(tā)程序（例如(rú)下面将介紹的AE和PE）案件(jiàn)的加快(kuài)審查。因此，當已經獲得(de)其他(tā)國(guó)家或地區專利局的有利審查結果且不希望走其他(tā)形式的加快(kuài)程序時，優選在美國(guó)走PPH加快(kuài)途徑。

２、加快(kuài)審查程序（Accelerated Examination, AE）

加快(kuài)審查程序（AE）簡單地說(shuō)就(jiù)是專利申請(qǐng)人(rén)爲了讓其專利申請(qǐng)盡快(kuài)進入審查程序，自(zì)己去(qù)做一些原本由專利審查員(yuán)要做的工(gōng)作(zuò)，以縮短(duǎn)整個審查流程。專利申請(qǐng)人(rén)需要做現有技術(shù)檢索，并向USPTO提交請(qǐng)求文件(jiàn)，包括相(xiàng)應檢索結果及本申請(qǐng)權利要求與現有技術(shù)相(xiàng)比具有顯著區别的陳述意見(jiàn)。USPTO批準同意後，該申請(qǐng)即進入加快(kuài)審查程序。審查目标是自(zì)申請(qǐng)日(rì)起12個月内完成對該專利申請(qǐng)案的審查，從(cóng)提出申請(qǐng)到獲得(de)授權的AE平均審查時間爲10.75個月！

AE程序需要繳納的官費爲0，美國(guó)代理(lǐ)律師(shī)費約,000 - ,000，這取決于案件(jiàn)的複雜程度。如(rú)果由中國(guó)企業申請(qǐng)人(rén)或中國(guó)專利代理(lǐ)機(jī)構完成現有技術(shù)檢索、分(fēn)析檢索結果、準備AE請(qǐng)求文件(jiàn)，則可(kě)以大(dà)幅降低美國(guó)律師(shī)方面收取的費用。

優點：費用與其他(tā)途徑（例如(rú)PE）相(xiàng)比，相(xiàng)對較低；專利申請(qǐng)人(rén)可(kě)以控制審查過程與産生(shēng)的費用；USPTO不限制每年(nián)接受的AE申請(qǐng)量（不同于PE）；高授權率, 接近80%。其缺點在于：需要提供大(dà)量實質性的請(qǐng)求文件(jiàn)；潛在的較高費用成本；可(kě)能會産生(shēng)禁反悔審查曆史文件(jiàn)；必須在提交專利申請(qǐng)時提出，進入專利申請(qǐng)審查階段則不能提起AE。因此，對于中國(guó)企業具有高度優先地位的案件(jiàn)，可(kě)以提起AE，尤其是當已經做了現有技術(shù)檢索和/或相(xiàng)應的PCT、EP、及中國(guó)專利申請(qǐng)已經開始進入審查時。

值得(de)一提的是，根據美國(guó)聯邦法規第37編（CFR）1.102的規定，專利申請(qǐng)人(rén)還(hái)可(kě)以依身(shēn)體(tǐ)健康原因或年(nián)齡原因（超過65歲）而請(qǐng)求免費加快(kuài)審查（是不是很人(rén)性化？）。或者以申請(qǐng)專利的主題爲環境保護、能源發展與保護等而要求USPTO免費加快(kuài)審查。

３、優先審查程序（Prioritized Examination, PE）

優先審查程序（PE）的目标是對同意進入優先審查程序的專利申請(qǐng)案件(jiàn)在12個月内完成授權或最終駁回。請(qǐng)求優先審查程序需要向USPTO提交簡單的請(qǐng)求書(shū)并繳納官費00（費用很高喲！），但(dàn)不需要申請(qǐng)人(rén)作(zuò)檢索或實質性分(fēn)析。這就(jiù)等于你(nǐ)花上一筆錢，USPTO就(jiù)把你(nǐ)的申請(qǐng)案從(cóng)待審查的大(dà)池子裡(lǐ)抽出來(lái)優先處理(lǐ)而不需要排隊等待，且你(nǐ)可(kě)以做甩手掌櫃而不用做任何實質性的工(gōng)作(zuò)。從(cóng)USPTO同意請(qǐng)求到發出第一次審查意見(jiàn)（OA）約爲2個月；從(cóng)同意請(qǐng)求到作(zuò)出最終審查決定，約6個月；從(cóng)同意請(qǐng)求到獲得(de)專利授權約5個月。根據截止2016年(nián)9月份數據的統計(jì)得(de)出的對PE程序案件(jiàn)最終審查結果爲：最終駁回占45.2%；授權占44.6%；放(fàng)棄占2.8%；上訴占（Appeal）7.4%。

PE的優點：簡單提交請(qǐng)求、有效快(kuài)速跟蹤，既可(kě)在提交專利申請(qǐng)時提也可(kě)在進入審查階段後提。其缺點爲：官費高、申請(qǐng)人(rén)無法控制費用成本或審查實體(tǐ)，最關鍵的是USPTO限制每年(nián)的PE申請(qǐng)量隻有10,000件(jiàn)！這意味着想走PE程序可(kě)得(de)一過完年(nián)就(jiù)抓緊唷。因此對于那些高度優先的專利申請(qǐng)，且僅作(zuò)了有限的檢索甚至還(hái)沒有進行現有技術(shù)檢索和/或同族專利申請(qǐng)在其他(tā)專利局還(hái)沒有進行審查的情況下，适用于走優先審查程序（PE）。提PE請(qǐng)求的時間越早越好，以避免USPTO年(nián)度指标用完而無法獲準。

４、審查前會晤（First Action Interview Pilot, FAIP）

根據現有美國(guó)專利審查實踐，一般在USPTO審查員(yuán)發出第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)之前，審查員(yuán)是不接受申請(qǐng)人(rén)提出的與審查會晤請(qǐng)求的，因爲你(nǐ)想找他(tā)談談，他(tā)可(kě)能還(hái)沒開始看(kàn)呢(ne)。而審查前會晤（試點）程序FAIP則解決了這一問(wèn)題，以加快(kuài)對專利申請(qǐng)的審查過程。FAIP程序中，審查員(yuán)先作(zuò)現有技術(shù)檢索，向專利申請(qǐng)人(rén)提供會晤前交流意見(jiàn)，然後專利申請(qǐng)人(rén)與審查員(yuán)會晤討(tǎo)論該交流意見(jiàn)，從(cóng)而在專利申請(qǐng)被駁回前獲得(de)解決其可(kě)專利性問(wèn)題的機(jī)會。這一程序可(kě)促使加快(kuài)審查并常常能較早獲得(de)專利授權。根據USPTO官方網站(zhàn)截止2017年(nián)1月統計(jì)數據顯示，通過FAIP程序申請(qǐng)人(rén)收到的第一次審查意見(jiàn)通知即爲授權的比例高達31.1%，遠(yuǎn)高于未走FAIP時一通即獲授權比例的17.6%。

該程序的優點：簡單的請(qǐng)求程序，無官費。申請(qǐng)人(rén)隻需支付很少的律師(shī)費。能給予專利申請(qǐng)人(rén)甚至在發出第一次駁回審查意見(jiàn)通知書(shū)之前解決可(kě)專利性問(wèn)題的機(jī)會。而其缺點在于：專利申請(qǐng)人(rén)需承擔研究分(fēn)析會晤前交流意見(jiàn)的義務，并且需要與審查員(yuán)聯絡會晤，從(cóng)而較早即産生(shēng)專利審查程序的費用。對于那些較重要的案件(jiàn)，且中國(guó)企業申請(qǐng)人(rén)能夠承擔早期費用成本及處理(lǐ)交流意見(jiàn)與審查員(yuán)會晤工(gōng)作(zuò)量的情況下，FAIP不失爲一種加快(kuài)審查及快(kuài)速獲得(de)專利授權的很好程序。

５、駁回後重審（After Final Consideration Program, AFCP）

通常情況下，USPTO審查員(yuán)不會再考慮對專利申請(qǐng)最終駁回（FOA）後提交的修改文本及意見(jiàn)陳述，爲了使審查員(yuán)能考慮這些修改及意見(jiàn)陳述，專利申請(qǐng)人(rén)通常需要提起繼續審查請(qǐng)求（RCE），從(cóng)而導緻費用增加及延遲授權。該AFCP程序給予審查員(yuán)額外的時間來(lái)檢索和/或考慮專利申請(qǐng)人(rén)在最終駁回後提交的答複意見(jiàn)。如(rú)果專利申請(qǐng)不能授權，AFCP需要審查員(yuán)進行面談并提供其所發現及對申請(qǐng)人(rén)答複的反饋。即使AFCP不能導緻立即授權，也提供了與審查員(yuán)互動交流的機(jī)會，從(cóng)而可(kě)能加快(kuài)進一步審查後獲得(de)授權。

AFCP優點：簡單的請(qǐng)求程序，無需官費，很少的律師(shī)費。确保在最終駁回後有額外的與審查員(yuán)互動交流的機(jī)會，常常能加快(kuài)獲準專利授權。其缺點在于：要求至少對一項獨立權利要求進行修改，且不允許擴大(dà)該獨立權項的在任一方面保護範圍。

６、審查後程序（Post-Prosecution Pilot, P3 ）

與AFCP相(xiàng)類似，審查後程序（P3）給予審查員(yuán)額外的時間來(lái)考慮專利申請(qǐng)人(rén)在最終駁回後提交的修改與意見(jiàn)陳述。與AFCP所不同的是，P3 申請(qǐng)是由三個審查員(yuán)組成的合議(yì)組來(lái)審理(lǐ)的。專利申請(qǐng)人(rén)提交書(shū)面陳述意見(jiàn)（限于5頁以内）并與合議(yì)組舉行會晤，合議(yì)組作(zuò)出決定：（1）維持最終駁回；（2）專利申請(qǐng)授權；或（3）重啓專利審查程序以考慮新的駁回理(lǐ)由。

P3程序的優點：其他(tā)審查員(yuán)與原負責此案的審查員(yuán)一起審查此案，确保在最終駁回後還(hái)能與審查員(yuán)互動交流，無官費。其缺點在于：要求提交5頁以内實質性的書(shū)面意見(jiàn)及口頭陳述，導緻産生(shēng)律師(shī)費；原處理(lǐ)此案的審查員(yuán)仍在合議(yì)組中。因此，當希望其他(tā)審查員(yuán)來(lái)審理(lǐ)此案時該程序非常有用。例如(rú)，原處理(lǐ)此案審查員(yuán)非常頑固、難以說(shuō)服，或錯誤理(lǐ)解專利申請(qǐng)人(rén)的意見(jiàn)陳述、權利要求、現有技術(shù)文件(jiàn)等情況下。

７、上訴前會商（Pre-Appeal Brief Conference）

與P3相(xiàng)類似，在提起正式上訴（Appeal）之前，由審查員(yuán)組成的合議(yì)組來(lái)審理(lǐ)前面的駁回意見(jiàn)。與P3所不同的是，不保證會有與審查員(yuán)會晤的機(jī)會。申請(qǐng)人(rén)提交上訴請(qǐng)求同時提起上訴前會商請(qǐng)求（限于5頁以内），合議(yì)組作(zuò)出決定：（1）建議(yì)上訴；（2）重啓審理(lǐ)程序以考慮新的事(shì)宜；（3）專利申請(qǐng)授權；或（4）因提起的請(qǐng)求不符合要求而不予啓動上訴前會商程序。

該程序的優點：能讓其他(tā)審查員(yuán)來(lái)審理(lǐ)該專利申請(qǐng)案件(jiàn)，與正式提起上訴（Appeal）相(xiàng)比費用較低，所花時間較少。其缺點在于：需要提供5頁以内實質性書(shū)面意見(jiàn)，從(cóng)而導緻産生(shēng)律師(shī)費；原處理(lǐ)此案審查員(yuán)仍留在合議(yì)組中；可(kě)能還(hái)是需要提起正式上訴；官費不低，需要繳納0。因此，像P3一樣，當希望其他(tā)審查員(yuán)來(lái)審理(lǐ)此案時該程序非常有用。例如(rú)，原處理(lǐ)此案審查員(yuán)非常頑固難以溝通說(shuō)服，或錯誤理(lǐ)解專利申請(qǐng)人(rén)的意見(jiàn)陳述、權利要求、現有技術(shù)文件(jiàn)等情況下，可(kě)用于避免與正式上訴産生(shēng)的相(xiàng)關費用及所導緻的時間延遲。

我們用一個圖表來(lái)簡單歸納下上面介紹的幾種加快(kuài)審查程序。

圖２加快(kuài)審查程序比較

三、專利申請(qǐng)提交前後加快(kuài)審查的策略與技巧

除了上面介紹的一些USPTO爲專利申請(qǐng)人(rén)提供的各種正式加快(kuài)程序，申請(qǐng)人(rén)在準備專利申請(qǐng)提交、提交專利申請(qǐng)後、專利申請(qǐng)審查時的各個階段都(dōu)可(kě)以采用一些實用策略與技巧，以快(kuài)速獲得(de)其美國(guó)專利申請(qǐng)授權，且看(kàn)下面給你(nǐ)獻上的計(jì)策。

1、專利申請(qǐng)提交前的策略。作(zuò)現有技術(shù)檢索；與發明人(rén)溝通确立現有技術(shù)狀态，明确發明起始點；根據上述信息，針對發明的各個不同方面，例如(rú)設備、方法、系統等，撰寫不同層級保護範圍的權利要求；根據同族中國(guó)專利申請(qǐng)、PCT、歐洲EP等專利申請(qǐng)的在先審查修改權利要求；确認權利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖在形式上都(dōu)符合美國(guó)專利實踐的要求。

2、專利申請(qǐng)提交時的策略。不要延遲提交美國(guó)專利申請(qǐng)，需要在優先權期限屆滿日(rì)之前提交；提交的申請(qǐng)應該是一件(jiàn)"完整"的美國(guó)專利申請(qǐng)，包括所有的文件(jiàn)，例如(rú)英文譯文、簽署的聲明、轉讓證書(shū)、委托書(shū)等；減少權利要求項數，不要有多項引多項的從(cóng)屬權利要求；通過權利要求對應單一實施例而避免産生(shēng)限制性選擇的審查意見(jiàn)（OA）；與原始專利申請(qǐng)一起提交所了解的全面的披露信息IDS（Information Disclosure Statement）；使用PPH, AE, PE。

3、專利申請(qǐng)審查過程中的策略。使用合适的FAIP，AFCP，P3以及上訴前會商程序；與審查員(yuán)會晤，即使是USPTO正式程序之外的會晤，審查員(yuán)在非最終駁回審查意見(jiàn)通知書(shū)發出後都(dōu)會例行公事(shì)地同意會晤；會晤時能有一個非正式的交流以討(tǎo)論并解決專利申請(qǐng)中存在的問(wèn)題；會晤能拉近與審查員(yuán)的親善關系并推動審查進程，與審查員(yuán)會晤不産生(shēng)官費，僅在準備答複審查意見(jiàn)之外稍微增加一點律師(shī)費而已。

4、另外需要注意的是全程及時提交IDS問(wèn)題。未提交已知的現有技術(shù)信息資料将導緻即使是獲得(de)授權的專利（及相(xiàng)關聯的專利）會不可(kě)實施（unenforceable）；在最終駁回、授權通知、繳納授權費之後才提交IDS，會導緻需要啓動RCE程序和/或請(qǐng)求撤銷授權通知，由此常常導緻不必要的時間延遲并産生(shēng)不少的額外費用。

5、使用"繼續申請(qǐng)"策略。經常有這樣的情況，審查員(yuán)駁回了主要的獨立權利要求項，但(dàn)指出從(cóng)屬權利要求有授權前景，在這種情況下，隻要将主權項進行修改加入可(kě)以獲得(de)授權的從(cóng)屬權利要求中的技術(shù)特征，就(jiù)能快(kuài)速獲得(de)專利授權。然後就(jiù)可(kě)以提交一個或多個繼續申請(qǐng)，以尋求更寬保護範圍的權利要求獲得(de)授權。可(kě)以提起的美國(guó)繼續申請(qǐng)的數量是沒有限制的，隻要在母案授權之前的審查期間，任何時候都(dōu)可(kě)以提起繼續申請(qǐng)。

6、知曉并利用USPTO的遊戲規則。美國(guó)專利商标局審查員(yuán)都(dōu)基于一個"計(jì)點"系統來(lái)工(gōng)作(zuò)，他(tā)們通過完成駁回、授權、一定量的會晤等來(lái)獲得(de)"點數"。一個審查員(yuán)的點數值每兩個星期及每個季度進行一次考核，在合适的時間提交合适的文件(jiàn)給審查員(yuán)可(kě)誘使審查員(yuán)快(kuài)速作(zuò)出決斷。例如(rú)，在接近雙周周末時打電話(huà)與審查員(yuán)討(tǎo)論并提交修改文件(jiàn)，比在該月的其他(tā)時間處理(lǐ)更容易被審查員(yuán)接受。

7、最後一點，考慮用外觀設計(jì)專利來(lái)保護。美國(guó)外觀設計(jì)專利對那些可(kě)視的産品外觀提供申請(qǐng)費用低、授權快(kuài)的專利保護，尤其适合消費類産品。一般一年(nián)内即可(kě)獲得(de)授權，專利保護期限爲14年(nián)。近幾年(nián)打得(de)火(huǒ)熱(rè)的美國(guó)蘋果公司與韓國(guó)三星公司的專利侵權訴訟中，專利權人(rén)使用的就(jiù)有幾項外觀設計(jì)專利權。美國(guó)最近的判例有加強外觀設計(jì)保護的趨勢。

通過上面的具體(tǐ)介紹，各位是不是有眼前一亮的感覺？美國(guó)專利制度下竟然有這麽多途徑與策略技巧可(kě)以加快(kuài)專利授權！相(xiàng)信上面介紹的總有一款加快(kuài)程序或申請(qǐng)策略是适合你(nǐ)的專利申請(qǐng)的，希望這些内容能幫助中國(guó)企業加快(kuài)"走出去(qù)"進入國(guó)際市場的步伐。